关于注册商标冲突民事诉讼几个相关问题的探讨

摘要：《权利冲突司法解释》第一条第二款规定，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据《民事诉讼法》第一百二十四条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标与其注册商标相同或者近似为由提起诉请的，人民法院应当受理。上述规定将“真正”的注册商标冲突纠纷[1]排除在民事司法救济程序之外，但司法实践中与注册商标冲突侵权诉讼相关的部分问题仍存在分歧，本文拟对此作以探讨。

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（简称《权利冲突司法解释》）第一条第二款规定，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据《民事诉讼法》第一百二十四条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标与其注册商标相同或者近似为由提起诉请的，人民法院应当受理。上述规定将“真正”的注册商标冲突纠纷[1]排除在民事司法救济程序之外，但司法实践中与注册商标冲突侵权诉讼相关的部分问题仍存在分歧，本文拟对此作以探讨。

商标申请时间与注册商标冲突

根据《权利冲突司法解释》第一条第二款规定，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院不予受理。但对于被告商标申请注册时间早于原告商标申请注册时间的注册商标冲突，即原告商标属于在后注册商标的情形，法院对此能否予以受理？

从上述司法解释的文义来看，法院不予受理的注册商标冲突，仅包括原告在先商标与被告在后注商标间的冲突，不包括原告在后商标与被告在先商标间的冲突。从目的解释的角度考量，对于法院不予受理注册商标冲突制度的设立目的，司法解释起草者认为，这是因为现行《商标法》已经设置了较为完善的法律救济程序，另一方面也是为了维护现行的商标全国集中授权制度。

根据《商标法》第四十一条的规定，对已经注册的商标有争议的，当事人可通过商标争议程序获得相应的救济。如果商标行政评审发生失当，还可以依法进行行政诉讼。当前司法实践基本采取不予民事侵权受理的做法。考虑到目前我国注册商标数量极多，商标近似判断标准有较大弹性，如将此类权利冲突纳入民事诉讼的受理范围，可能存在适用标准不一的情况，不易避免地方保护主义的倾向，不利于维护商标集中注册授权制度。[2]可见，法院不予受理注册商标之间冲突的制度，宗旨主要在于维护商标集中授权制度，避免出现适法不统一的情形。

但无论原告商标是否为在先商标，法院受理相关的注册商标冲突案件，均不能避免上述情形的出现。最高人民法院在给江苏省高级人民法院请示的答复中明确，对于涉及注册商标授权争议的注册商标专用权权利冲突纠纷，告知原告向有关行政主管机关申请处理，人民法院不予受理。[3]该答复并未要求原告的注册商标须为在先商标。《权利冲突司法解释》的相关规定，将法院不予受理注册商标冲突案件的条件限定为原告商标须为在先注册商标，从目的解释而言，似乎与法院不予受理商标之间冲突的制度设计无关。由于实务中很少有在后注册商标权人针对在先注册商标提起诉讼的情形，笔者猜测司法解释起草者并未注意到这一问题，条文使用“在先的注册商标”这一表述可能是个法律漏洞。

接下来的问题是：这一可能的法律漏洞是否有必要予以填补？注册商标之间的冲突本质上是民事纠纷，现阶段法院不予受理此类纠纷仅是一种权宜之计，并不意味着原则上法院不能受理此类案件。

近年来，理论界和实务界均有法院应当受理注册商标冲突案件的呼声。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2017年9月21日稿）第六条规定，商标权人提起侵害商标权诉讼，被告以其使用的标识为注册商标为由提出抗辩的，人民法院根据《商标法》第七条（诚实信用原则）、第九条确定的原则（合法的在先权利）进行审理。如前所述，虽然《权利冲突司法解释》使用“在先的注册商标”的表述有法条漏洞之嫌，但严格基于文义解释进行法律适用，并不违背民事诉讼法的基本原理，甚至更符合未来法院受理注册商标间冲突案件的趋势。

因此，这一可能的法条漏洞并不一定完全有必要去填补。最高人民法院在同鑫公司诉鹦鹉乐器公司等商标侵权案[4]中即认为，在后注册商标的权利人起诉在先注册商标的权利人侵害其商标权的，不属于《权利冲突司法解释》第一条第二款规定的应当由原告向有关行政主管机关申请解决的情形，人民法院应当依法受理并作出裁判。

注册商标冲突案件中的权利主张基础

在注册商标冲突案件中，原告能否依据未注册商标作为权利基础主张权利？根据《权利冲突司法解释》的规定，对于涉及注册商标冲突的民事纠纷，法院不予受理。在注册商标冲突案件中，如果原告在其主张的商业标识已是注册商标的情况下，另行主张该商业标识构成有一定影响的商品名称、包装、装潢等商业标识，法院是否应当予以受理？对此，有观点认为，有一定影响的商业标识与注册商标权分属彼此独立的知识产权类型。被诉行为可能同时构成商标侵权及不正当竞争的情形，属于请求权竞合，权利人可以自行选择请求权基础。

在被告商标系未注册商标的情形下，针对同一商业标识，无论原告依据注册商标还是有一定影响的未注册商标作为权利基础，通常仅产生具体法律适用的争议，对案件实体结果尚不至于产生严重影响。但在注册商标冲突案件中，如果允许原告不依据注册商标而是依据未注册商标主张权利，则可能导致将《权利冲突司法解释》中有关法院不受理注册商标冲突的规定架空。因为理论上所有的注册商标权人都可以主张其注册商标构成有一定影响的商业标识，以规避上述司法解释的规定。即使在一些案件中，法院最终未予认定原告所主张商业标识具有一定影响，但也需通过实体审理判决驳回原告诉请。而根据司法解释的规定，对于注册商标之间的冲突，法院应在程序上直接裁定不予受理。

司法实践中，在注册商标冲突案件中，原告之所以在其商标已经是注册商标的情形下，另辟蹊径以未注册商标作为权利基础，多数情况下是因为其起诉之时被告使用的注册商标距注册之日已超过五年，超过法定请求无效宣告的期限。笔者认为，在此情况下，应当首先考量原告是否具有妥当的救济途径。

一方面，在行政程序的救济上，根据《商标法》第四十五条的规定，被告恶意注册商标的，驰名商标所有人请求宣告无效的期限不受五年的时间限制。原告可以在行政救济程序中通过主张认定驰名商标，达到无效宣告的目的。

另一方面，在民事程序的救济上，《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（简称《驰名商标司法解释》）第十一条规定，被告使用的注册商标违反《商标法》第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标。司法解释起草者明确，依据该条规定，人民法院不仅可以受理涉及在后注册商标与在先驰名商标相冲突的民事纠纷案件，对于复制、模仿或者翻译在先驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院还可以判决禁止在后注册商标的使用。[5]并且，请求宣告商标无效的期限属于行政程序救济中设定的期限，行政争议期限是否过期并不影响当事人诉权的行使。司法政策也已确认，注册商标已过争议期限并不影响当事人的民事救济。[6]可见，对于注册商标冲突的案件，原告也可以通过主张认定驰名商标，使案件进入民事司法程序。

因此，对于涉及注册商标冲突的民事案件，原则上只有以原告主张其商标为驰名商标为由，才能将案件纳入司法程序审理。在个别注册商标冲突的民事案件中，法院可能为追求实质正义而允许原告以未注册商标作为权利基础，但由此也可能产生不良的示范效应，导致其他注册商标冲突的民事案件以迂回的方式涌入司法程序，消解《权利冲突司法解释》的规定，使得制度设计丧失意义。

被诉商标在不同阶段使用所产生权利冲突情形的处理

法院不予受理的注册商标冲突纠纷，是否应包括被告使用的商标处于已申请但尚未核准注册的情形？对此，最高人民法院的观点非常明确。《权利冲突司法解释》起草者认为，该司法解释第一条第二款的规定不适用于尚在注册程序当中的商标的商业使用行为；当事人虽已提出商标的注册申请，但该商标并未由商标行政主管机关核准注册的，他人对该使用行为可以提起民事诉讼。[7]

在中粮公司诉嘉裕东方公司案中，原告中粮公司系“长城牌”注册商标的商标权人，被控侵权标识“嘉裕长城”系已申请注册且经初步公告但尚未核准注册的商标。中粮公司针对该商标向商标局提出异议，后又提起民事诉讼。最高人民法院认为，法院审理的不是商标注册过程中的行政争议，而是因实际使用行为而产生的民事争议，该民事争议是基于商标侵权行为而产生的，所依据的是侵权行为产生的民事法律关系。法院最终对本案予以受理。[8]上述观点在原理上不难理解，商标未核准注册即不能认定为注册商标，被告的商标使用行为并非注册商标的使用行为，故不属于注册商标冲突的情形。

如果被诉商标的使用期间从申请注册之时持续至核准注册之后，法院能否受理有关注册商标冲突的侵权诉讼？对于涉及此类情形的案件，有两个问题需要分析。

首先，需要确定注册商标专用权的取得时间。《商标法》第三十六条规定：“经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。”根据该规定，对于在申请阶段异议不成立的商标，不是将异议调查结束准予注册的时间作为商标权的取得时间，而是将初审审定公告三个月期满的时间作为商标权的取得时间，即三个月的公告期满之日起，该商标注册申请人即对该商标享有商标专用权，这样更有利于对商标权的保护。[9]因此，如果被告使用的商标最终被核准注册，则被告在初步审定公告三个月期满之日起使用该商标的行为，即属于注册商标的使用行为；由此，其与原告注册商标所产生的冲突，即属于注册商标间的冲突。在“三角洲军马”商标侵权案中，最高人民法院认为，被诉侵权期间延续至商标公告期满之日至准予注册决定作出日的期间范围。在此期间，虽然涉案商标的权利人不具有禁止他人使用的禁用权，但其仍具有使用权。因此，涉案商标与军马公司的“军马”商标仍然存在使用权上的权利冲突，由此产生的纠纷宜由《权利冲突司法解释》调整。[10]

其次，如果被告使用商标的时间从取得注册商标权专用权之前持续至之后，有关注册商标间冲突纠纷的解决，是否需要分段依不同程序处理？基于《权利冲突司法解释》的规定，对于被告在取得注册商标权之前的使用行为所产生的侵权纠纷，在原理上法院可以受理。在“三角洲军马”商标侵权案中，最高人民法院则认为，被诉侵权行为是持续的行为，涉案商标获准注册后，必然涉及两枚有效商标的权利冲突问题，根据《权利冲突司法解释》规定，亦由原告向行政主管机关申请解决。为避免重复占用公共资源，不宜人为将连续的法律行为划分由不同的争议解决机关分别处理。[11]该观点显然是基于政策角度考量，即在同一程序中一次性解决纠纷，避免针对同一侵权行为依不同程序处理。对于这一问题还可以进一步探讨：既然是从政策层面出发，似乎亦可考虑由法院通过民事程序一次性解决纠纷。民事程序不仅可以解决被诉商标是否应当停止使用的问题，还可以解决损害赔偿问题，相较行政程序而言更具优势。

关于“同类认驰”问题的司法处理

所谓“同类认驰”，是指在商标侵权案件中，原告注册商标核定使用的商品或服务与被诉商标实际使用的商品或服务相同或类似，原告主张其商标构成驰名商标。这一问题在被告使用的商标系未注册商标的案件中并不凸显，因为原告无需主张其商标构成驰名商标，即可实现停止侵害和赔偿损失的诉讼目标。但在涉及注册商标冲突的侵权案件中，这一问题的争议尤为明显，原因即在于法院虽不受理注册商标冲突的民事案件，但根据前述《驰名商标司法解释》的规定，如果原告主张其商标构成驰名商标，则法院可以受理注册商标冲突的侵权案件。因此，原告可以通过主张认定驰名商标，将注册商标冲突侵权案件纳入民事司法程序审理。

关于法院能否“同类认驰”，有两种观点。一种观点认为，类似商品上已注册商标之间的纠纷，不具备认定驰名商标的必要性，法院应当依据《权利冲突司法解释》的规定，告知原告向国家知识产权局申请无效宣告；待行政程序终结后，如被告名下的注册商标被宣告无效，原告才可提起商标侵权诉讼（该诉讼仍不具有认驰的必要性）。[12]另一种观点认为，驰名商标的认定需遵循按需认定的原则，但按需认定并不排斥“同类认驰”。[13]司法实践中，在“赢创”商标侵权案[14]、“约翰·迪尔”商标侵权案[15]等案件中，多地法院在注册商标冲突案件中均认可“同类认驰”。笔者认为，这一问题需要综合考量我国《商标法》有关驰名商标保护的规定，遵循驰名商标按需认定原则以及《权利冲突司法解释》的相关规定来进行判断。

我国《商标法》第十三条规定：“为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”该规定明确了已注册驰名商标的禁用权范围包括不相同或不类似商品。根据举重以明轻的解释规则，已注册驰名商标可以禁止他人在不相同或不类似商品上的商标使用行为，当然亦能禁止他人在相同或类似商品上的商标使用行为。我国《商标法》立法中并未明确针对相同或类似商品上使用商标的行为不得认定驰名商标。事实上，某一商标是否构成驰名商标，仅涉及该商标本身是否达到了极高知名度，与被诉行为在本质上并无关系。

《驰名商标司法解释》所确立的驰名商标“按需认定”原则，实际上基于我国司法实践所确立的一项司法政策。根据《驰名商标司法解释》第三条第一款第一项的规定，被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查，该规定即为通常所言的驰名商标“按需认定”原则。司法解释起草者对于按需认定原则作了进一步解释：认定驰名商标，是对商标驰名的客观事实在个案中的法律确认，只有在商标驰名是被告构成商标侵权或不正当竞争行为的法律要件事实时，才有必要认定驰名商标。[16]

但司法实践中会出现更为复杂的情形，上述规定将驰名商标“按需认定”的条件限定为侵权要件事实的成立，可能过于狭窄，将导致在某些情形下无法有效打击商标侵权、维护商标权人的利益。例如，原告在拥有与被诉侵权商品相同或类似商品的注册商标的情况下，能否主张其在非类似商品上的商标构成驰名商标？如果严格按照将侵权成立与否作为认定驰名商标的条件的原则，由于原告已在被诉商标使用的相同或类似商品上拥有注册商标，满足了侵权成立的要件事实，就无需再另行主张认定驰名商标。但如果原告在与被诉商标使用的相同或类似商品上拥有的注册商标未实质使用，拒绝认定原告在其他类别上的商标构成驰名商标，则可能导致原告权利无法得到有效救济。因此，认定驰名商标的充分条件，不应仅是侵权成立的要件事实具备，而应是实现对商标权人的有效救济。

此外，对于某些特殊情形下是否有必要认定驰名商标的问题，还应回归驰名商标按需认定的制度目的进行探讨。驰名商标按需认定原则的建立有其特定的历史背景，即在一段时期内，我国司法实践中出现了驰名商标制度异化的情形，如商标权人通过认定驰名商标不正当追求其广告价值、为认定驰名商标而认定驰名商标等。建立驰名商标按需认定的目的，是防止当事人单纯地通过诉讼获取驰名商标的司法认定，不正当地追求法律保护以外的目的。[17]

就注册商标冲突案件中所涉“同类认驰”问题而言，一方面，原告主张认定驰名商标是囿于《权利冲突司法解释》的规定，无法通过一般的商标侵权案件主张权利，丧失了《驰名商标司法解释》赋予驰名商标权利人突破《权利冲突司法解释》规定的权利，不能实现应有的法律救济；另一方面，注册商标冲突中的“同类认驰”，并非商标权人通过诉讼追求不正当目的，不违背驰名商标按需认定制度的设计目的。因此，为更有效地维护商标权人利益、制止侵权行为，可以在注册商标冲突案件中进行“同类认驰”。

参考文献：

[1]即被告规范使用其注册商标所产生注册商标冲突。

[2]《最高法院知识产权审判庭负责人就<关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定>答记者问》，载《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》，中国法制出版社，2012年版，第121页。

[3]最高人民法院（2004）民三他字第10号函。

[4]最高人民法院（2020）最高法民再25号民事判决书。

[5]孔祥俊、夏君丽：《<关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释>的理解与适用》，载《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》，中国法制出版社，2012年版，第139页。

[6]最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（2009年）第九条规定，因超过《商标法》规定的争议期限而不可撤销的，在先权利人仍可在诉讼时效期间内对其提起侵权的民事诉讼。

[7]孔祥俊、夏君丽：《<关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释>的理解与适用》，载《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》，中国法制出版社，2012年版，第139页。

[8]（2005）民三终字第5号民事裁定书。

[9]人大法工委、朗胜主编：《中华人民共和国商标法释义》，法律出版社，2013版，第75页。

[10]（2020）最高法民申4348号民事裁定书。

[11]（2020）最高法民申4348号民事裁定书。

[12]韩映辉、屈小春、金潇：《类似商品上两注册商标纠纷中认定驰名商标的必要性研究》，“知产力”微信公众号，2021年7月5日。

[13]宋旭东：《注册商标如何突破“按需认定”限制进行“同类认驰”》，“知产力”微信公众号，2021年10月28日。

[14]（2018）沪73民初862号民事判决书。

[15]（2017）京73民终413号民事判决书。

[16]孔祥俊 夏君丽：《<关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释>的理解与适用》，载《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》，中国法制出版社，2012年版，第139页。

[17]孔祥俊 夏君丽：《<关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释>的理解与适用》，载《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》，中国法制出版社，2012年版，第139页。