对“同样的发明创造”的几点看法

《专利法》第九条规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。”如何理解和判断其中的“同样的发明创造”这一概念，始终是业内关注的一个话题。早在《专利法》实施的初期，在专利局内部的《审查业务通讯》中，审查员就曾围绕这一概念从不同角度进行过多次讨论，对此本人曾结合审查实践发表过一些看法[1]。

2000年，针对舒学章“一种高效节能双层炉排反烧锅炉”发明专利提起的无效请求案件，引起了业内对上述问题的普遍关注。原专利复审委员会针对此案所做的审查决定和人民法院的三份判决书，集中反映了原专利复审委员会、北京市中级人民法院、北京市高级人民法院以及最高人民法院对“同样的发明创造”这一概念所持的不同观点。2008年，最高人民法院对此案作出终审判决[2]。判决书依据《专利审查指南》所规定的原则，以“涉案两个专利的保护范围并不相同”为由，判定涉案两项发明专利不属于“同样的发明创造”。其后，对于“同样的发明创造”的讨论一直持续不断。

2021年初发生的一起专利案件，再次引起了笔者对该问题的关注。北京某专利代理公司代理了一件来自国外的专利申请，欧洲的一家企业就一项发明创造向国家知识产权局同时提交了一份实用新型专利申请和一份发明专利申请。该实用新型专利申请在先获得授权；其后，该发明专利申请也被授予专利权。在该发明专利申请被授权之后，国外专利代理人向负责该案的中国专利代理师提出了疑问：参照《专利法》第九条的规定（“同样的发明创造只能授予一项专利权”），这是否意味着中国专利局认定其实用新型专利与发明专利不属于“同样的发明创造”？

该案涉及一种机械加工设备，为了减少技术内容的干扰，笔者将该两项专利的权利要求改写如下：

其发明专利的权利要求1为：“1、一种机械加工设备，该设备由部件A、B、C组成，其中的C部件为部件C1或者部件C2。”

其实用新型的相关权利要求1和2分别为：

“1、一种机械加工设备，该设备由部件A、B、C组成，其特征在于C部件为C1。”

“2、一种机械加工设备，该设备由部件A、B、C组成，其特征在于C部件为C2。”

为了给国外专利代理人一个准确的答复，该代理师与中国专利局的几位审查员分别进行了沟通，发现审查员中对此问题也存在两种不同的观点。一种观点认为，《专利审查指南》规定“两件专利申请或专利说明书的内容相同，但其权利要求保护范围不同的，应当认为所要求保护的发明创造不同”[3]。由于上述两项专利权利要求的保护范围各不相同，故不属于《专利法》第九条所称的“同样的发明创造”。另一种观点则认为，在判断时不应当以权利要求的保护范围为准，而应当以权利要求中的“技术方案”为准，其依据是《审查操作规程 实质审查分册》第三章4.2.1节中所列举的案例5及对该案例的分析。由于该案与《审查操作规程》中案例5的案情相类似，依据该“规程”给出的判断原则，所述的实用新型专利与发明专利应当属于“同样的发明创造”。

由此可见，如何理解《专利法》第九条所述的“同样的发明创造”，至今在专利局内部仍然存在分歧，这种分歧业已引起国外专利界的关注。上述情况促使笔者对“同样的发明创造”这一概念做进一步探讨，并以《专利法》为依据对其进行分析。

“同样的发明创造”的含义及其判断

《专利法》第九条中虽然使用了“同样的发明创造”这一概念，但并未对其作专门解释，故其并非一个特定的概念，而应当是一个由“同样的”和“发明创造”组合而成的概念。在讨论“同样的发明创造”之前，首先应当弄清“同样的”以及“发明创造”在《专利法》中的含义。

《专利法》第二条中用四句话对专利法所称的“发明创造”作出了定义。如果用“等同替换”的方式对这四句话做替换和整合，则《专利法》第二条可表述如下：“本法所称的发明创造是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案，对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案，以及对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”

上述表述中，“发明创造”是主语；“新的技术方案”和“新设计”是宾语，表达了发明创造的“内容”；其余的词语则分别是谓语及相应宾语的定语，涉及发明创造的“主题”。着眼于汉语语法，发明创造的“主题”和“内容”是构成“发明创造”的两个要素。故在判断“同样的发明创造”时，应当分别对这两个要素进行对比，只有当两件发明创造的“主题”和“内容”都“同样”时，两者才构成“同样的发明创造”。

判断发明创造的“主题”是否“同样”比较简单，本领域技术人员依据公知常识即可作出判断。例如，自行车外观/自行车结构、自行车结构/自行车的制造方法、自行车车把/自行车车座，两两相比均属于不同的“主题”，不具备可比性，故不同“主题”的“发明创造”不属于“同样的发明创造”。

根据《专利法》第二条的定义，“发明”和“实用新型”的“内容”都是指其“技术方案”，故在判断“发明和实用新型”的“内容”是否“同样”时，应当以其“技术方案”作为判断的依据。对于“发明”和“实用新型”来说，其说明书和权利要求书都涉及发明创造的“技术方案”。由于《专利法》第九条涉及专利权的授予，而“发明”和“实用新型”的专利权是以其权利要求书为表征的，故《专利法》第九条所对比的依据应当是权利要求所述的“技术方案”，而非说明书记载的“技术方案”。据此，在判断两件“发明”和/或“实用新型”是否属于《专利法》第九条“同样的发明创造”时，应当以其权利要求作为对比的对象、以“同样的”为标准，对权利要求所涉“主题”和“技术方案”分别进行对比。

如上所述，在判断发明创造的“主题”是否“同样”时，“同样”一词可以采用其一般含义；但是在判断“技术方案”是否“同样”时，则应当采用其在《专利法》中的特定含义，否则在实践中会遇到障碍[4]。为了解决“新颖性”审查中由“同样的”这一概念所引起的争执，2008年制定的《专利审查指南》对《专利法》第二十二条中所称的“同样的发明或者实用新型”作出了解释，并在2010年的版本中将其修改为：与“发明或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型”[5]。

《专利法》第九条以及第二十二条第二款都与“防止重复授权”有关，只不过在审查实践中，两者对比的对象不同：前者涉及同一申请日的专利，后者则涉及申请日之前的专利申请。两者对“同样的”这一概念的解释应当相同，即在《专利法》第九条中“同样的发明创造”一语不包括外观设计专利的情况下，“同样的发明创造”即指“同样的发明或者实用新型”，故也应当被理解为“其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同”。

然而，仅凭权利要求的文字无法对该“技术方案”所解决的技术问题和预期效果等作出判断，故在判断权利要求所述的“技术方案”是否“实质上相同”时，不应当脱离说明书的解释。

说明书对权利要求所述技术方案的解释

不妨设想一个案例，该案例与温度范围有关。根据说明书记载的内容，在30-50摄氏度范围内，该技术方案的技术效果基本相同。如果撰写的权利要求出现如下情况：

（一），撰写了两项权利要求，区别仅在于温度的选择范围不同，一个是“30-39摄氏度”，另一个是“40-50摄氏度”（正常的专利申请一般不会如此撰写，除非另有原因）。由于这两个温度范围都在30-50摄氏度的范围内，而且其技术效果“实质上相同”，故尽管两项权利要求的保护范围不同，但均源自说明书中的同一个技术方案，两者的技术效果“实质上相同”，故两项权利要求应当属于“同样的发明创造”。

（二），撰写了两项权利要求，区别仅在于温度范围一个是“30-45摄氏度”，另一个是“35-50摄氏度”，尽管两个温度范围“部分重叠”，或称“权利要求保护范围仅部分重叠”，但由于两者的技术效果“实质上相同”，故两项权利要求也应当属于“同样的发明创造”。

反之，假设在一件专利说明书中公开了两个实施例，一个实施例的温度范围为30-50摄氏度，另一个实施例的温度为42摄氏度。根据说明书公开的内容，温度在42摄氏度时，其技术效果发生突变，与30-50度这个大范围相比并非可以“预期”的，而是本领域普通技术人员意想不到的。如果依据这两个实施例撰写两项权利要求，由于两者所述技术方案的技术效果“实质上不相同”，故两者不属于“同样的发明创造”，尽管它们的保护范围有所“重叠”。

以上的例子表明，在说明书记载的内容相同的情况下，保护范围不相同的两项权利要求并不必然属于不相同的发明创造；权利要求内容“部分重叠”的两项权利要求，也有可能属于“同样的发明创造”。因此，以权利要求表观上的“保护范围”是否相同作为判断“同样的发明创造”的标准，是欠妥的做法。借助于说明书的解释、具体分析两项权利要求所涉及的“技术方案”是否“实质上相同”，进而判断两者是否属于“同样的发明创造”，这种判断方式则是以《专利法》第二条为依据，并借助于《专利审查指南》对“同样的”一语所作的解释而推论出来的。

“同样的发明创造”的判断与“非正常申请”

在撰写权利要求时，申请人经常借助“或”字将多个平行的技术特征并列于一项权利要求中；通过从属权利要求对独立权利要求做进一步限定或附加其它技术特征，也是一种惯用的撰写方式。如果以权利要求表观上的“保护范围”作为判断“同样的发明创造”的标准，上述两种情况无疑会分化出若干个“保护范围不同”但“技术方案实质上相同”的独立权利要求（“发明创造”）。然而，这种分化并不符合专利制度的初衷，属于一种不正常的现象。

出于专利保护的目的或基于其“法律利益”（legitimate interest）的考虑，申请人都试图借助于一项专利申请，以保护尽可能多的发明创造（例如“合案申请”）并降低成本，而不会试图借助一项发明创造获得更多的专利权。这在《欧洲专利局专利审查指南》中被表述为：“禁止重复授权的原则是基于这样一种概念，即如果申请人已经就某一主题拥有了一项专利权，那么他就没有法律利益就该主题获得第二项专利权。”[6]

“非正常申请”是在我国特定环境下出现的一种不正常现象。在前述设想的“温度范围”案例中，根据说明书的内容，出于法律保护的目的，权利要求将温度范围限定为30-50摄氏度是正常的。如果受到某种利益的诱导，申请人为了追求专利申请的数量（非“法律利益”），有可能将其温度范围切割成若干小范围，并各提出一项专利申请；如果以《专利审查指南》的判断原则进行判断，它们无疑属于不同的发明创造，这就为此类“非正常申请”披上了合法化的外衣；而以“技术方案是否实质上相同”作为判断依据，则需要对这一类申请是否属于“实质上相同”的发明创造进行审查，从而避免这类“非正常申请”的合法化。

对《专利审查指南》判断原则的讨论

《专利审查指南》第二部分第三章第6节对《专利法》第九条中“同样的发明创造”的判断原则做出了具体规定。为了便于分析，笔者将其中的三段内容摘录如下并予以编号：

“1.专利法第九条规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。……上述条款规定了不能重复授予专利权的原则。禁止对同样的发明创造授予多项专利权，是为了防止权利之间存在冲突；

“2.两件专利申请或专利说明书的内容相同，但其权利要求保护范围不同的，应当认为所要求保护的发明创造不同；

“3.权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造。例如，权利要求中存在以连续的数值范围限定的技术特征的，其连续的数值范围与另一件发明或者实用新型专利申请或专利权利要求中的数值范围不完全相同，便不属于同样的发明创造。”[7]

上述第1项提出了一个新“观点”——《专利法》第九条“禁止对同样的发明创造授予多项专利权，是为了防止权利之间存在冲突”。上述第2项和第3项则是以“防止权利之间冲突”为依据，制定了判断是否属于“同样的发明创造”的原则和标准。可将第2项和第3项归纳如下：只要权利要求的保护范围有所不同，便不属于同样的发明创造。

针对上述三项内容，笔者提出以下三点看法：

（一），笔者认为上述第1项中“禁止对同样的发明创造授予多项专利权，是为了防止权利之间存在冲突”这一“观点”不具备合法性与合理性；将后者视为前者的“目的”，属于一种主观臆断。该观点无法从《专利法》有关条文中“演绎推论”出来，也不是从审查实践中通过“归纳”可以得到的，其既缺乏法律支持，又与专利审查实践不符。更重要的是，“防止权利之间存在冲突”这种说法本身就不具合法性。众所周知，在专利保护体系中，“权利之间存在冲突”是一种正常现象，故不存在“防止”的问题。当今的发明创造中“改进型发明”居多，而“改进发明”或者“选择发明”往往是对在先专利技术的改进。改进后的技术方案有可能落入在先专利的保护范围内。当改进的技术方案被授予专利权后，其与在先专利之间就有可能存在“权利冲突”。故“权利之间存在冲突”是客观存在的，也是专利制度所允许的，“权利冲突”是无法防止也无须防止的。“交叉许可”“强制许可”等正是调处这类“权利冲突”的措施。故将《专利法》第九条“禁止重复授权”的目的认作“为了防止权利之间冲突”，是对《专利法》第九条的曲解，更是对专利制度的误解。综上，上述第1项的“观点”显然是错误的。

（二），上述第2项和第3项显然是以上述第1项的“观点”为基础制定的判断标准，其内在的逻辑关系是：权利要求中只要有一个技术特征不相同，权利要求的保护范围就不相同；只要专利保护范围不相同，就不会造成“权利之间存在冲突”，就符合《专利法》第九条的规定，即属于不同的发明创造。由于这一标准是在一种错误的“观点”的基础上提出的，其必然缺乏合理性。前述“温度范围”案例的分析结论——保护范围不相同的两项权利要求并不必然属于不相同的发明创造，权利要求内容“部分重叠”的两项权利要求也有可能属于“同样的发明创造”——也足以证明将“权利要求保护范围不同”作为判断“同样的发明创造”的标准，是经不住实践检验的。

（三），借助“三段论”的逻辑推理，更容易阐明《专利审查指南》判断原则的不合理性：

大前提：一项发明创造A可以包括若干实施例（a、b、c）；（专利界的公知常识）

小前提：每个实施例都可以概括出一项权利要求（Ca、Cb、Cc），其保护范围各不相同；（专利界的公知常识）

结论：权利要求（Ca、Cb、Cc）虽然保护范围不相同，但均属于同一项发明创造A。

概况起来说：由于一件发明创造的权利要求“可以”通过不同的保护范围来限定，故不同保护范围的权利要求就“有可能”属于同样的发明创造。将“保护范围不相同的权利要求”一概判断为“不同的发明创造”，不合乎逻辑。

小结

“发明创造”与“专利保护范围”属于专利法中两个不同的概念。保护范围不相同的权利要求未必属于不同的发明创造。以“权利要求的保护范围”作为判断“同样的发明创造”的标准如同用“专利保护范围”来评价“新颖性”，都属于概念的混淆。

脚注：

[1] 张荣彦.机械领域专利申请文件的撰写与审查.知识产权出版社2019年第四版，P128，155，190。

[2]中华人民共和国最高人民法院行政判决书（2007）行提字第4号。

[3] 《专利审查指南》.知识产权出版社2010年版，P167。

[4] 张荣彦.机械领域专利申请文件的撰写与审查.知识产权出版社2019年第四版，P128，155，190。

[5] 专利审查指南.知识产权出版社2010年版，P156。

[6] Guidelines for Examination in the EPO, November 2019,Part G chapter IV-7.

[7] 专利审查指南.知识产权出版社2010年版，P168。