首例微生物发明专利侵权纠纷案

 【判决要点】

1.由于本领域公知，SCAR分子标记技术是在RAPD基础上发展起来的，其结果不受外界环境因素和生长发育阶段的影响，直接反映被鉴定菌株的遗传本质。SCAR分子标记可以通过获得某个菌株的“株特异性”标记来实现菌株的鉴定。本案中，涉案专利说明书明确记载了与市场上主要栽培品种并且是亲本之一的白玉菇H-W，市场购买的真姬菇G-W以及日本葛城新育成的白玉菇GC-W菌株相比，所述保藏菌株具有特有的SCAR分子标记975bp片段。因此，利用该菌株特异性975bp片段为检测指标，并结合形态学以及ITS序列分析对被诉侵权菌株进行鉴定，鉴定结果不局限于分类学意义上的“同种”菌株。

2.虽然涉案专利权利要求书中没有对所涉菌株作出明确限定，但是微生物领域只需要有保藏号，通过保藏号保持菌株都能获得DNA指令即可。由于另有分支标记专利对鉴定方法进行保护，涉案专利说明书记载的鉴定方法没有必要写入权利要求书中。因此，用涉案专利说明书记载的鉴定方法对被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围进行鉴定，并未超出对涉案专利权利要求保护的微生物品种的解释范围。

3.商标作为一种知识产权，其权益的实现必然体现在使用商标的商品或服务中，根据权利义务相一致的原则，在鸿宾禾盛公司作为“鸿宾”注册商标的商标权人且与绿圣蓬源公司存在关联关系的情况下，其应当承担因被诉侵权产品侵害他人知识产权所产生的民事责任。原审法院认定鸿滨禾盛公司与绿圣蓬源公司共同实施了制造、销售被诉侵权产品的行为，并无不当。

【案例来源】

北京知识产权法院（2017）京73民初555号民事判决书

最高人民法院（2020）最高法知民终1602号民事判决书

【当事人】

上诉人（原审被告）：天津绿圣蓬源农业科技开发有限公司

上诉人（原审被告）：天津鸿滨禾盛农业技术开发有限公司

被上诉人（原审原告）：上海丰科生物科技股份有限公司

【案情简介】

原告上海丰科生物科技股份有限公司（“丰科公司”）申请的涉案专利于2015年7月22日授权，涉及一种纯白色真姬菇菌株Finc-W-247，其保藏编号是CCTCC NO：M2012378。2017年丰科公司发现天津绿圣蓬源农业科技开发有限公司（“绿圣蓬源公司”）、天津鸿滨禾盛农业技术开发有限公司（“鸿滨禾盛公司”）未经许可生产、销售涉案专利产品“纯白色真姬菇菌株”。两被告主张应采用全基因测序检测方法进行鉴定，原告认为应当采用“基因特异性片段”方法鉴定，最终鉴定机构采用基因特异片段检测方法对涉案专利保藏的菌株和被诉侵权真菌进行鉴定，鉴定认为二者属于同种菌株。

2020年3月17日，北京知产法院作出一审判决，依据鉴定结论认定两被告绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司停止侵权并赔偿损失。两被告不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，主张被诉侵权产品未落入涉案专利保护范围，鉴定意见不具有合法性、鉴定和检验方法不合理。2021年8月19日，最高人民法院作出二审判决，认为微生物的保护范围涵盖以保藏号保藏的菌株DNA，说明书记载的该菌株特有的SCAR分子标记975bp片段属于涉案专利保护范围，以说明书中记载的特有分子标记结合形态学、ITS序列分析进行鉴定是合理的，驳回上诉，维持原判。

【判决观察】

二审法院认为，本案为侵害发明专利权纠纷，因被诉侵权行为发生在2009年10月1日以后、2021年8月1日前，故本案应适用2008年修正的专利法。根据当事人的诉辩意见，本案二审的焦点问题为：（一）被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围；（二）绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司是否实施了共同侵权行为；（三）原审判决确定的赔偿数额是否适当。

（一）关于被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围

1.关于被诉侵权产品与专利权利要求1的菌株是否为同一种真姬菇

绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司上诉主张，同种不同株菌株不构成侵权，第163号鉴定意见结论为“同种菌株”，不足以认定被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围。对此，二审法院认为，由于本领域公知，SCAR分子标记技术是在RAPD基础上发展起来的，其结果不受外界环境因素和生长发育阶段的影响，直接反映被鉴定菌株的遗传本质。SCAR分子标记可以通过获得某个菌株的“株特异性”标记来实现菌株的鉴定。本案中，涉案专利说明书明确记载了与市场上主要栽培品种并且是亲本之一的白玉菇H-W，市场购买的真姬菇G-W以及日本葛城新育成的白玉菇GC-W菌株相比，所述保藏菌株具有特有的SCAR分子标记975bp片段。因此，利用该菌株特异性975bp片段为检测指标，并结合形态学以及ITS序列分析对被诉侵权菌株进行鉴定，鉴定结果不局限于分类学意义上的“同种”菌株。因此，可以判断鉴定结论的“同种”不是分类学意义的“种”，而是同一种类的含义。

《中华人民共和国专利法》第六十四条规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”对权利要求中记载的技术术语，可以结合说明书及附图对其作出解释，明确其内涵及外延。本案中，虽然涉案专利权利要求书中没有对所涉菌株作出明确限定，但是微生物领域只需要有保藏号，通过保藏号保持菌株都能获得DNA指令即可。由于另有分支标记专利对鉴定方法进行保护，涉案专利说明书记载的鉴定方法没有必要写入权利要求书中。因此，用涉案专利说明书记载的鉴定方法对被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围进行鉴定，并未超出对涉案专利权利要求保护的微生物品种的解释范围。原审法院据此认定被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围，并无不当。

2.关于通过检测975bp片段判断被诉侵权产品是否落入权利要求范围的鉴定方法是否合理

绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司主张，应当根据形态学及全基因组测序确定被诉侵权白玉菇与涉案专利菌株相同，按照975bp片段进行检测与判断，使得用于确定两株菌株同一性的参考碱基数大大减少，扩大了专利保护范围。对此，二审法院认为，涉案专利说明书记载了保藏菌株Finc-W-247（CCTCC NO:M2012378）是通过亲本TNN-11和H-W杂交，再经系统选育获得。说明书详细记载了该菌株的形态特征、生物学特性和遗传学特性，还记载了该菌株的ITS序列结构，通过ITS序列结构构建菌株的系统发育树，所述保藏菌株为玉蕈属真姬菇。结合RAPD技术和SCAR分子标记技术，确认采用特异性引物可以从保藏菌株中扩增获得975bp片段，而在其他三株白色真姬菇H-W、G-W和GC-W中无法扩增获得该片段，故确认所述975bp片段为专利菌株的SCAR分子标记。

第163号鉴定意见的结论显示，涉案专利要求保护的纯白色真姬菇和被诉侵权产品的对比分析：1.根据ITSrDNA序列检测结果，二者的ITSrDNA序列均与斑玉蕈HypsizygusmarmoreusHMB1（HM561968）的ITSrDNA序列相似度达到99.9%，因此，两者均属于斑玉蕈（另有汉语译名为蟹味菇、真姬菇、海鲜菇、白玉菇）；2.根据特异性975bpDNA片段序列比对，二者特异性975bpDNA片段第1位至第975位序列完全相同；3.根据形态学比对，二者菌盖、菌褶和菌柄的颜色、形状、排列等形态特征基本相同。根据上述比对情况，鉴定组认为，二者属于同种菌株。

通常，菇的生长繁殖主要分为有性生殖和无性生殖两个阶段，所述无性生殖主要靠菌丝在培养基上生长，有性生殖阶段可见明显菇体，在整个生长繁殖过程中，会形成单核的有性孢子和无性孢子，形成双核的菌丝、子实体，以及双细胞核融合形成双倍体细胞核的接合子。由此可见，对于常规菇类，其生长繁殖过程伴随不同细胞核状态，真姬菇的菌丝和子实体也具有双细胞核，而分核方法不属于国标、行标等标准方法，也不属于经CMA、CNAS认证的检测项目，不属于常规的检测方法，因此通过该方法获得的数据和检测报告不能得到CMA、CNAS认证许可；由于该分核方法具有实验性质，中国工业微生物菌种保藏管理中心未进行过分核操作，无法预知实验过程中可能出现的问题和风险，无法确定实验结果的可靠性，因此无法确定分核后的基因测序结果的可靠性。虽然云南农业大学2018年声称获得90种野生菌全基因序列，但是否能据此认定真姬菇的全基因组的测序具有标准化方法以及所述方法获得CMA、CNAS的认可，仍是不确定的，在此情况下，鉴定机构寻求和选择本领域广泛认可的菌株鉴定方法是适宜和有必要的。

由于本领域公知，SCAR分子标记技术是在RAPD基础上发展起来的，其结果不受外界环境因素和生长发育阶段的影响，直接反映被鉴定菌株的遗传本质。SCAR分子标记可以通过获得某个菌株的“株特异性”标记来实现菌株的鉴定。本案中，涉案专利说明书明确记载了与市场上主要栽培品种并且是亲本之一的白玉菇H-W，市场购买的真姬菇G-W、以及日本葛城新育成的白玉菇GC-W菌株相比，所述保藏菌株具有特有的SCAR分子标记975bp片段。因此，利用该菌株特异性975bp片段，并结合形态学以及ITS序列分析对被诉侵权菌株进行鉴定的方法是合理且可信的。绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司的该项上诉主张不能成立，二审法院不予支持。

关于绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司提到的仅采用975bp片段对菌株进行鉴定，扩大了涉案专利权保护范围的问题。根据前述，由于已经证明SCAR分子标记975bp片段是涉案专利保藏菌株的特异性标记，其他同种不同株的菌株并不含有该特异性片段，因此，以该SCAR分子标记作为检测指标，并结合形态学以及ITS序列分析可以反映待测菌株与专利保藏菌株是否相同，该判断方法并没有扩大涉案专利权的保护范围。绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司的该项上诉主张不能成立，二审法院不予支持。

关于绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司主张涉案专利没有充分论证975bp片段是该菌株的特异性片段，原审中提交的证据表明全国各地多家企业的白玉菇以及韩国某白色真姬菇均含有975bp片段的问题。由于涉案专利说明书中已经针对保藏菌株与其他同种不同株的真姬菇进行了RAPD和SCAR分子标记分析，并提供实验数据（参见附图7）证明975bp片段是保藏菌株所特有的，绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司并没有提供证据证明涉案专利说明书的实验结果有误，或提供证据证明在涉案专利申请日前，其他不同于保藏菌株的真姬菇也包含所述975bp片段，或者经过检索发现了其他真姬菇的基因序列中含有所述975bp片段，根据现有证据无法证明涉案专利说明书的数据不真实有效。而对于全国存在多家企业以及韩国某白玉菇包含所述975bp片段的情况，由于不能证明这些白玉菇是涉案专利申请日前就在市场存在的，因此，也不能证明涉案专利说明书不是真实有效的。绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司的该项上诉主张不能成立，二审法院不予支持。

综上，原审法院关于被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围的认定正确，绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司关于被诉侵权产品未落入涉案专利权的保护范围的上诉主张不能成立，二审法院不予支持。

（二）关于鸿滨禾盛公司是否与绿圣蓬源公司共同实施了侵权行为

根据查明的事实，被诉侵权产品的外包装箱标有鸿宾禾盛公司的“鸿宾”注册商标，并贴有绿圣蓬源公司的封条，产品内袋包装亦标有“鸿宾”商标和绿圣蓬源公司的名称。鸿滨禾盛公司虽主张其未参与被诉侵权产品的制造和销售，仅是将其“鸿宾”注册商标借给绿圣蓬源公司销售蘑菇类产品使用，但由于商标具有识别商品来源的基本功能，鸿宾禾盛公司营业执照亦载明了其经营范围包括食用菌技术开发、种植及销售，一般消费者在看到被诉侵权产品上所标注的上述信息时，有理由相信该产品来源于绿圣蓬源公司和鸿宾禾盛公司。而商标作为一种知识产权，其权益的实现必然体现在使用商标的商品或服务中，根据权利义务相一致的原则，在鸿宾禾盛公司作为“鸿宾”注册商标的商标权人且与绿圣蓬源公司存在关联关系的情况下，其应当承担因被诉侵权产品侵害他人知识产权所产生的民事责任。原审法院认定鸿滨禾盛公司与绿圣蓬源公司共同实施了制造、销售被诉侵权产品的行为，并无不当。绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司的相关上诉主张不能成立，二审法院不予支持。

（三）关于原审判决确定的赔偿数额是否适当

绿圣蓬源公司、鸿宾禾盛公司上诉主张，原审法院确定的赔偿额超出了法定赔偿限额，属于适用法律错误。对此，二审法院认为，根据前述，绿圣蓬源公司、鸿宾禾盛公司共同实施了制造、销售侵害涉案专利权产品的行为。虽然丰科公司并未提交其因绿圣蓬源公司、鸿宾禾盛公司的侵权行为所遭受的实际损失或者绿圣蓬源公司、鸿宾禾盛公司因侵权实际获利的证据，但二审法院注意到，丰科公司提交的证据第4258号公证书的内容显示，北方网转自《天津日报》的新闻报道文章《北辰区探索城郊现代农业发展新模式》记载，鸿滨禾盛公司“食用菌日产量20吨，年产值达6000万元”“该公司生产的蟹味菇、白玉菇等高端食用菌占据全国市场30%的份额”。北方网转自北辰政务网的新闻报道文章《三驾马车齐发力北辰区农业再上新水平》记载，绿圣蓬源公司“日产量由10吨增长到30吨”。上述文章报道内容一定程度上反映了绿圣蓬源公司、鸿宾禾盛公司的生产规模。绿圣蓬源公司、鸿宾禾盛公司虽然否认其通过制造、销售侵权产品获利，但其在本案一审、二审程序中均未提出其财务账簿等足以对抗丰科公司的上述有关侵权赔偿证据的反证，以证明其实际获利少于原审法院所确定的赔偿数额。结合丰科公司上述证据，二审法院认为绿圣蓬源公司、鸿宾禾盛公司被诉侵权行为给丰科公司造成的损失已经明显超过了法定赔偿100万元的最高限额。本案可以根据当事人的诉讼请求，结合案件具体情况，综合考虑专利权人的实际损失，侵权人的主观过错、侵权情节等因素，在法定赔偿最高限额以上合理确定赔偿数额。虽然原审法院依据《中华人民共和国专利法》第六十五条的规定适用法定赔偿标准确定绿圣蓬源公司、鸿宾禾盛公司分别赔偿丰科公司经济损失100万元，适用法律有误，但确定赔偿总额为200万元基本适当，二审法院予以确认。

此外，关于本案的鉴定费用，需要指出的是，北京国创鼎诚司法鉴定所出具了《关于（2017）京73民初555号侵害发明专利权纠纷的司法鉴定项目费用说明》，自认其向当事人收取的鉴定费26.82万元中包含检测费6.2万元，而其实际支付给检测机构检测费3.8万元，故本案鉴定费用应认定为23.8万元，二审法院将在诉讼费用负担部分相应予以调整。

综上所述，绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司的上诉请求不能成立，应予驳回；原审判决认定事实清楚，适用法律虽有瑕疵，但裁判结果正确，应予维持。依照《中华人民共和国专利法》第十一条、第六十五条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百三十四条之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。