“陕十三”撞衫“陕拾叁”，孰是孰非？

山东一公司在已经知晓西安“陕拾叁”店铺提供餐饮服务、存在“陕拾叁”商标的情形下，仍然在餐厅等服务上注册与“陕拾叁”在呼叫、文字构成、整体识别等方面均相近的“陕拾叁 面及图”商标。商标行政管理部门在商标无效宣告纠纷案中，对“陕拾叁 面及图”商标作出无效宣告裁定后，山东公司因不服裁定，接连向一审二审和再审法院提出诉求，但均未获得支持。

一个是主营秦酥的“陕拾叁”，一个是主营肉夹馍的“陕十三”，二者分处相隔千余公里的古都西安与山东潍坊，因为一件图文组合商标而产生了纠葛。

近日，双方纷争有了新进展，最高人民法院裁定驳回了山东陕十三餐饮管理有限公司（下称陕十三公司）法定代表人张某某的再审申请，认定其在餐饮类服务上申请注册第14039166号“陕拾叁 面及图”商标（下称诉争商标，如图），构成以不正当手段抢先注册“陕拾叁”店铺创始人巫某某已经使用并有一定影响的商标，诉争商标在自助餐厅、餐厅、饭店、餐馆、快餐馆服务（以下统称涉案服务）上的注册应宣告无效。

“陕拾叁”遇上“陕十三”

陕十三公司官网宣称，该公司2013年创立于潍坊市，主打产品为“陕十三肉夹馍”。

2014年2月，张某某提交了诉争商标的注册申请，于2016年10月被核准注册，核定使用在涉案服务及会议室出租、旅馆预订、养老院等第43类服务上。

2017年3月，“陕拾叁”店铺创始人巫某某针对诉争商标提出无效宣告请求，主张诉争商标与其第12378941号“陕拾叁”商标（下称引证商标）构成使用在类似商品或服务上的近似商标；张某某曾于2013年10月去西安参观考察了其“陕拾叁”店铺，并在微博中上传了“陕拾叁”店铺门头照片，应当明确知晓其“陕拾叁”商标的存在，属于抢注其在先使用并有一定影响的商标；诉争商标具有欺骗性，易使相关公众对服务的产地产生误认。

根据公开资料显示，“陕拾叁”品牌于2013年创办于西安市，主营秦酥、冰酪等产品。

针对巫某某的主张，张某某辩称，诉争商标与引证商标整体外观区别明显，诉争商标核定使用服务与引证商标核定使用商品不属于类似商品或服务，而且巫某某提交的证据不能证明其“陕拾叁”商标经使用已具有一定知名度，诉争商标亦并不具有欺骗性。

2018年2月，原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称原商评委）作出裁定认为，诉争商标并不存在欺骗性，其核定使用的餐厅等服务与引证商标核定使用的冰淇淋等商品不属于类似商品或服务，两件商标共同使用在非类似商品或服务上不至于引起相关公众混淆、误认，诉争商标与引证商标未构成使用在类似商品或服务上的近似商标；张某某应当明确知悉巫某某具有一定独创性的“陕拾叁”商标的存在，其在类似服务上申请注册与之相近似的诉争商标，违反了诚实信用原则，构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。综上，原商评委裁定对诉争商标予以无效宣告。

张某某不服上述裁定，向法院提起行政诉讼，主张其不构成以不正当手段抢先注册巫某某已经使用并有一定影响的商标。

北京知识产权法院经审理认为，诉争商标在涉案服务上的申请注册构成以不正当手段抢先注册巫某某已经使用并有一定影响的商标，而在其他核定使用服务上不构成。综上，法院于2019年9月一审判决撤销以上无效宣告裁定。

张某某不服，遂上诉至北京市高级人民法院。二审法院经审理认为，“陕拾叁”店铺的开业时间早于诉争商标申请日且实际提供了餐饮服务，在诉争商标申请日前经宣传、使用已具有一定知名度，涉案服务与巫某某在先使用的商标所涉餐饮服务在服务内容、服务方式、服务对象上相近，且诉争商标与该在先使用的商标在呼叫、文字构成、整体识别等方面均相近，张某某已经知晓“陕拾叁”店铺的存在，在未说明其具有相应正当理由的基础上，申请注册诉争商标难谓善意。

综上，二审法院于2021年9月判决驳回张某某的上诉请求，维持一审判决。随后，张某某向最高人民法院申请再审，但未能获得支持。

判定“抢注”的考量因素

我国商标法第三十二条规定，不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。“这一法律规定是对在先使用、有一定知名度的未注册商标的保护。”北京某律师表示，适用上述规定，需要以诉争商标核定使用的商品或服务与他人商标所指向的商品或服务属于同一种或者类似商品或服务为前提条件，而在先使用并有一定影响是认定诉争商标是否构成以不正当手段抢注的基础和前提。

律师指出，“已经使用并有一定影响”是指请求保护的商标在诉争商标申请日前进行了实际使用，而且有一定的持续使用时间、区域、销量或者广告宣传等，从而能够使一定范围的相关公众知晓该商标，进而对商品或服务来源加以区分，这种使用不应局限于某种特定的具体使用方式，只要相关标志能够起到识别和区分商品或服务来源的作用，使相关公众能够将该标志与特定来源的商品或服务建立起稳定的对应关系，就应当认定该使用行为属于商标使用行为。同时，对于“有一定影响”的认定并非一定要求对相关商标进行大量使用，而需要结合具体案情加以确定，商标申请人具有明显的恶意、与商标在先使用人在同一地域等因素都可能影响法院对“有一定影响”的判断。

怎样判断诉争商标的申请注册是否采取了不正当手段？在律师看来，应综合考虑诉争商标注册人与在先商标使用人是否有贸易往来或合作关系，是否共处相同地域或者双方商标核定使用的商品或服务有相同的销售渠道和地域范围，诉争商标注册人与在先使用人曾发生过其他纠纷而知晓在先使用人商标，诉争商标注册人与在先使用人曾有内部人员往来，他人商标具有较强的独创性且诉争商标与之高度近似。