知识产权海关保护执法实践中对侵犯商标专用权的理解误区

商标专用权是知识产权的构成内容之一。随着我国对知识产权保护的日益重视，海关对于侵犯商标专用权行为的打击力度也越来越大。在海关查验现场，由于执法关员可以直接面对进出口货物进行实地核查，因此也成为发现侵犯商标专用权问题的重要工作环节。

近几年时间里发生的多起对外承包工程项目出口货物，因海关查验关员发现有侵犯商标专用权嫌疑而被扣留，随后又因商标权利人及时许可出口企业合法使用其商标，而使货物得以放行的事例表明：查验现场关员执法过程中，对什么是侵犯商标专用权的理解存在误区。已经形成了一套固定的思维模式，且在某些口岸的海关查验现场具有一定的普遍性，给当前呈快速发展态势的我国对外承包工程行业的货物出口产生不利影响，值得引起关注并亟待解决。

事例简述

2018年10月23日，上海D企业以对外承包工程的形式建设菲律宾一个燃煤电站项目（以下简称：菲律宾项目），在国内采购厦门ABB高压开关有限公司（以下简称：厦门ABB公司）生产的550kV GIS设备，数量5台，向上海浦江海关申报出口。

海关查验关员见设备上带有ABB商标，而ABB商标在海关做过保护备案登记。为确定出口设备是否侵犯了ABB商标专用权，查验关员查询《知识产权海关保护备案系统》（以下简称：《备案系统》），发现作为出口企业的上海D企业并不是海关备案登记的“ABB”商标的合法使用人。遂以涉嫌侵犯“ABB”商标专用权为由将出口设备扣留，并要求上海D企业提供具有合法使用ABB商标权利的证明。

上海D企业将查验现场设备被扣情况及海关所提要求，及时反馈给厦门ABB公司。由于上海D企业作为设备采购方的身份，其意见及需求自然得到供货方的高度重视。一方面，厦门ABB公司以书面形式向海关出具许可上海D企业合法使用ABB注册商标的授权证明材料；另一方面，由ABB公司中国总部，通过海关总署对知识产权权利人开放的《知识产权海关保护系统》（以下简称：《保护系统》），按照规定的申请审核程序及时将上海D企业列入“ABB”商标合法使用人名单之中。

为了便于对本文所述问题进行分析讨论，此处需要特别提醒注意，无论是厦门ABB公司出具的书面材料，还是ABB公司中国总部通过海关《保护系统》将上海D企业纳入其商标合法使用人的备案登记——

第一：许可上海D企业使用其商标的商品非常特定，甚至规定了数量。仅限于上海D企业采购用于菲律宾电站项目的5台550kV GIS设备；

第二：许可上海D企业使用其商标的时间非常特定并且短暂。期限为：2018年10月26日至2018年11月2日，仅能满足上海D企业获得“ABB”商标合法使用权后，再次向海关申报出口用于菲律宾电站项目的5台550kV GIS设备的通关时间需要。

可以总结为，上海D企业仅就所采购厦门ABB公司特定型号的、规定数量的设备，并在出口这些设备计划需要的出口通关时间内，具有合法使用ABB注册商标的权利。采购设备按计划出口完毕，被许可的商标使用权即行消失。

随后海关查验关员再次查询《备案系统》，因上海D企业已经成为备案登记的“ABB”商标的合法使用人，海关于2018年10月31日下午解除对出口设备的扣留。

《中华人民共和国海关进出口货物申报管理规定》第八条规定，出口货物应当在运抵海关监管区后、装货的二十四小时以前向海关申报。

虽然上海D企业出口设备涉嫌商标侵权的问题已解决，但耗时近八天影响了船舶的正常装货时间。不仅将产生额外的滞港费用，由于工程项目建设具有组织计划严密、施工步骤环环相扣的特点。该批货物未能按计划时间运抵国外施工现场，还将给整个工程项目建设造成不利影响。

类似事例

笔者多年专注于中国对外承包工程领域通关问题的研究，并注意收集日常工作中遇到典型事例。记忆中曾经遇到过与上海D企业此次出口完全类似的事例，于是打开存档资料进行事件还原，简述如下：

2014年期间，中国电力工程有限公司（以下简称：中国电工），承建印度尼西亚苏门答腊SUMSEL-5 燃煤电站项目（以下简称：印尼电站项目），向西门子（杭州）高压开关有限公司（以下简称：西门子公司）采购10台“275kV瓷柱式SF6断路器”，计划分两批申报出口。

2014年6月20日，中国电工向上海浦江海关申报出口其中的第一批6台设备。海关现场查验见设备上有“SIEMENS”商标，查询《备案系统》见中国电工不在备案登记的“SIEMENS”商标权合法使用人名单中，于是以涉嫌侵权商标专用权为由将出口货物扣留。

随后西门子公司应中国电工的要求迅速配合完成两项工作：一是，向现场海关出具许可中国电工合法使用“SIEMENS”商标的书面证明材料；二是，通过海关《保护系统》网上服务平台，将中国电工列入“SIEMENS”商标权合法使用人名单。

对商标使用权的许可内容，包括：

第一：中国电工被许可使用“SIEMENS”商标专用权的商品，仅局限于其向西门子公司采购的用于印尼电站项目的“275kV瓷柱式SF6断路器”，数量10台。

第二：中国电工被许可使用“SIEMENS”商标专用权的时间期限为：2014年6月23日———2014年7月23日，正好满足所采购的西门子设备分两批出口的通关时间需要。

中国电工已经成为海关《保护系统》中备案登记的“SIEMENS”商标权合法使用人之后，查验现场海关解除了对出口货物的扣留。中国电工重新订船，再次向海关进行出口申报，该批货物距第一次申报两周之后的时间顺利出口。

继续深入挖掘以上两个实际发生的事例，存在多个相同之处：都是对外承包工程企业采购国内设备用于出口；都是海关查验发现有侵犯商标专用权嫌疑而扣留货物；都是在商标权利人应出口企业要求随后完成了许可使用商标权的海关备案登记后货物得以放行。

特别值得注意的是商标权利人的许可内容都具有两个特点：

1、许可使用商标的商品特定，仅限于采购的特定型号的设备，甚至规定了数量；

2、许可使用的时间特定且短暂，仅限于满足将采购设备申报出口的通关时间要求。

这种情况到底是个案，还是目前在中国对外承包工程企业国内采购设备出口过程中具有一定的普遍性？

为了澄清这个问题，特意选择了包括：ABB、西门子、珠海格力、上海阀门等对外承包工程项目在国内采购设备较多的生产厂家，通过海关总署对社会开放的《知识产权海产保护系统》，分别查询这些生产厂家作为注册商标的权利人，在海关备案登记的商标合法使用人的名单，以及许可使用内容。

查询结果例举如下：

查询出很多商标权利人许可使用其商标，但许可内容存在：一是许可使用的商品特定；二是许可使用的时间特定这两个特点的信息。并且这些信息中的商标合法使用人，均为近几年内有过实际业绩的对外承包工程企业。

可以分析认为，这些对外承包工程企业被国内设备生产厂家许可合法使用其商标的背后，很可能发生过出口设备因存在侵犯商标专用权嫌疑而被海关查验扣留的情况。这在目前中国对外承包工程企业设备出口过程中，应该是具有一定普遍性的现象，而非个案。

思考

首先，对知识产权实施保护，是中国海关的重要职责之一。海关查验对有侵犯商标专用权嫌疑的进出口货物进行严密监管，是严格执法的必然要求。进出口企业必须遵守法律规定，并积极配合海关执法工作。但同时，从对外承包工程项目出口设备数量巨大的特点，以及普遍存在的商标权利人许可对外承包工程企业合法使用其商标内容具有的两个特点分析，这其中又似乎存在明显的不合理性。

中国的对外承包工程企业要承建海外项目，必须要在国内采购大量工程建设所需设备，并以自己的名义向海关申报出口。一个工程项目用于采购设备、材料的金额，约占到工程总造价的70%，其中设备采购占大头。对于总造价动辄十几亿美元，甚至几十亿、上百亿美元的海外工程项目，如果凡是国内设备生产厂家在海关做过商标保护备案，工程承包企业就必须成为该商标的合法使用人之后，才能够将采购设备合法的申报出口。这意味着商标权利人要承担向海关进行备案登记的巨大工作量，只有这样才能保证采购其设备的对外承包工程企业，可以将采购设备顺利的申报出口。而按照目前中国对外承包工程行业普遍存在的商标许可使用内容特点（1、仅限于所采购特定型号的、规定数量的设备；2、仅限于计划出口的时间期限内），即便是工程承包企业采购同一家工厂生产的同型号设备，由于工程设计变化造成追加采购数量，船期变化引起出口申报时间调整，以及因承建不同的对外工程项目持续但不确定的出口时间等情况，都将极大的增加商标权利人进行备案登记的工作次数。

在实际工作中如果确按此要求操作，由此产生的巨大工作量岂不成为一项无法完成的任务？

但从目前掌握的情况看，中国的对外承包工程企业采取的方法是先行申报出口，若海关查验发现涉嫌侵犯商标专用权扣留货物，则立即要求设备生产厂家配合完成许可合法使用其注册商标的海关备案登记，若不遇海关查验则货物顺利出口。

那么，对外承包工程企业在国内采购设备后，以自己的名义申报出口，是否侵犯了设备生产厂家注册商标的专用权？

海关查验关员以有侵犯商标专用权嫌疑为由将出口货物扣留的作法，是否存在对侵犯商标专用权的理解错误？

下面针对这个疑问，展开——分析研究

一、商标专用权的海关保护：

根据《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第二条、第三条的规定：

商标专用权，属于知识产权的一种；

海关对与进出口货物有关并受中华人民共和国法律、行政法规保护的商标专用权实施保护。

国家禁止侵犯商标专用权的货物进出口。

因此，海关查验现场的关员发现出口货物有侵犯备案商标专用权嫌疑的，有权将货物扣留。海关应该书面通知商标权利人，并将海关扣留凭单送达出口货物的发货人。

二、什么是侵犯商标专用权行为：

根据《中华人民共和国商标法》第三条、第五十七条的规定：

经商标局核准注册的商标为注册商标，包括：商品商标、服务商标和集体商标、证明商标。（本文讨论出口设备的商标侵权问题，仅涉及其中的商品商标。）

商标注册人享有商标专用权，受法律保护。

侵犯注册商标专用权的行为，共计七种如下：

①未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

②未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

③销售侵犯注册商标专用权的商品的；

④伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

⑤未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；

⑥故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；

⑦给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

三、对外承包工程企业出口设备是否构成侵犯商标专用权分析：

以本文所述的第一个事例为标本，进行分析：

上海D企业在国内采购厦门ABB公司生产的550kV GIS设备，以自己的名义向海关申报出口：

1、上海D企业不存在未经ABB公司许可，在同一种或类似设备上使用与ABB注册商标相同或近似商标的行为。

因此法律规定的第①、第②种侵权行为不存在；

2、上海D企业向国外业主销售的是向ABB公司采购的GIS设备，该设备绝不可能是侵犯ABB商标专用权的商品。

因此法律规定的第③种侵权行为不存在；

3、上海D企业没有伪造、擅自制造或销售伪造、擅自制造的ABB注册商标。

因此法律规定的第④种侵权行为不存在；

4、上海D企业不存在未经ABB商标注册人同意，更换采购设备上的注册商标并投入市场的行为。

因此法律规定的第⑤种侵权行为不存在；

5、上海D企业采购ABB的GIS设备以自己的名义申报出口，不存在为侵犯ABB商标专用权行为提供便利条件，以及帮助他人实施侵犯ABB商标专用权的行为。

因此法律规定的第⑥种侵权行为不存在；

6、上海D企业的出口行为没有给ABB的注册商标专用权造成其他损害。

因此法律规定的第⑦种侵权行为不存在。

根据以上分析可以得出结论，上海D企业在国内采购厦门ABB公司生产的GIS设备，以自己的名义申报出口，不存在法律规定的侵犯ABB商标专用权的情形。

那么，海关查验关员发现有侵犯ABB商标专用权嫌疑而将出口货物扣留的行为，就是于法无据。

四、商标权利人许可采购其设备的对外承包工程企业合法使用其商标的行为是否有现实意义：

以本文所述的第一个事例为标本，进行分析：

ABB公司应上海D企业要求，按规定程序完成海关备案登记，许可上海D企业合法使用ABB注册商标，海关查验现场因此而解除了对出口货物的扣留。

但ABB公司的这一许可行为真的有现实意义吗？或者说，上海D企业获得ABB公司的许可之后真的有使用其注册商标的行为吗？

《中华人民共和国商标法》第四十八条：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

上海D企业通过购买的贸易方式，从厦门ABB公司获得了设备，在设备及设备包装上均带有ABB的注册商标。但这是厦门ABB公司自行使用商标的结果，而不是上海D企业将ABB商标用于设备及设备包装之上。

上海D企业与国外业主签订的是对外承包工程合同，实际交付标的物是燃煤电站，从厦门ABB公司采购的GIS设备，只是构成燃煤电站的诸多零部件之一。无论是上海D企业与国外项目业主签订的交易文书，还是对所提供产品的广告宣传，以及其他商业活动，针对的都是上海D企业提供的产品——燃煤电站，而不是构成燃煤电站零部件之一的带有ABB商标的GIS设备。这就类似于，上海大众汽车有限公司生产并销售大众品牌的汽车，虽然汽车所用轮胎采购自米其林公司且带有米其林商标。但大众公司销售的是汽车，而不是构成汽车的零部件——轮胎。

因此，上海D企业并没有法律规定的使用ABB商标的行为。所以ABB公司在海关备案登记许可上海D企业可以合法使用其注册商标的行为，没有现实意义。上海D企业也没有使用ABB注册商标的需求和行为。

五、海关查验对侵犯商标专用权执法错误的形成原因分析：

侵犯商标专用权，就是侵犯了商标权利人（包括商标注册人及商标注册人许可的合法使用人）所享有的使用该商标的排他性权利。是非商标权利人，却实施了使用商标的行为，而造成的违法后果。

本文讨论带有商标的出口设备，是否构成侵犯商标专用权的问题。因此，所称商标，仅限于注册商标中的商品商标；所称使用商标，仅限于将商标用于商品或商品包装上的行为。

当海关查验关员看到带有商标的出口设备，并且该商标在海关做过知识产权保护备案。此时要判断出口设备是否侵犯了商标专用权，关键是要确认在出口设备上使用商标的行为主体，是否是商标权利人；而不是要确认申报出口该设备的企业，是否是商标权利人。因为申报出口设备的企业是否是商标权利人，与该设备是否侵犯了商标专用权之间并没有必然联系。

商标权利人在自己生产的设备上，使用了自己注册（或许可使用）的商标，而后将该设备卖给出口企业。无论出口企业是否是商标权利人，该设备都没有侵犯商标专用权。

在本文所述的第一个事例中，厦门ABB公司在自己生产的设备上使用了ABB商标，而后将设备卖给上海D企业。虽然上海D企业不是ABB商标的权利人，但设备上带有的ABB商标是厦门ABB公司实施的行为。该带有ABB商标的设备绝不可能侵犯ABB商标专用权，这与通过购买获得设备所有权并以自己申报出口的上海D企业，是否是ABB商标权利人之间没有任何关系。

因此，海关查验关员看到上海D企业申报出口带有ABB商标的设备，正确的做法应该是确认该设备是上海D企业从ABB商标权利人（厦门ABB公司）处获得，而不是要确认上海D企业是否属于ABB商标的合法使用人。

此时，上海D企业只需向海关提供与厦门ABB公司之间的贸易合同，技术协议，发票等商业资料，或者是由厦门ABB公司出具的说明出口设备购买来源的证明材料。海关据此确认出口设备未侵犯ABB商标专用权，即可予以放行。

由于海关查验关员对侵犯商标专用权的错误理解，并对上海D企业提出相应要求。上海D企业继而要求ABB公司迅速履行法律程序，完成知识产权海关保护备案登记，将上海D企业纳入ABB商标的合法使用人名单。但ABB公司又考虑到自身品牌利益的保护，于是对许可上海D企业使用ABB商标的内容进行限制，在许可使用商品和许可使用时间上做了极其严格的限定。

这也就解释了为什么工作中遇到的实际事例，以及通过海关《保护系统》查询到的信息，国内设备生产厂家许可对外承包工程企业使用其注册商标的内容都存在：一是许可使用的商品特定；二是许可使用的时间特定且短暂这两个明显的特点。而实际上对外承包工程企业并不存在使用设备商标的行为，也根本不需要使用设备商标。国内设备生产厂家，将采购其设备的对外承包工程企业作为其注册商标合法使用人的行为，完全是因海关查验关员对侵犯商标专用权的错误理解而引发的被动为之的行为。

六、总结及建议

海关查验在实施知识产权海关保护的过程中，由于对侵犯商标专用权存在理解上的错误，做出扣留出口货物的决定，并对出口企业提出并不必要的要求。不仅影响了对外承包工程出口货物的通关效率，给工程承包企业造成直接和间接的损失。同时又引起对外承包工程企业及国内设备供应商，进行了一系列并无实际意义的商标使用权放可操作，占用了大量的时间和精力，也耗费了海关知识产权保护的有限行政资源。

建议：

第一：由负责通关业务的海关主管部门牵头，对全国口岸目前对外承包工程企业申报出口国内采购设备的通关情况进行调研。一是了解掌握海关查验对侵犯商标专用权的普遍认知水平和执行标准；二是了解掌握因涉及侵犯商标专用权而造成出口设备不能正常通关如期装船出境的情况，在对外承包工程项目国内采购设备出口中所占的比例，以及对企业和工程项目建设造成的不利影响。

第二：由负责法律事务的海关主管部门牵头，开展对侵犯商标专用权海关执法问题的研究。制定可供海关查验现场参照的，具有可操作性的实施细则，以业务规范的形式在海关内部公布。

第三：利用海关及社会媒体，加大知识产权海关保护，特别是对商标专用权实施保护的宣传力度。使广大对外承包工程企业提高认识，能够更加准确有效的配合海关对保护商标专用权的执法。