特意排除规则对等同原则适用的限制

特意排除规则对等同原则适用的限制

——（2020）最高法知民终1310号

【裁判要旨】

本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书后，认为专利申请人或者专利权人在权利要求中特意强调某一特征的用语含义而有意排除特定技术方案的，不应再通过适用等同原则将被排除的技术方案纳入专利权保护范围。

【基本案情】

上诉人深圳市鑫华隆科技有限公司（以下简称鑫华隆公司）与被上诉人邓育智侵害实用新型专利权纠纷案中，涉及专利号为ZL201420474545.1、名称为“PCB板的印锡贴片焊接治具”的实用新型专利（以下简称涉案专利）。

邓育智认为，鑫华隆公司未经其许可，制造、销售落入涉案专利权保护范围的产品，侵害了其专利权，故向广东省深圳市中级人民法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求判令鑫华隆公司停止侵害并赔偿经济损失及维权合理开支22.711万元。

一审法院认为，被诉侵权产品技术特征d与涉案专利权利要求1技术特征D的区别仅在于在治具托盘设置边位推拉装置的数量。

在已具备角位夹持PCB板予以固定的情况下，只在治具托盘相对的两个边上设置边位推拉装置与四边上设置边位推拉装置对于稳固夹持PCB板的功效基本相同，两者构成等同。被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围。

一审法院判决鑫华隆公司停止侵害，并赔偿邓育智经济损失及维权合理开支共计15万元。鑫华隆公司不服，向最高人民法院提起上诉。

最高人民法院于2020年12月25日判决撤销原判，驳回邓育智的诉讼请求。

【裁判意见】

最高人民法院二审认为，关于等同原则的适用，一方面，在专利侵权判定中，等同原则是对专利权利要求字面保护范围的扩张，是对专利权字面侵权的适当补充，等同原则的适用为专利权人提供了切实有效的法律保护，鼓励了技术创新。

另一方面，专利制度本身又要确保专利权的保护范围具有足够的法律确定性和可预见性，不因滥用等同原则致使专利权保护范围缺乏确定性而损害社会公众的利益。

具体到本案，判断被诉侵权产品技术特征d与涉案专利技术特征D是否构成等同技术特征的关键在于，本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书后，是否认为专利权人或者专利申请人特意强调某一特征用语，并排除特定技术方案。

如果对于本领域普通技术人员而言，专利权人或专利申请人在权利要求中特定强调并有意排除特定技术方案的，不宜再通过适用等同将其纳入专利权保护范围。

涉案专利技术特征D“治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”明确限定了在“每个边上”设置边位夹持装置，结合专利说明书[0011]段关于涉案专利有益效果的描述，角位夹持和边位夹持结合的结构一方面方便PCB板固定与拆装，另一方面在回流锡焊过程中能够实现对PCB板的稳固夹持。

由此，本领域普通技术人员可知，在已具备角位夹持PCB板予以固定的情况下，只在治具托盘相对的两个边上设置边位推拉装置与每个边上设置边位推拉装置对于稳固夹持PCB板的功效基本相同，二者并无实质性差异。

由此，因涉案专利技术特征D“治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”特意强调了“每个边上”的限定作用，本领域普通技术人员在阅读权利要求书和说明书后可以理解，权利人在专利申请时存在排除被诉侵权产品技术特征d“在治具托盘相对的两个边上活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”的意思，故不应将该技术方案再以等同认定纳入专利权保护范围。

被诉侵权产品技术特征d与涉案专利技术特征D不相同也不等同，未落入涉案专利权的保护范围。