新修改《商标法》第四条的适用要件与衔接探析

2019年4月23日修正的《商标法》（下称2019年《商标法》）亮点之一为在第四条中增设了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定，同时该条也被列为商标异议和商标无效宣告的依据之一。2019年《商标法》已于2019年11月开始实施，至今已将近两年，积累了一定的实践经验。本文结合恶意囤积商标的问题缘起、立法背景、行政及司法实践中的典型案例，对“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的适用要件、判定标准、如何衔接《商标法》第四十四条第一款的“以其他不正当手段取得注册”等问题进行探析。

一、“囤积商标”恶意注册问题的缘起及立法背景

我国《商标法》采取注册取得制度，单纯的商标使用行为不能产生权利。同时，我国适用在先申请原则，即在一般情况下，在相同或类似的商品上申请相同或者近似的商标，由在先申请的主体享有商标权。我国《商标法》注册取得制度的本意在于加强商标管理，鼓励经营者尽快通过注册取得商标专用权，通过注册商标的公示稳定市场经营秩序。然而，也正是因为在注册取得制度的模式下，不要求商标申请人提供在先合法使用商标的相关证据，导致一些恶意的商标申请人试图利用法律的空子恶意申请注册商标。

商标恶意注册一直是困扰我国商标注册及使用秩序的问题。商标恶意注册行为一方面体现在“傍”他人知名商标，意图借助他人商标的知名度牟取不当利益；另一方面是不以使用为目囤积商标资源，意图后期以转让牟取不当利益。针对傍名牌行为，我国《商标法》主要通过第十三条关于驰名商标的保护、第三十二条关于不得损害他人现有在先权利及不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标等条款进行规制。针对囤积商标行为，在2019年修法之前，实践中主要是通过第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”进行规制，此外也可以通过撤三制度申请撤销该商标。

不同于对其他恶意注册行为的规制，对不以使用为目的恶意囤积商标行为，无论是通过《商标法》第四十四条第一款予以规制，还是通过撤三制度撤销未使用的商标，都难以在驳回阶段打击恶意囤积商标的行为。这会导致商标注册管理秩序的混乱和在先权利人权益的受损，同时因大量商标无效行政纠纷的出现，造成商标行政管理机关和司法资源的浪费。若能在商标初审阶段就将无使用意图的恶意注册商标注册申请予以驳回，则可以大幅度减少商标囤积的数量，有利于稳定商标注册秩序，优化市场营商环境。在此背景下，2019年《商标法》第四条在原有的“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册”的基础上，增设了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定，同时该条也被列为商标异议和商标无效宣告的依据之一，通过立法明确将不以使用为目的的恶意囤积商标行为作为商标注册的驳回理由，更加全面地对商标恶意注册行为进行规制。

二、构成“不以使用为目的恶意商标注册申请的典型案例

1.“中智行”商标异议案[1]

被异议商标“中智行”指定使用于第39类“货运；河运”等服务上。该商标申请人先后在第33类白酒、第5类人用药、第7类金属加工机械、第36类保险咨询、第38类无线广播服务等20多个商品或服务类别上申请注册了170余件商标，其中数十件商标与他人企业字号相同或近似，如：“科旭业”“博盛尚”“瞬知”“禧涤”“VEONEER”“安软慧视”“锱云科技”等。商标局经审查，商标申请人并未提交上述商标使用证据及创作来源，亦未提供其意图使用上述商标的证据，其申请注册商标数量、类别明显超出了市场主体的正常需求。据此，商标局认定商标申请人恶意抢注异议人在先使用的“中智行”商标，商标申请人不以使用为目的，违反诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册秩序，损害了公共利益。结合被异议商标与异议人中智行科技有限公司具有一定独创性的字号文字完全相同的事实，可以认定被异议商标申请人申请被异议商标的行为已构成《商标法》第四条所指的“不以使用为目的的恶意商标注册申请”之情形。依据《商标法》第四条、第三十五条规定，被异议商标不予注册。

2.“云铜”等系列商标无效宣告案[2]

“云铜”、牛角图形等系列97件争议商标分别由云南云瑞之祥文化传播有限公司、美国奥洛海集团公司、中国云铜集团有限公司在多个商品及服务类别上注册。云南铜业（集团）有限公司对上述“云铜”等系列商标提出无效宣告请求。商标局经审理发现，在案证据显示争议商标申请日前，“云铜”已作为云南铜业（集团）有限公司企业名称的简称与其形成对应关系，在有色金属行业具有一定知名度。争议商标与云南铜业（集团）有限公司的企业名称的简称完全相同，争议商标申请人对此无合理解释。争议商标申请人三方核心股东重合，且有地址重合之处，上述三家公司具有关联关系。争议商标申请人在全部45个商品及服务类别上通过申请注册、转让等方式大量持有“云铜”及与云南铜业（集团）有限公司企业标识完全相同的牛角图形等商标，并以此为权利基础对云南铜业（集团）有限公司提出多起民事侵权诉讼，同时向云南铜业（集团）有限公司关联公司发出报价80亿元人民币的《关于就“云铜”等商标进行合作与服务的报告》。商标局认为，争议商标申请人大量申请、囤积注册商标，以合作为名索取高额转让费，同时利用注册商标进行恶意诉讼并进行炒作，上述行为明显有悖于诚实信用原则，具有通过抢注商标牟取不当利益的目的，严重扰乱了正常的商标注册秩序，已构成2019年《商标法》第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”以及第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”之情形。

3.“真龍”商标申请驳回复审行政纠纷案[3]

诉争商标“真龍指定使用在第32类“啤酒；姜汁啤酒”等商品上，诉争商标申请人凤山县顺兴商行在第25、32、33类商品共申请注册了42件商标，仅在第32类商品上就申请注册了37件商标，其中“中华”“老村长”“香格里拉”“蓝马果啤”“真龍”等多件商标与他人在先使用的知名商标相同或相近。北京市高级人民法院经审理认为，凤山县顺兴商行并未就其大量申请注册商标的行为提供有说服力的合理解释，其提交的证据亦不足以证明其对申请注册的相关商标均具有真实使用意图。因此，凤山县顺兴商行申请注册包含申请商标在内的上述商标已明显超出正常的生产经营需求，具有借助他人在先商标知名度谋取不正当利益的意图，扰乱了正常的商标注册管理秩序，构成2019年《商标法》第四条所指的“不以使用为目的的恶意商标注册申请”之情形，申请商标不应予以初步审定公告。

三、判定“不以使用为目的恶意商标注册申请”的考量因素

我国实行商标注册取得制度，申请注册商标时并不要求标识已进行了实际使用。因此，判断商标申请是否属于“不以使用为目的恶意商标注册申请”的难点在于，如何在商标申请还未取得授权的前提下判断商标申请人是否具有使用目的。国家市场监督管理总局于2019年10月发布的《规范商标申请注册行为若干规定》[4]第八条的规定对2019年《商标法》第四条的适用条件进行了规定，本文将结合上述规定及典型案例，对判定是否构成《商标法》第四条规定的“不以使用为目的恶意商标注册申请”的考量因素进行分析。

申请人及关联主体申请数量、类别。在考量商标申请人的申请数量时，不仅包括商标申请人自身，还包括与该申请人具有特定身份关系或者其他特定联系或者具有合谋串通行为的主体申请注册的商标。例如在“云铜”等系列商标无效宣告案中，将三个关联公司之间的申请注册商标行为一并进行考虑。

申请商标的数量、类别与申请人的经营范围及经营状况是否匹配。判断申请商标的数量、类别是否合理时，应同时考量商标申请人的经营范围与经营规模，若两者明显不匹配，则说明已超出正常的生产经营需求。例如，在“真青商标申请驳回复审行政纠纷案中，凤山县顺兴商行在一个类别上就申请注册了37件商标，超出了其正常经营规模的需求。再如“中智行”商标案中，被异议商标申请人是一名自然人，却先后在20多个商品或服务类别上申请注册了17。余件商标，包括第33类白酒、第5类人用药、第7类金属加工机械、第36类保险咨询、第38类无线广播服务等，因此可以推定申请商标的数量、类别明显超出了市场主体的正常需求。

申请注册的商标与他人有一定知名度的商标、企业字号、企业名称简称或其他商业标识、人物姓名相同或者近似。该因素为判断商标申请人是否具有恶意的重要考量因素。若商标申请人申请注册的商标多与他人在先的知名标识相同或近似，在一定程度上可以推定其具有搭便车或抢注知名商标以后续进行商标交易的恶意。在本文提到的三起案件中，商标申请人名下的商标均包括了与他人有一定知名度的商标、企业字号、企业名称简称等标识相同或近似的情形。

商标申请人利用其商标进行交易或恶意维权。“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的原因之一在于商标申请人期望通过抢注商标后续进行商标交易或者进行商标恶意维权。例如，在“云铜”等系列无效宣告案件中，商标申请人以其恶意申请的商标权利基础对“真正的”商标使用人提起多个民事侵权诉讼，并发出报价数十亿元人民币的“云铜”系列商标转让邀约，发布天价收购“云铜”商标新闻意图炒作等。商标申请人针对申请的商标或者在先的商标交易的或恶意维权的记录，可以作为推定其具有恶意的考量因素之一。

上述考量因素应结合起来综合评价商标申请人的商标注册申请行为，并没有绝对的量化的标准，也不应简单地从申请数量去判断。例如，在“真青商标申请驳回复审行政纠纷案中，商标申请人名下的注册商标数量并未达到特别巨大，但综合考虑其多件商标与他人在先使用的知名商标相同或相近，且并未对在同一类商品上申请注册多件商标作出合理解释，因此认定其明显超出其自身的正常需求和经营能力，构成2019年《商标法》第四条所指情形。

因在驳回阶段和异议阶段不要求商标申请人实际使用了其申请注册的该件商标，为更加多元地判断商标申请人是否为不以使用为目的恶意注册商标，在适用2019年《商标法》第四条时，不仅应从上述客观的要件上进行综合判决，还应结合诉争商标申请人的主观因素进行考量。因此，相较于其他条款，2019年《商标法》第四条的适用应更加强调给予商标申请人答辩的机会，让其说明申请注册商标的创作依据或者是否具有合理解释。这里的创作依据或者合理解释不局限于涉案的申请商标，还包括其名下注册的其他商标。本文提到的三起案件均强调了商标申请人并未提交其名下商标使用证据及创作来源或提供有说服力的合理解释。

需要指出的是，2019年《商标法》第四条规制的对象并不包括防御性注册，该条款中“不以使用为目的的商标注册申请”以“恶意”为限定，因此商标申请人以防御为目的申请注册商标或为具有现实预期的未来业务预先适量申请商标的情形不在“不以使用为目的的恶意注册申请”所规制的范围之中。

四、与第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”的衔接

在2019年《商标法》修改之前，对于不属于防御性注册的大量囤积商标的行为一般通过第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”予以规制。在修法之后，若第四十四条第一款的“以其他不正当手段取得注册”仍按以前的理解，则该条与第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”在法律适用上存在竞合。例如在“云铜”等系列商标无效宣告案中，国家知识产权局同时适用2019年《商标法》第四条和第四十四条第一款对恶意申请注册大量商标的行为进行规制。

目前仍处于2019年《商标法》实施的过渡时期，是否应同时适用2019年《商标法》第四条及第四十四条第一款仍未确定。本文认为，应将2019年第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”与第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”的保护情形相区分，回归第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”兜底性。从文义解释的角度来看，第四十四条第一款规定，已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效。这里的其他不正当手段取得注册应为除《商标法》所明确规定的属于不正当手段取得注册的其他行为，即其他不正当手段取得注册应不用于前文所提到的第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的情形。此外，《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第17.5条指出，审理商标不予注册复审、商标权无效宣告请求等行政案件时，根据在案证据能够适用《商标法》其他条款对诉争商标不予注册或宣告无效的，不再适用《商标法》第四十四条第一款。因此，能够适用2019年《商标法》第四条的则不宜再适用第四十四条第一款。

2019年《商标法》第四条强调“不以使用为目的”的恶意注册，那么恶意注册的商标是否以使用为目则可以作为区分第四条和第四十四条第一款的因素。例如，在司法实践中会存在如下情形，恶意申请商标的主体在他人知名品牌较为早期的阶段就在其他商品或服务类别上进行抢注，这时知名品牌的权利人难以通过《商标法》第三十条、第十三条、第三十二条等相对条款主张权利，而且恶意申请商标的主体会对这些抢注的商标进行一定程度上的使用。在这种情况下则难以适用2019年《商标法》第四条进行规制，而且在我国现行《商标法》制度下第七条诚实信用条款难以在行政案件中直接适用。因此，在未来的司法实践中，可以考虑将2019年《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”的适用情形作出适当变化，通过《商标法》第四十四条第一款对有使用目的的恶意注册却又无法适用其他条款的情形进行规制，保持其兜底性。不过仍应谨慎适用《商标法》第四十四条第一款，避免过度保护造成对公有领域的侵犯。

注释

［1］ 参见《国知局商标局发布2020年度商标异议、评审典型案例》，网址https://mp.weixin.qq.eom/s/OGtiaMyUQfOYmHBD-6sGgQ,访问时间2021年8月15日。

［2］ 同注［1］。

［3］ 参见北京市高级人民法院（2021）京行终2143号行政判决书。

［4］ 参见网址：http://sbj.cnipa.gov.cn/zcfg/sbxzgz/201910/t20191017_307435.html, 访问时间2021年8月22日。