以案释法｜被告不得以其非法公开行为主张现有技术抗辩 产品交付运输、仓储也并不当然构成专利法上的公开

被告不得

以其非法公开行为主张现有技术抗辩

产品交付运输、仓储

也并不当然构成专利法上的公开

——（2020）最高法知民终1568号

近日，最高人民法院就一起涉及现有技术抗辩的侵害实用新型专利权纠纷案作出判决，认定被诉侵权人主张的现有技术系其违反保密协议披露所致，且产品交付运输、仓储并不当然导致产品技术方案构成专利法上的公开，该两项现有技术抗辩均不成立，并全额支持了权利人50万元的损害赔偿请求。

2019年1月，上海环莘电子科技有限公司（以下简称环莘公司）向江苏省苏州市中级人民法院一审诉称：环莘公司系专利号为201820194071.3号、名称为“一种应用于自动租售终端系统的连接手柄”的实用新型专利（以下简称涉案专利）的专利权人。

江苏水乡周庄旅游股份有限公司（以下简称周庄旅游公司）管理的周庄旅游景区内使用的共享儿童手推车的连接手柄侵害了涉案专利权。

被诉侵权产品系广东法瑞纳科技有限公司（以下简称法瑞纳公司）销售给北京镇边网络科技股份有限公司（以下简称镇边公司），并由镇边公司在周庄旅游公司管理的景区内租赁给游客使用。

环莘公司认为，周庄旅游公司、镇边公司、法瑞纳公司的上述行为侵害了环莘公司的涉案专利权并造成严重经济损失。

故请求判令上述三公司停止侵害并赔偿损失。法瑞纳公司辩称，涉案专利技术方案系该公司设计，并据此提起先用权抗辩及现有技术抗辩。

一审法院审理查明：2017年10月，环莘公司与法瑞纳公司签订《采购合同》，约定环莘公司从法瑞纳公司采购儿童推车租赁设备（车桩）、共享儿童推车扫码借还系统软件等产品。

法瑞纳公司对环莘公司的儿童推车租赁设备知识产权、产品资料、业务模式、软件功能有绝对保密的义务，禁止以任何形式对外传播。

该合同中环莘公司采购的儿童推车租赁设备相关的设计意念、产品设计外形、结构、系统软件功能、业务模式为环莘公司提供，知识产权属环莘公司所有，法瑞纳公司不得申请儿童推车租赁设备的相关专利。

一审法院认为，法瑞纳公司在履行《采购合同》过程中，向环莘公司发送了载有涉案专利技术方案的产品，在环莘公司无证据证明其要求法瑞纳公司针对运输中产品采取保密措施情况下，可以推定被诉侵权技术方案于相关产品交付承运人运输后即因投入市场而被公开，法瑞纳公司的现有技术抗辩成立。据此，一审法院驳回了环莘公司的全部诉讼请求。

环莘公司不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。

二审审理期间，法瑞纳公司补充提供了其于2017年12月5日在“须知网”发表的一篇文章《共享遛娃小车系统，崇左共享遛娃小车，法瑞纳共享遛娃小车》，拟证明其在涉案专利申请日前已通过互联网公开了被诉侵权技术方案，并据此提出另一项现有技术抗辩。

对于法瑞纳公司主张的上述两项现有技术抗辩，最高人民法院认为：

（一）关于法瑞纳公司在“须知网”公开的文章及图片是否导致被诉侵权技术方案为公众所知。

作为一项民事诉讼中的侵权抗辩事由，现有技术抗辩的行使应遵循诚实守信的民法基本原则，被诉侵权人在有关抗辩事由中应当是善意或者无过错的一方。

任何人不能因自身违法或不当行为而获得利益，如果被诉侵权人主张现有技术抗辩的现有技术系由其本人或者由其授意的第三人违反明示或者默示保密义务而公开的技术方案，则该被诉侵权人不得依据该项现有技术主张现有技术抗辩，否则将使得被诉侵权人因自身违法公开行为而获得利益，明显违反民法基本原则和专利法立法精神。

本案中，法瑞纳公司未经专利权人环莘公司同意而公开涉案专利技术方案，违反合同约定的保密义务，其行为具有违法性和可责难性，基于前述有关民法基本原则，其不能依据该项现有技术主张现有技术抗辩。

（二）关于法瑞纳公司将涉案儿童推车租赁设备交付承运是否导致被诉侵权技术方案为公众所知。

运输、仓储等过程一般相对封闭，在运输、仓储等过程中，产品并不处于公众可以自由接触或观察的状态。

负责运输、仓储的人员因其对产品负有法定或者约定的保管、看护义务，故不能据此认定其属于专利法上的公众，除非有证据证明在这一过程中，存在着针对不特定人员的对外展示、宣传等公开产品及其技术内容的事实。

本案中，法瑞纳公司提供的证据不能证明在承运过程中，承运人员存在针对不特定人员的对外展示、宣传等披露产品及其技术内容的行为，进而使得涉案产品及其技术内容处于公众想获知就能够获知的状态。

因此，法瑞纳公司将相关产品交付承运并未导致被诉侵权技术方案为公众所知。

法瑞纳公司实施了制造、销售被诉侵权产品的行为，应停止侵权并赔偿经济损失。

鉴于本案中法瑞纳公司违背民法基本原则和合同保密义务等，对环莘公司主张的经济损失50万元予以全额支持。

据此，最高人民法院二审改判法瑞纳公司立即停止制造、销售被诉侵权产品的行为，并赔偿环莘公司经济损失50万元及合理开支20904.3元。镇边公司、周庄旅游公司对其中合理开支20904.3元承担连带责任。

知识产权制度植根于传统的民法土壤，在缺乏明确的部门法条文指引时可以从民法中汲取力量，特别是从民法基本原则中寻找立场、路径和方法。

本案立足民法基本原则，从现有技术抗辩制度的立法本意出发，确立了明确的导向，弘扬了诚实守信的法治精神，为该类案件的审理提供了指引。