上海益朗国际贸易有限公司与芬迪有限公司及首创奥特莱斯(昆山)商业开发有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

中华人民共和国上海市高级人民法院

民事判决书

(2019)沪民再5号

再审申请人(一审被告、二审被上诉人):上海益朗国际贸易有限公司，住XXXX。

法定代表人:周斌,该公司总经理。

被申请人(一审原告、二审上诉人):芬迪有限公司(FENDIS.R.L.)，住XXXX。

法定代表人:塞尔焦·马里尼(SERGIOMARINI),法律主任。

委托诉讼代理人:苏和秦,北京万慧达(上海)律师事务所律师。

委托诉讼代理人:梁思思,北京万慧达(上海)律师事务所律师。

原审被上诉人(一审被告):首创奥特莱斯(昆山)商业开发有限公司，住XXXX。

法定代表人:冯瑜坚,该公司总经理。

再审申请人上海益朗国际贸易有限公司(以下简称益朗公司)因与被申请人芬迪有限公司及原审被上诉人首创奥特莱斯(昆山)商业开发有限公司(以下简称首创公司）侵害商标权及不正当竞争纠纷一案,不服中华人民共和国上海知识产权法院(2017)沪73民终23号民事判决,向本院申请再审原二审判决后,一审原告、二审上诉人芬迪爱得乐有限公司FENDIADELES..r.L.与其关联公司芬迪有限公司于2017年11月1日合并为芬迪有限公司(以下除特别指明外统称芬迪公司)。本院于2018年8月6日作出(2017)沪民申2208号民事裁定提审本案。本院依法组成合议庭,开庭审理了本案。

益朗公司申请再审称:一、原二审判决认定涉案店铺的店招上单独使用“FENDI”标识不属于合理使用,明显有误,应予纠正。首先,涉案店铺销售正牌FENDI产品益朗公司在店招上使用“FENDI”标识系用以指示所销售商品的真实来源,而非为了让相关公众产生混淆。其次,芬迪公司在原二审中提交的调查问卷系证据造假,不能作为认定事实的依据。二、原二审判决认定益朗公司侵害芬迪公司商标权,适用法律错误,应予纠正。芬迪公司第G1130243号注册商标核定使用的第35类服务类别系为他人销售商品(服务)提供建议、策划、宣传、咨询等服务,并不包括商品的批发、零售。益朗公司销售FENDI产品与上述第35类服务类别既不相同也不类似,不构成商标侵权三、原二审判决认定益朗公司构成不正当竞争,于法无据。原二审判决认定芬迪公司企业名称具有一定市场知名度,为相关公众所知悉,与事实不符。从芬迪公司的商业宣传力度、销售额、纳税额来看,该公司并无市场知名度。四、原二审判决认定的经济损失赔偿额于法无据。芬迪公司在案发地并无专营店铺,其损失无从谈起。芬迪公司主张的翻译费不属于合理费用,律师费也大大超过律师收费标准。综上,本案原二审判决认定事实及适用法律错误,请求本院撤销原二审判决,依法改判驳回芬迪公司的全部诉讼请求。

芬迪公司辩称:一、益朗公司在涉案店铺上使用FENDI店招的行为不构成合理使用。益朗公司的行为具有明显的不正当利用FENDI商标误导相关公众的故意,不属于指示性或说明性使用他人商标的必要和合理方式,其系将FENI商标作为涉案店铺的服务商标和字号使用,具备了指示、识别服务来源的功能,极易导致相关公众的混淆和误认。二、益朗公司在涉案店铺店招上使用FENDI商标的行为侵犯了芬迪公司“FENDI”服务商标的注册商标权。益朗公司的行为属于在相同或类似服务上使用FENDI商标,并且导致相关公众的误认和混淆。三、益朗公司在涉案店铺店招上使用FENDI标识,构成擅自使用企业字号的不正当竞争行为。FENDI是芬迪公司在中国境内具有较高知名度、为相关公众所熟知的企业字号,益朗公司的行为已经使相关公众产生混淆和误认。四、原二审判决按照法定赔偿酌定损失赔偿金额具有事实根据和法律依据。综上,本案原二审判决认定事实清楚,适用法律正确,请求本院予以维持。

首创公司述称,其已经尽到了场地出租方的注意义务,不构成帮助侵权。其同意益朗公司的意见,益朗公司在涉案商铺内销售的是正牌FENDI产品,商场内的指示牌及宣传标识用于指示涉案商铺内的商品来源,不构成侵权。综上,请求本院撤销原二审判决,依法改判驳回芬迪公司的全部诉讼请求。

芬迪公司向一审法院起诉请求:1.益朗公司、首创公司立即停止侵犯芬迪公司注册商标专用权的行为包括立即停止销售带有“FENDI”商标的商品,立即停止在涉案店铺的招牌、店内装潢、外墙指示牌和楼层指示牌、商品包装、销售票据、购物袋及宣传册处使用“FENDI”商标的行为;2.益朗公司、首创公司立即停止对芬迪公司的不正当竞争行为,包括立即停止在涉案店铺的招牌、店内装潢、外墙指示牌、楼层指示牌、宣传册使用“芬迪”“FENDI”字号以及立即停止有关涉案店铺的虚假宣传行为;3.益朗公司、首创公司连带赔偿芬迪公司经济损失及合理费用共计人民币(以下币种未注明的均为人民币)100万元。在一审审理中,芬迪公司申请撤回第1项诉请中要求益朗公司、首创公司立即停止销售带有“FENDI”商标的商品,立即停止在商品包装上使用“FENDI”商标的诉请。

一审法院认定事实:

一、与芬迪公司权属相关的事实

芬迪公司系第261718号、第G561438号“FENDI”注册商标,第G1130243号、第G906325号“FENDI”注册商标的商标权人。其中,第261718号“FENDI”商标被核定使用的商品类别为第18类的皮包、皮夹、皮箱等,注册有效期自1986年9月至2016年9月。

第G561438号“FENDI”商标被核定使用的商品类别为第18类的皮革及人造皮革、箱子及旅行袋、包、钱包以及第25类的服装、皮鞋、腰带等,注册有效期自1990年11月至2020年11月。

第G1130243号“FENDI”商标被核定使用的商品类别为第18类的皮革和人造皮革、包类、手提袋等,第25类的服装、鞋类等以及第35类的企业经营;企业管理;为了他人的利益将下列各种产品集中在一起,不包括产品的运输,比如像眼镜…包类,钱包以及其他的皮革制品…服装,鞋类帽子…以便顾客能够见到并且购买这些商品等服务类别。注册有效期自2012年6月至2022年6月。

第G906325号“FENDI”商标被核定使用的商品类别为第18类的皮革和人造皮革、大衣箱及旅行袋等以及第25类的服装、鞋类等,有效期自2009年10月至2016年9月。

芬迪爱得乐有限公司不直接生产、销售“FENDI”产品,但负责产品和包装的设计及提供推广产品所需的材料等。产品的生产、销售由芬迪爱得乐有限公司授权其关联公司芬迪有限公司进行。

经芬迪公司确认,在我国境内,芬迪有限公司授权关联公司芬廸(上海)商业有限公司(以下简称芬廸上海公司)购买和进口“FENDI”产品,并可通过百货商店销售。芬廸上海公司确认其经营过程中形成的无形资产均以芬迪爱得乐有限公司为受益人。

(2016)沪徐证经字第3083号公证书载明:截止2016年4月25日,在“芬迪FENDI中国官方网站”上显示,芬廸上海公司在我国境内的北京、上海、广州、成都等城市设有门店25家。这些门店的店招上均标有“FENDI”标识。

二、益朗公司、首创公司销售、宣传涉案产品的事实2015年10月24日,芬迪公司委托代理人自行至益朗公司设立于江苏省昆山市首创奥特莱斯店招为“”的店铺内购买了价值为3,150元的“FENDI”钱包一个。

(2016)沪徐证经字第449号公证书载明:2016年1月15日,芬迪公司委托代理人再次来到上述店铺,购买了一个价值为2,310元的“FENDI”钱包,取得昆山首创奥特莱斯销售小票和销售单各一张、购物袋一个。上述购买的钱包的包装盒、防尘袋、标签、钱包内侧及销售小票、销售单上均标有“FENDI”标识。购物袋上方显著位置标有益朗公司的“”标识,尾部以较小白色字体标有“FENDI”等各品牌名称,购物袋左右侧面均标有益朗公司的名称及联系地址、联系方式。涉案店铺的店招、店铺外墙的指示牌及店铺门口放置的折扣信息指示牌上均标有“FENDI”标识。涉案店铺内陈列着“FENDI”品牌的包、鞋等产品,部分陈列的产品后面放置带有“FENDI”标识的包装盒。芬迪公司委托代理人还取得了首创奥特莱斯的宣传册,在该宣传册及首创奥特莱斯的楼层指示牌中标有各品牌在首创奥特莱斯所处的店铺位置,其中涉案店铺的名称为中英文“芬迪”“FEI”。“FENDI”标识还出现在宣传册“精品推荐”栏目中。

芬迪公司不确认涉案店铺内销售的产品均为“FENDI”正品,但确认其委托代理人至涉案店铺购买的上述两款钱包为“FENDI”正品。

(2016)沪徐证经字第1515号公证书载明:2016年3月4日,芬迪公司委托代理人使用其携带的手机,登录微信,进入“昆山首创奥特莱斯”的微信公众号。该公众号的“品牌荟萃”栏目中涵盖了“FENDI”等品牌。在2015年9月21日刊登的一篇名为“大牌驾到-FENDI-”的文章中,介绍了“FENDI”品牌的品牌历史、品牌文化、经典款式等,该文末尾的“入驻奥莱”中写道“形象高贵的意大利品牌芬迪终于来到昆山…让我们一同期待FENDI的精彩!”。一审审理中,首创公司删除了上述文章及“品牌荟萃”中的“FENDI”标识。

(2016)沪徐证经字第3376号公证书载明:2016年5月4日,益朗公司委托代理人就涉案商场及店铺进行了拍照取证。现场照片显示,在首创公司经营的“首创奥特莱斯”中单独划分了一块开放的街区用于益朗公司经营。该街区出入口的门廊处显著标有“MAN”标识。进入该区域后,该区域内各商铺的店招上分别标有不同品牌的名称,如“FERRAGAMO”等。

涉案商铺位于入口处的第一个商铺,店招上标有“FENDI”标识,店铺右侧的橱窗内放置有一广告牌,广告牌左上侧标有“标识,底部居中标有“FENDI”""标识。店铺内陈列着各种“FENDI”产品。与芬迪公司在(2016)沪徐证经字第449号公证书中公证取证时所摄的照片比较,涉案店铺门口的折扣信息指示牌中标识的“FENDI”字样、店铺外墙的指示牌及产品的包装盒已撤下。

三、益朗公司与芬迪公司经销商货款往来情况

2015年6月26日,益朗公司向上海浦东发展银行申请向法国SHPDESIGN公司(以下简称SHP公司汇出货款欧元1,164,000元。SHP公司是经芬迪FENDI公司许可销售“”正牌产品的经销商。

四、与本案相关的其他事实

2015年7月1日,益朗公司、首创公司签订商铺租赁合同,首创公司将位于江苏省昆山市东城大道首创奥特莱斯面积为1,515.03平方米的商铺租赁给益朗公司使用,租赁期限为5年。

该商铺提供给首创公司作EastDomain店中店经营使用,商铺将使用EastDomain作为对外宣传LOGO标识。经营的品牌包括:FERRAGAMO、FENDI、LOEWE、tOd'S、PAl&SHARK、BALLY、BV、D&G、BURBERRY。品类包括服装服饰、鞋、皮具、饰品及其相关配套服务。益朗公司租赁上述店铺后,于2015年9月30日开始对外经营。

2016年1月,芬迪公司与益朗公司曾就涉案店铺内所售产品是否侵犯芬迪公司权益的问题进行过沟通,但未果。

芬迪公司为本案产生公证费16,500元、翻译费9,121元、产品购买费5,460元,芬迪公司委托诉讼代理人向芬迪公司出具了金额为364,603元的律师费账单。

针对各方当事人有争议的证据和事实,一审法院认定如下:一、关于芬迪公司的注册商标及“FENDI”“芬迪”字号的知名度

2011年12月和2015年5月,案外人以“FENDI”或“芬迪”为检索词,三次在《慧科中文报纸数据库《中国期刊全文数据库》中进行检索,检索人根据检索结果挑选了相关文章。其中检索年限为2006年至2011年期间的文章有471篇。检索年限为2011年11月1日至2015年5月20日期间的文章有196篇。上述检索的文章证明,2006年3月至2015年5月期间,《人民日报》《南方都市报》《广州日报》《河南日报》《北京晨报》《新京报》《新闻晨报》《新闻晚报》《硅谷动力》《现代装饰(家居)》等诸多报刊杂志上均有对芬迪公司“FENDI”“芬迪”品牌的报道或刊登有相关广告。芬廸上海公司的审计报告证明,该公司2011年、2013年至2015年期间,每年的商品销售收入均在2亿以上。

二、关于益朗公司销售的产品是否有合法来源

2015年8月24日,益朗公司向我国海关申报进口由法国出境的货物,并办理了入境货物的检验检疫手续。这批货物中包括“FENDI”品牌的包733个、腰带24条、鞋348双、手镯36个益朗公司已提供证据证明,其于2015年6月向经芬迪公司许可销售“FENDI”正牌产品的法国经销商SHP公司支付了货款,随后于同年8月申报入境了来源于法国的“FENDI”产品。而芬迪公司两次至涉案店铺随机购买的产品均为“FENDI”正牌产品。芬迪公司虽不确认涉案店铺中销售的全部产品均为“FENDI”正牌产品,但芬迪公司未能举证证明涉案店铺所销售产品为假冒产品。鉴于此,益朗公司提供的证据已达到了民事证据高度盖然性的证明标准,能够证明益朗公司销售的“FENDI”产品系正牌产品的事实。

一审法院认为,本案系涉外知识产权侵权纠纷案件,根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》的规定,知识产权的侵权责任,适用被请求保护地法律。本案芬迪公司主张权利的商标系中华人民共和国注册商标,同时芬迪公司还就其指控的不正当竞争行为向我国法院请求救济,故我国系本案被请求保护地,本案依法适用中华人民共和国法律。根据芬迪公司、益朗公司、首创公司诉辩称意见及一审法院查明的事实,本案争议焦点在于:益朗公司、首创公司的行为是否构成商标侵权、擅自使用芬迪公司企业名称及虚假宣传。

一、关于商标侵权行为的认定

芬迪公司主张益朗公司、首创公司实施的商标侵权行为体现在涉案店铺的店招、外墙指示牌、折扣信息指示牌、店内装潢、销售票据、购物袋,在首创公司的宣传册、楼层指示牌及微信公众号中使用了“FENDI”商标。对芬迪公司的上述指控,一审法院认为:

1.芬迪公司主张的涉案商铺店招的使用问题。本案芬迪公司商标分为商品商标和服务商标。就商品商标,鉴于涉案店铺销售的系正牌产品,根据商标权用尽原则,对于经芬迪公司许可合法投放市场的商品,益朗公司在购买后无须经过芬迪公司的许可,就可将该带有商标的商品再次出售或以其他方式提供给公众,包括在为此目的进行的广告宣传中使用商标。即益朗公司为了说明自己的商品或服务,可以基于善意的目的合理使用芬迪公司的商标。故就本案益朗公司行为的考量点应当在于益朗公司对“FENDI”标识的使用是否属于商标合理使用的范畴。包括对以下因素的考量:(1)使用行为是否出于善意和合理;(2)使用行为是否必要;(3)使用行为是否会使相关公众产生混淆和误认。一审法院认为,益朗公司销售的系正牌“FENDI”产品,其经营的商铺位于奥特莱斯商场,这种折扣商场的营业面积较大益朗公司为了向消费者标识其商品的来源,便于消费者寻找到其欲购买的品牌,有必要在店招标明其出售产品的品牌,以明确其出售产品的类别。益朗公司的这种使用方式只是为了向相关公众传递其出售的商品来源于芬迪公司的客观事实,用以指示其提供的商品的真实来源,而非为了让相关公众产生混淆。况且益朗公司还采取了以下措施:在其街区出入口处标明了其公司的中英文标识;在提供消费者的购物袋上显著标明了其公司的英文标识及公司的企业名称、联系方式,购物袋底部明确标注了公司销售的诸多品牌;在本案一审审理中,益朗公司还在涉案店铺的橱窗内放置了广告牌,显著标明了公司的标识。故益朗公司的上述使用方式不会造成相关公众的混淆和误认。益朗公司所售产品系从芬迪公司经销商处合法取得,其在出售上述产品时保持了正牌商品的品质和样态,属于商标合理使用范围,并不侵犯芬迪公司商品商标的注册商标专用权。

关于服务商标,芬迪公司服务商标核定使用在第35类的“为了他人的利益将下列各种产品集中在一起,不包括产品的运输,比如像眼镜…包类,钱包以及其他的皮革制品…鞋类,帽子…以便顾客能够见到并且购买这些商品”但本案益朗公司实施的系商品销售行为,即提供的系商品销售服务。《商标注册用商品和服务国际分类表》并未将商品销售纳入第35类服务类别中,在国家工商行政管理总局商标局《关于国际分类第35类是否包括商场、超市服务问题的批复》中更是明确第35类服务的主要目的在于对“商业企业的经营或者管理进行帮助”或者“对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助”。因此,第35类服务的内容是“为他人销售商品(服务)提供建议、策划、宣传、咨询等服务”,并不包括“商品的批发、零售”。实际上,益朗公司在涉案店铺中仅销售其自行购置的“FEND”品牌产品,并无其他品牌,该销售行为既与一般商场、超市对商品的销售服务不相同且不相类似,又与第35类服务商标所包含的服务不相同且不相类似。在此情况下,其在店招中使用“FEND”标识的行为仍然是对商品商标的一种使用,完全是为了出售“FENDI”正牌产品的合理需要,其使用方式并未超出合理使用的范畴,并不构成对芬迪公司服务商标的侵犯。

2.芬迪公司主张的其他使用行为。(1)首创公司的宣传册、楼层指示牌中使用的“FENDI”标识,只是为了向相关公众指示销售“FENDI”品牌产品的地理位置,便于有购买需求的相关公众寻找到出售该品牌的店铺。首创公司微信公众号中使用的“FENDI”标识,也是客观介绍其商场内出售产品的品牌。首创公司的上述使用行为是为了帮助益朗公司实现再次销售“FENDI”产品的目的,并无不当之处。(2)涉案店铺的外墙指示牌、折扣信息指示牌、销售票据、购物袋上使用的“FENDI”标识,这是益朗公司为了实现向相关公众告知其出售产品的品牌或告知参与折扣的品牌名称的目的,属于商标合理使用的范畴。(3)涉案店铺店内装潢上使用的“FENDI”标识,益朗公司仅仅是将带有“FENDI”标识的产品包装盒与产品共同陈列在产品陈列架上,并非作为店内装潢使用。这些产品包装盒系“FENDI”正牌产品的一部分,益朗公司再次出售这些产品时,有权为了实现销售目的,在合理范围内使用。况且益朗公司仅在部分产品的陈列架上使用这些包装盒,并未超出合理使用的范围,故上述行为并无不当之处。

综上,一审法院对芬迪公司认为益朗公司、首创公司实施了商标侵权行为的主张不予采纳。

二、关于使用企业名称行为的认定

芬迪公司、益朗公司、首创公司对“FENDI”“芬迪”能否作为芬迪公司企业名称保护存在分歧。一审法院认为,即便上述标识能作为芬迪公司企业名称保护,涉案店铺销售的系“FENDI”正牌产品,益朗公司、首创公司在店铺、商场等处使用“FENDI”“芬迪”标识的行为仅仅是为了表明其出售产品的品牌,并不存在擅自使用芬迪公司企业名称的行为。故无论“FENDI”“芬迪”标识能否作为芬迪公司企业名称予以保护,益朗公司、首创公司对“FENDI”“芬迪”标识的使用均是对其销售商品商标的合理使用。

因此,对芬迪公司主张益朗公司、首创公司擅自使用芬迪公司企业名称的诉请,一审法院不予支持。

三、关于虚假宣传行为的认定

一审法院认为,首创公司微信公众号的“大牌驾到--FENDI”文章只是客观介绍了芬迪公司品牌的品牌历史、品牌文化、经典款式,并告知相关公众芬迪品牌即将入驻商场的客观事实,并无误导益朗公司与芬迪公司专卖店之间存在关联关系的相关内容,属于为宣传推广其商场内所售品牌的合理使用范畴,并不构成虚假宣传。

综上,一审法院认为益朗公司、首创公司的行为未侵犯芬迪公司的注册商标专用权,亦未擅自使用芬迪公司的企业名称,其宣传推广行为也是为了实现其销售“FENDI品牌而做的推广和宣传,并不构成虚假宣传。芬迪公司系“FEDI”产品的商标权人,法律赋予商标权人禁止他人擅自使用其商标的权利,是为了维护商标权的商誉及防止他人不当使用造成消费者的混淆,但并不赋予商标权人在相关商品或服务上享有绝对的垄断权。因此,商标权人虽然可以阻止他人采用足以使相关公众混淆的方式在相同或类似的商品或者服务上使用相同或近似的标识,但不能阻止他人为了说明商品与服务的真实来源而使用该商标。涉案产品系益朗公司从芬迪公司经销商处大批量购买所得,芬迪公司应当意识到这种批量购买商品的方式,必然是为了实现商品的再次销售。那么芬迪公司就应当对这种再销售过程中使用芬迪公司商标的行为予以容忍,允许其为了实现再次销售对芬迪公司商标的合理使用及以此为目的的宣传和推广。这样才能实现商品价值的最大化,在一定程度上也会加快和促进芬迪公司商品的出售和流通,促进其利润的最大化。倘若芬迪公司为了维护其专卖店的利益,则应当通过合同形式约束其生产商和经销商向专卖店以外的客户群体批量出售货物的行为,而不应在完成首次出售行为后,在没有合法依据的情况下,对再出售商品的行为予以限制。在经济全球化的背景下,涉案商品经芬迪公司同意首次投放市场后,对芬迪公司而言,其已从该商品的首次销售中收回了投资、获得了其应得的利润。在商品首次出售后,如果还允许商标权利人在商品的再次销售中,干涉他人合理使用权利人的商标,无疑会阻碍市场的公平竞争,不利于市场秩序的健康发展。

一审法院判决:驳回芬迪公司的全部诉讼请求。一审案件受理费13,800元,由芬迪公司负担。

芬迪公司不服一审判决,上诉请求:撤销中华人民共和国上海市浦东新区人民法院(2016)沪011民初27968号民事判决,依法改判支持芬迪公司的一审全部诉讼请求。二审庭审中,芬迪公司明确其上诉请求为,确认益朗公司在涉案店铺的店招上使用“FENDI”的行为属于商标侵权和不正当竞争行为,首创公司为益朗公司的上述侵权行为提供了帮助,益朗公司、首创公司并就上述侵权行为赔偿芬迪公司经济损失及合理费用100万元。

二审法院认定,一审法院查明的事实属实。

二审法院另查明,2016年12月6日,上海市徐汇公证处出具(2016)沪徐证经字第9522号公证书(以下简称9522号公证书),该公证书记载了北京万慧达(上海)律师事务所委托代理人易智新、李国曙在公证员的监督下对涉案店铺的外观和周围环境进行了拍照,照片显示:1.在“首创奥特莱斯”的店铺指示牌中,益朗公司经营的相关店铺的标注为:“F1bo4FERRAGAMOF11-b05FENDI”“F1-B06LOEWE”。2.涉案商铺店招上单独标有“FENDI”标识。3.涉案店铺门口的折扣信息指示牌中标识了“FENDI”字样4.与(2016)沪徐证经字第3376号公证书中公证取证时所摄的照片比较,9522号公证书照片中,涉案店铺的右侧橱窗内未放置左上侧标有标识的广告牌。

2017年2月23日,上海市徐汇公证处出具的(2017)沪徐证经字第1738号、第1739号、第1740号公证书(以下简称问卷调查公证书)记载了在2017年2月18日至2017年2月19日期间,上海零点指标信息咨询有限公司(以下简称零点公司)工作人员分别在江苏省昆山市东城大道五一号(东城大道与昆嘉路交汇处)首创奥特莱斯、江苏省昆山市景王路一一六六号东外滩商业街2-5号附近、江苏省昆山市前进东路ニ五号世贸广场一楼,从来往人群中随机选择愿意接受问卷调查的对象进行现场随机问卷调查,并获得“奢侈品店铺形象调查问卷”的过程。公证员对上述调查行为和过程进行了现场监督,对问卷调查地址等进行了拍照,将获得的42份“奢侈品店铺形象调查问卷”作为公证书的附件予以留存。

2017年2月,零点公司出具《奢侈品店铺形象调查报告(昆山)》,该报告称,本次调查采用随机拦截问卷调查的方式,采用分层随机抽样的抽样方法,旨在了解消费者是否能准确判断昆山首创奥特莱斯商场内“EASTDOMAIN”/“亿东名品”所经营的“FENDI”店铺与“FENDI”品牌方之间的关系。该报告对问卷调查公证书中所附的42份“奢侈品店铺形象调查问卷”进行统计、分析后作出如下研究结论:1.在整体42名受访者中,69%的受访者(29名)认为昆山首创奥特莱斯商场内的“FENDI”店铺与品牌方存在关系,如是品牌直营专卖店或是被品牌方授权所开设的店铺;23.8%的受访者(10名)认为昆山首创奥特莱斯商场内的“FENDI”店铺与品牌方没有任何关系;还有7.1%的受访者(3名)则表示说不清昆山首创奥特莱斯商场内的“FENDI”店铺与品牌方之间的关系。

2.在整体42名受访者中,66.7%的受访者(28名)表示没有在昆山首创奥特莱斯商场内看到过“EASTDOMAIN亿东名品”的标识;有23.8%的受访者(10名)表示在昆山首创奥特莱斯商场内看到过“EASTDOMAIN”/“亿东名品”的标识;而还有9.5%的受访者(4名)则表示说不清、记不得是否在昆山首创奥特莱斯商场内看到过“EASTDOMAIN”/“亿东名品”的标识。3.在上述第二项中表示在昆山首创奥特莱斯商场内看到过“EASTDOMAIN”/“亿东名品”标识的10名受访者中,有70%的受访者(7名)认为,“EASTDOMAIN”/“亿东名品”与“FEDI”品牌方存在关系;而有20%的受访者(2名)表示说不清“EASTDOMAIN”/“亿东名品”与“FENDI”品牌方之间的关系;仅有10%的的受访者(1名)表示“EASTDOMAIN”/“亿东名品”与“FENDI”品牌方之间不存在任何关系。

芬迪公司提供的百度地图截屏显示,上述问卷调查公证书中涉及的三个问卷调查地址,分别位于首创奥特莱斯商场及其周边0.8公里、2.1公里处。

北京万慧达(上海)律师事务所为上述9522号公证书和问卷调查公证书支付公证费37,000元,向零点公司支付咨询费40,280元。芬迪公司向二审法院确认其在一审判决后为本案支出的合理费用不在本案中主张,本案中主张的合理费用仅指其在一审中主张的公证费16,500元、翻译费9,121元、产品购买费5,460元、律师费364,603元。

2017年5月18日,二审法院会同各方当事人对涉案店铺进行了现场勘验,结果如下:涉案店铺所在区域位于昆山首创奥特莱斯商场中央大道后部,中央大道前后左右均有通往昆山首创奥特莱斯商场其他部分的通道。在中央大道面向涉案店铺所在区域可见,该区域前端二楼廊桥上方以及该区域后端一楼廊桥上方均标注有“MAN”标识,在该区域左侧F1B04-F1B06门头店招依次标注FERRAGAMO、FENDI、LOEWE,其中在LOEWE、FENDI门头店招的左上方有“”标识,且上述F1B04-F1B06店铺内部相连通。在该区域右侧F1B21-F1B26门头店招依次标注TOD’S、PAUL&SHARK、B、BOTTEGAVENETA、DOLCE&GABBANA、BURBERRY,其中在BAL、DOLCE&GABBANA门头店招的左上方有“”标识,且上述F1B21-F1B25店铺内部相连通。勘验中益朗公司确认涉案店铺门头店招上原仅单独标注FENDI,“”标识系其在二审庭审后添加。

二审法院认为,本案中,各方当事人的主要争议焦点在于在涉案店铺的店招上单独使用“FENDI”标识的行为是否侵害了芬迪公司的涉案商标权,是否构成了对芬迪公司的不正当竞争。

一、关于涉案店铺店招上单独使用“FENDI”标识是否属于基于善意目的的合理使用

二审法院对于一审法院关于“益朗公司经营的涉案店铺内销售的系芬迪公司的正牌商品,因此,益朗公司为了说明自己的商品或服务,可以基于善意的目的合理使用芬迪公司的商标”的观点予以认同,但是构成商标合理使用应当符合下列条件:(1)使用行为是善意和合理的,并未将他人商标标识作为自己商品或服务的标识使用;(2)使用行为是必要的,仅是在说明或者描述自已经营商品的必要范围内使用;(3)使用行为不会使相关公众产生任何混淆和误认。因此,涉案店铺的店招上单独使用“FENDI”标识是否属于基于善意目的合理使用芬迪公司的商标,仍应当根据该种具体使用行为实际体现的使用方式是否超过必要限度,以及给予相关消费者的认知等客观事实,予以综合判断。

本案中,首先,店招就是店铺的招牌,主要用来指示店铺的名称和记号。自古以来店招多用于表明店铺的经营者,随着现代商业的不断发展以及特许经营的兴起,亦有特许人许可被特许人在被特许人经营的店铺店招上使用其商标或者字号,以表明该店铺内经营的商品或服务获得了特许人的许可。因此,在店招上使用的商标或字号指示的是店铺的经营者,或者指示了店铺的经营者与商标或者字号权利人之间的授权关系。故在涉案店铺上单独使用“FENDI”标识,其实质仍是指向涉案店铺的经营者是芬迪公司,或者与芬迪公司存在商标或字号许可使用等关联关系。而益朗公司仅是涉案“FENDI”正牌商品的销售者,其与芬迪公司不存在任何关联关系,包括不存在商标或字号许可使用等关联关系,故益朗公司在涉案店铺店招上单独使用“FENDI”标识的行为尚不属于善意和合理的使用。

其次,善意的商标使用行为应当是必要的,其目的仅是在说明或者描述自己经营的商品。而涉案店铺店招上单独使用“FENDI”标识,显然已经超过了说明或者描述自己经营商品的必要范围。

再次,基于善意目的的合理使用行为应当是相关公众仅根据该使用行为本身就足以作出清晰、合理、正常的判断,而不会产生任何混淆和误认。本案中,针对益朗公司在涉案店铺的店招中单独使用“FENDI”标识的行为,相关公众施以一般注意义务,在普遍情况下均会得出涉案店铺由芬迪公司经营或者经芬迪公司授权经营的认知,而芬迪公司在二审提供的问卷调查公证书中所体现的在整体42名受访者中29名受访者对于涉案店铺系品牌直营专卖店或是被品牌方授权所开设的认知,已足以证明上述观点。

更何况即使考虑了益朗公司上述表明其涉案店铺经营者身份的u2”标识等情况,10名看到过上述标识的受访者中仍有7名受访者认为,涉案店铺与“FENDI”品牌方存在品牌直营专卖店、品牌方授权店、加盟店等关联关系。因此,益朗公司在涉案店铺店招上单独使用“FEDI”标识,已经造成相关公众对于涉案店铺由芬迪公司经营或者经芬迪公司授权经营的混淆和误认。

综上,在涉案店铺店招上单独使用“FENDI”标识并不属于基于善意目的合理使用。

二、关于益朗公司在涉案店铺店招上单独使用“FENDI”标识是否侵害了芬迪公司涉案商标权

本案中,芬迪公司主张益朗公司在涉案店铺店招上单独使用“FENDI”标识,侵害了芬迪公司对第261718号、第G561438号“FENDI”注册商标,第G1130243号、第G906325号“FENDI”注册商标享有的注册商标专用权。其中,第261718号、第G561438号“FENDI”注册商标,第G906325号FENDI”注册商标分别核定使用的是第18类皮包等,第25类服装等商品而第G1130243号“FENDI”注册商标核定使用的除第18类皮包等,第25类服装等商品外,还包括了第35类企业经营、企业管理等服务类别。益朗公司在涉案店铺店招上单独使用“FENDI”标识,指示了涉案店铺由芬迪公司经营或者经芬迪公司授权经营,其指向还是涉案店铺经营者的身份,因此,在涉案店铺店招上单独使用“FENDI”商标的行为,应当认为是在表明企业经营、管理者身份等服务类别上使用“FENDI”标识的行为,考虑到芬迪公司已经在第35类企业经营、企业管理的服务类别中拥有第G1130243号“FENDI注册商标,因此,益朗公司的上述在涉案店铺店招上单独使用“FENDI”标识的行为,属于未经第G1130243号“DI商标注册权人芬迪公司许可,在与第G1130243号FENDI“”商标核定使用的相同类别即企业经营、企业管理服务类别内使用“FENDI”标识的侵权行为,益朗公司应当就此承担相应的民事侵权责任。

三、关于益朗公司在涉案店铺店招上单独使用“FENDI”标识是否构成对芬迪公司的不正当竞争

自2006年3月至2015年5月期间,《人民日报》《南方都市报》等诸多报刊杂志上均有对芬迪公司“FENDI”“芬迪”品牌的报道或刊登有相关广告。芬廸上海公司的审计报告证明,该公司2011年、2013年至2015年期间,每年的商品销售收入均在2亿以上。上述事实互相印证,足以证明芬迪公司其外国企业名称(FENDIADELE.R.L.)中的主要部分“FENDI”,经芬迪公司在中国境内长期、单独的使用,已经和芬迪公司形成对应关系,并具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉。故“FENDI”作为芬迪公司外国企业名称中的“字号”,可以认定为反不正当竞争法第五条第三项规定的“企业名称”。现益朗公司未经芬迪公司许可,在涉案店铺的店招上单独使用了芬迪公司的字号“FENDI”,并已经致使相关公众产生涉案店铺由芬迪公司经营或者经芬迪公司授权经营,涉案店铺提供的服务由芬迪公司提供或者由芬迪公司授权提供的混淆和误认。综上,益朗公司在涉案店铺店招上单独使用“FENDI”标识的行为,属于擅自使用芬迪公司企业名称、引人误认为是芬迪公司提供服务的不正当竞争行为,益朗公司应当就此承担相应的民事侵权责任。

四、关于首创公司对于益朗公司在涉案店铺店招上单独使用“FENDI”标识,是否构成帮助侵权

本案中,首创公司作为涉案店铺所在的首创奥特莱斯商场的经营管理者,其明知涉案店铺并非芬迪公司自行经营,益朗公司除了销售“FENDI”商品之外与芬迪公司之间并无其他授权关系。

但首创公司对于益朗公司在店招中单独使用表明涉案店铺经营者和涉案店铺服务提供者的“FENDI”标识的行为,不但未予制止,反而在其“昆山首创奥特莱斯”的微信公众号中涵盖了“FENDI”等品牌,并刊登名为“大牌驾到-FENDI”的文章,还在“首创奥特莱斯”的店铺指示牌中,以“F1-B55FENDI”的方式进行标注。

首创公司的上述行为,并未向相关消费者明示益朗公司涉案店铺经营者的身份,亦足以使相关消费者产生涉案店铺系芬迪公司经营或者经芬迪公司授权经营的混淆和误认且首创公司从未对益朗公司在涉案店铺店招上单独使用“FENDI”标识的行为,有过任何制止。因此,首创公司放任益朗公司在涉案店铺店招上单独使用“FENDI”标识的行为,属于为益朗公司上述商标侵权和不正当竞争行为提供了帮助和便利的帮助侵权行为,首创公司应当就此与益朗公司共同承担侵权民事责任。

五、关于首创公司、益朗公司在本案中所应承担的民事责任

益朗公司在涉案店铺店招上单独使用“FENDI”标识的行为,侵害了芬迪公司对第G1130243号“FENDI注册商标享有的专用权,并同时构成对芬迪公司的不正当竞争,故益朗公司应当就此承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。本案中益朗公司在涉案店铺店招上单独使用“FENDI”标识的同一侵权行为既构成商标侵权又构成不正当竞争,属于侵权竞合,因此在确定益朗公司的赔偿数额时,不应重复计算。鉴于本案中芬迪公司没有证据证明其因侵权所受损失或益朗公司因侵权所获利益,故二审法院综合考虑芬迪公司“FENDI”标识的知名度,益朗公司的主观过错,在涉案店铺店招上使用“FENDI”标识这一侵权行为的性质、期间、后果,以及芬迪公司在本案中主张的为本案所支出费用的合理性等因素,酌情确定益朗公司在本案中所应承担的赔偿数额。首创公司为益朗公司在涉案店铺店招上使用“FENDI”标识的上述商标侵权和不正当竞争行为提供了帮助和便利,故首创公司应当就益朗公司上述应承担的赔偿数额承担连带赔偿责任。

二审法院判决:一、撤销上海市浦东新区人民法院(2016)沪0115民初27968号民事判决;二、益朗公司立即停止对芬迪公司第G1130243号“FENDI”注册商标专用权的侵害;三、益朗公司立即停止擅自使用芬迪公司企业名称“FENDI”的不正当竞争行为;四、益朗公司、首创公司应于判决生效之日起十日内共同赔偿芬迪公司包括合理费用在内的经济损失350,000元;五、驳回芬迪公司其余一审诉讼请求。一审案件受理费13,800元、二审案件受理费13,800元,由芬迪公司负担8,970元,由益朗公司、首创公司共同负担18,630元。

围绕当事人的再审请求,本院对有争议的证据和事实认定如下:

再审期间,被申请人芬迪公司向本院提交以下证据材料:1.佛罗伦萨奥特莱斯联合销售经营协议;2.砂之船(杭州)奥特莱斯联营合同;3.房山首创奥特莱斯合作经营协议书,证据1、2、3证明全国各地多家奥特莱斯商场均要求入驻店铺须获得品牌方的授权许可;证据4.问卷调查报告;证据5.(2019)沪徐证经字第6694、6695、6696号公证书,证据4、5证明相关公众认为奥特莱斯商场内开设的门店与相应的品牌方存在关联关系,即门店是由品牌方直接开设或授权开设。

益朗公司质证认为,对上述证据的真实性均不予认可,且证据1、2、3与本案无关,证据4、5中的调查主体不具备出具调查报告的法律资质,调查报告的内容对本案没有参考性。

首创公司质证认为,对证据1、2、3的真实性、合法性和关联性均不予确认;对证据4、5的真实性予以认可,调查主体没有向被调查者作如实披露,侵犯了个人隐私,不具有合法性,对关联性亦不予认可。

本院经审查认为,芬迪公司提交的证据1、2、3没有原件以供核对,故对其真实性无法确认,且上述证据均为案外人之间的内部约定,与本案不具有关联性,故本院不予采纳;证据4、5真实且合法,其与本案的关联性,本院将在下文中予以论述。益朗公司、首创公司没有提交新证据。再审查明:原审查明的事实属实,应予确认。另查明:芬迪公司在本院再审庭审中进一步明确其在本案中主张权利的商标为第G1130243号“FENDI”注册商标,商品类别为第35类服务。还查明:各方当事人于2017年10月19日确认,原二审判决后,益朗公司已将涉案店铺关闭。

本院再审认为,本案的争议焦点是:一、益朗公司在店招上使用“FENDI”标识是否侵害了芬迪公司对第G1130243号FENDI“”注册商标在第35类服务上的专用权;二、益朗公司在店招上使用“FENDI”标识是否构成擅自使用芬迪公司企业名称的不正当竞争行为;三、原二审判决的损害赔偿责任是否有误。

鉴于被控行为发生在2019年修改并施行的《中华人民共和国商标法》和2017年修改、2018年1月1日施行的《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称2017年《反不正当竞争法》)施行之前,本案应当适用修改前的法律,即2013年修改的《中华人民共和国商标法》(以下简称2013年《商标法》)和1993年制定并施行的《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称1993年《反不正当竞争法》)

一、益朗公司在店招上使用“FENDI”标识是否侵害了芬迪公司对第G1130243号“FENDI”注册商标在第35类服务上的专用权

2013年《商标法》第五十七条列举了侵犯注册商标专用权的行为包括:(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标;(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的。据此,在进行商标侵权判断时,商标相同或近似、商品(服务)相同或类似是构成上述侵权行为的要件事实。同时,商标法和相关司法实践也确立了商标合理使用(正当使用)规则为平衡商标权人与社会公众的利益对商标权作出一定限制。本案中,应判断被诉行为是否构成商标法列举的商标侵权行为,并考量能否成立合理使用的侵权例外抗辩。

(一)被诉行为是否构成商标法列举的商标侵权行为

本案中,益朗公司在店招上使用的“FENDI”标识与芬迪公司的第G1130243号“FENDI”注册商标相同。芬迪公司的商标注册证载明,G1130243号“FENDI”注册商标核定使用的第35类服务为:广告;企业经营;企业管理;办公室事务;为了他人的利益将下列各种产品集中在一起,不包括产品的运输,比如像香料,化妆品,眼镜,电话设备,计算机,摄影器材,摄像机,珠宝,钟表仪器,包类,钱包以及其他的皮革制品,家具,镜子,画框,床单和桌布,毛巾,服装,鞋类,帽子个人用品,以便顾客能够见到并且购买这些商品。益朗公司开设涉案店铺提供的服务与“FENDI”注册商标核定的第35类服务是否相同或类似,存在较大争议。

益朗公司认同并主张一审判决的观点:《商标注册用商品和服务国际分类表》并未将商品销售纳入第35类服务类别中,在国家工商行政管理总局商标局(以下简称国家商标局)《关于国际分类第35类是否包括商场、超市服务问题的批复》中更是明确第35类服务的主要目的在于对“商业企业的经营或者管理进行帮助”或者“对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助”。因此,第35类服务的内容是“为他人销售商品(服务)提供建议、策划、宣传、咨询等服务”,并不包括“商品的批发、零售”。益朗公司提供的是商品销售服务,该销售行为既与一般商场、超市对商品的销售服务不相同且不相类似,又与第35类服务商标所包含的服务不相同且不相类似。

芬迪公司认同并主张原二审判决的观点益朗公司在涉案店铺店招上单独使用“FENDI”商标的行为应当认为是在表明企业经营、管理者身份等服务类别上使用“FENDI”标识的行为,属于在与第G1130243号“FENDI”商标核定使用的相同类别即企业经营、企业管理服务类别内使用“FENDI”标识的侵权行为。芬迪公司还认为,一审判决援引的国家商标局《关于国际分类第35类是否包括商场、超市服务问题的批复》对第35类服务的解释已被后续从2007年1月1日开始适用的第九版《商标注册用商品和服务国际分类表》删除,益朗公司提供的商品销售服务亦属于“为了他人的利益将下列各种产品集中在一起,不包括产品的运输,比如像香料…个人用品,以便顾客能够见到并且购买这些商品”。

本院再审认为,《商标注册用商品和服务国际分类表》第35类服务主要包括个人或组织旨在对商业企业的经营或管理进行帮助、对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助所提供的服务以及广告部门为各种商品或服务提供的广告宣传服务。审判决援引国家商标局《关于国际分类第35类是否包括商场、超市服务问题的批复》对第35类服务的解释,认为第35类服务不包括经营者作为销售主体从事的商品批发、零售服务,本院予以认同。芬迪公司主张国家商标局于2004年作出的上述批复已被2007年第九版《商标注册用商品和服务国际分类表》删除,并无依据。本案中,益朗公司开设涉案店铺系从事商品销售活动,其在店招上使用涉案商标也是指向其店铺所从事的商品销售活动,故本院对芬迪公司关于益朗公司提供的服务与第35类服务相同的主张不予采信。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款规定,类似服务,是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同,或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。商品销售服务与第35类服务的内容和方式具有一定关联,两者是否类似并非绝对肯定与否定的判断,还应考量服务的类似程度是否足以导致相关公众产生混淆。本案中,益朗公司在其开设的涉案店铺店招上单独使用涉案商标,即便其店铺装潢与芬迪公司统一管理并开设的直营店铺不同,但仍足以导致相关公众误认为涉案店铺与芬迪公司之间存在着控制、许可等关联关系。而益朗公司在廊桥、购物袋、橱窗等处使用其自有的“”标识并不足以消除上述混淆以使消费者获得清晰认知。故益朗公司在涉案店铺店招上使用“FENDI”标识系在类似服务上使用与涉案商标相同的商标,容易导致混淆,属于商标法列举的商标侵权行为。

(二)被诉行为是否系商标合理使用

本案原一、二审判决均指出,构成商标合理使用应当符合使用行为系善意和合理、使用行为限于必要范围、使用行为不会导致相关公众对商品/服务来源的混淆和误认三个条件本院再审认为,客观上可能导致消费者产生混淆的商标使用行为并非一概不构成商标合理使用,为指示说明商品或服务用途、来源等真实信息而使用他人商标的行为即使可能导致混淆,也应当以使用目的是否善意,方式是否合理、是否符合诚信的商业惯例作为合理使用的判断标准。

关于益朗公司的使用目的是否系善意,本院再审认为,一般情况下,店招系用来表明店铺经营者身份,但店铺使用店招并不必然出于指明经营者身份的目的,也可能是为了向消费者提示和宣传店铺所经营的商品或服务,便于消费者迅速寻找到其欲购买的商品或服务。因此,仅凭益朗公司在涉案店铺的店招上使用“FENDI”标识这一事实不足以认定益朗公司在主观上具有混淆服务来源的目的。在案证据显示,首创公司经营的“首创奥特莱斯”中单独划分了一块开放的街区给益朗公司开设店铺销售不同品牌的商品,涉案店铺与位于该街区内的相邻店铺采用了相同的外墙设计风格,店招均为相同的黑底白字设计,又经二审法院现场勘验查明涉案店铺与相邻店铺内部相连通,再结合益朗公司在廊桥、购物袋、橱窗等处使用其自有的“”标识等情况,本案中难以认定益朗公司在主观上存在混淆服务来源的意图。

关于益朗公司的使用行为是否必要和合理,本院再审认为,本案的特殊性在于,益朗公司经营的涉案商铺位于奥特莱斯商场内,这种商场系以名牌且低价的商品吸引顾客,其商铺的设置通常以品牌为单元并在单元外部显著标注该单元所经营的品牌名称,以便消费者在大面积、多街区的奥特莱斯商场中找到其欲购买的品牌商品。因此,在奥特莱斯商场内,零售商在商铺外部显著标注其经营商品的商标具有一定的合理性和必要性。但判断益朗公司的使用行为是否超过了说明或者描述自己经营商品的必要范围、是否具有合理性,还应当在使用方式的必要性和混淆可能性之间进行价值衡量和取舍。在奥特莱斯商场内,如不允许零售商在商铺外部显著标注其经营商品的商标,会产生以下两种后果:其一,奥特莱斯商场若要在各个商铺外显著标注所经营的品牌名称,则只能引入品牌所有者或者与品牌所有者存在商标许可关系的经营者,而排斥其他零售商,这将削弱奥特莱斯商场的低价优势;其二,若奥特莱斯商场引入的经营者与品牌所有者不存在商标许可关系,则其无法在商铺外显著标注所经营的品牌名称,这将削弱商场购物的便利性。尽管如此,如前所述益朗公司的该种使用行为容易导致消费者对涉案店铺与芬迪公司之间的关联关系产生混淆,直接损害到商标的来源识别功能。本院再审认为,两害相权取其轻,不宜以损害商标基本功能为代价换取奥特莱斯商场的低价优势和便利性,对于奥特莱斯商场内合理使用品牌商标的必要范围应予以限缩。

此外,本院还注意到,随着我国市场经济的发展,品牌方和销售商正从原先的生产一销售纵向关系,逐步发展为纵向关系与销售环节横向竞争关系兼具的市场竞争关系。一方面,品牌方正从原先商品生产者的定位走向销售终端,逐步建立起自有的销售体系,如旗舰店、专卖店等。另一方面,品牌方自有销售体系之外的其他销售商也逐渐形成了一些区别于品牌方专卖店的销售模式,如品牌集合店等。而本案中,益朗公司的商标使用行为模糊了上述两种销售渠道的界线,遏制了品牌方与销售商在销售环节的横向竞争,难言其具有合理性并符合商业惯例。

综上,本院再审认为,益朗公司在涉案店铺店招上使用“FENDI”标识不属于商标的合理使用,构成商标侵权。

二、益朗公司在店招上使用“FENDI”标识是否构成擅自使用芬迪公司企业名称的不正当竞争行为

1993年《反不正当竞争法》第五条规定,经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易,损害竞争对手:…(三)擅自使用他人的企业名称或者姓名,引人误认为是他人的商品。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(以下简称不正当竞争司法解释)第六条规定,企业登记主管机关依法登记注册的企业名称,以及在中国境内进行商业使用的外国(地区)企业名称,应当认定为反不正当竞争法第五条第(三)项规定的“企业名称”。具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号,可以认定为反不正当竞争法第五条第(三)项规定的“企业名称”。第七条规定,在中国境内进行商业使用,包括将企业名称用于商品、商品包装以及商品交易文书上,或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中应当认定为反不正当竞争法第五条第(三)项规定的“使用”

关于“企业名称”的认定,益朗公司认为,芬迪公司无市场知名度,芬迪公司的“FENDI”字号不能认定为反不正当竞争法保护的企业名称。本院再审认为,反不正当竞争法所保护的字号并不要求达到知名度较高、为相关公众所熟知的程度;由于字号在企业名称中最具识别意义,使用具有知名度的字号与使用企业名称产生同样的结果,故企业名称中的字号具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉,即能认定为反不正当竞争法保护的“企业名称”;对于外国企业名称(字号),还须以在中国境内使用为要件。

根据本案中查明的事实,被诉行为发生时,芬迪公司的字号“FENDI”在中国境内经过相当时期和范围的品牌宣传和使用,具有一定的市场知名度,也为相关公众所知悉,可以认定为1993年《反不正当竞争法》第五条第(三)项规定的“企业名称”而获得反不正当竞争法的保护。故本院对益朗公司的上述主张不予支持。

关于“使用”行为的认定,根据不正当竞争司法解释第七条之规定,益朗公司在店招上使用“FENDI”标识属于1993年《反不正当竞争法》第五条第(三)项规定的“使用”行为。该行为是否构成擅自使用芬迪公司企业名称的不正当竞争行为,关键在于“引人误认为是他人的商品”的认定本院认为,1993年《反不正当竞争法》第五条第(三)项规定的擅自使用企业名称的混淆仿冒行为既包括对商品来源的混淆,也包括对市场主体关联关系的混淆。理由如下:首先,从反不正当竞争法律体系考量,1993年《反不正当竞争法》第五条规定了几种混淆仿冒的不正当竞争行为,其混淆后果应当是一致的。不正当竞争司法解释第四条将1993年《反不正当竞争法》第五条第(二)项规定的“造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品”解释为“足以使相关公众对商品的来源产生误认,包括误认为与知名商品的经营者具有许可使用、关联企业关系等特定联系”,明确了对知名商品特有名称、包装、装潢的仿冒所导致的混淆既包括商品来源的混淆,也包括关联关系的混淆。据此,第五条第(三)项中的混淆也应当包括商品来源的混淆和关联关系的混淆。其次,从反不正当竞争法立法目的考量,反不正当竞争法旨在通过规范和调整竞争关系来保障市场机制正常有效运行其在维护经营者合法权益的同时也通过维护竞争秩序来实现对消费者权益的保护,故反不正当竞争法并非商标法等知识产权专门法的替代物,而是通过发挥其独立的制度价值对商标法等知识产权专门法予以补充。

尤其当原告的字号与其注册商标相同时,对于字号的保护如果仅从制止商品来源混淆的角度来考虑,则将影响反不正当竞争法律制度价值功能的发挥。因此,仿冒企业名称所导致的混淆应当包括对关联关系的混淆。最后,从我国反不正当竞争法的立法背景考量,《保护工业产权巴黎公约》第十条之二明确规定,采用任何手段对竞争者的营业所、商品或工商业活动产生混淆性质的一切行为,应当予以禁止。世界知识产权组织对此作了进一步解释:混淆的概念不应限于商业来源或出处的混淆,还应当包括对商业关系的混淆,如有关隶属、附属关系的混淆等。相应地,2017年《反不正当竞争法》第六条对1993年《反不正当竞争法》第五条作出了修订,进一步澄清了混淆行为的概念包括引人误认为与他人存在特定联系。还需要指出的是,反不正当竞争法所规制的混淆仿冒行为并不要求以实际造成混淆后果为构成要件,而是要求足以使相关公众产生误认,即具有较高的混淆误认盖然性。

本案中,根据一审法院查明的事实,涉案店铺销售的系正牌产品,即经芬迪公司许可合法投放市场的商品,且益朗公司在销售上述商品时保持了商品的品质和样态,故益朗公司在店招上使用芬迪公司的字号不足以造成相关公众对商品来源的混淆误认。

关于关联关系的混淆可能性,本院再审认为,店招多用于表明店铺经营者身份,或者指示店铺经营者与商业标识权利人之间具有许可使用、特许加盟等关联关系;涉案店铺并非芬迪公司开设的品牌直营店,也非授权加盟店,其在店招上使用“FENDI”标识具有较高的混淆误认可能性。芬迪公司在二审和再审中提交的公证书、调查问卷及调查报告可以进一步佐证益朗公司在店招上使用“FENDI”标识足以使相关公众对涉案店铺与芬迪公司的商业关系产生混淆误认。而益朗公司在廊桥、购物袋、橱窗等处使用其自有的“”标识非但不能减少混淆,反而有可能使相关公众将“”品牌与芬迪公司产生关联,加剧对商业关系的混淆。

虽然使用店招标明店铺内出售的商品品牌可以方便消费者在奥特莱斯商场内寻找到其欲购买的品牌,但该种使用方式并非无法避免,亦与现行的商业惯例不符,故该行为亦不具有正当性。

综上,益朗公司在店招上使用芬迪公司的字号引人误认其店铺与芬迪公司具有关联关系,构成擅自使用他人企业名称的不正当竞争行为。

三、原二审判决的损害赔偿责任是否有误

鉴于益朗公司在涉案店铺店招上单独使用“FENDI”标识的行为既构成商标侵权又构成不正当竞争,属于侵权竞合,不应重复计算赔偿数额。原二审判决综合考虑芬迪公司“FENDI”标识的知名度,益朗公司的主观过错,行为的性质期间、后果,以及芬迪公司为本案所支出的合理费用等因素,酌情确定益朗公司所应承担的赔偿数额尚属合理,可予以维持。

此外,《中华人民共和国侵权责任法》第九条第一款规定,教唆、帮助他人实施侵权行为的,应当与行为人承担连带责任。本案中,首创公司作为涉案店铺所在的首创奥特莱斯商场的经营管理者,其明知益朗公司除了销售“FENDI”商品之外与芬迪公司之间并无其他授权关系。但首创公司对于益朗公司在店招中使用“FENDI”标识的行为未予制止,反而在其“昆山首创奥特莱斯”微信公众号中刊登“大牌驾到-FENDI-”的文章,并在“首创奥特莱斯”的店铺指示牌中以“F1-B05FENDI”方式标注涉案店铺。

首创公司的上述行为,不仅未向相关公众正确传递涉案店铺的经营者信息,而且进一步加深了相关公众对涉案店铺与芬迪公司关联关系的混淆和误认。因此,首创公司为益朗公司的商标侵权和不正当竞争行为提供了帮助,应当与益朗公司共同承担民事责任。

综上所述,益朗公司的再审请求不能成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百七十条第一款之规定,判决如下:

维持中华人民共和国上海知识产权法院(2017)沪73民终23号民事判决。

本判决为终审判决。

审判长  马剑峰

审判员  杨   宁

审判员  朱佳平

二〇二一年三月四日

法官助理  刘   伟

书记员  刘   伟