专利授权过程中新旧法律适用的判断问题

在涉及新旧法律适用问题时，根据法不溯及既往的法治原则，为保障专利申请人对申请提出时施行的法律的正当信赖，对于专利申请文件是否应获得授权或维持有效，无论在专利授权程序中，还是后续的专利确权程序中，原则上应适用专利申请日时施行的《专利法》《专利法实施细则》及《审查指南》进行审理。

【案号及审判人员】

一审：北京知识产权法院（2015）京知行初字第3553号　审判长张晓津、审判员赵明、审判员崔宁

【相关条款】

1993年《中华人民共和国专利法》第二十六条第四款

裁判情况

本案涉及名称为“提高杀螨活性的组合物”的发明专利申请。专利复审委员会认为，该申请权利要求1要求保护拟除虫菊酯和烟碱基化合物的组合在制备用于防治动物的寄生蜱螨目的产品中的用途，说明书中仅仅提供了当拟除虫菊酯化合物为氯菊酯、烟碱基化合物为吡虫啉时，二者在特定配比下复配使用对于蜱的增效实验数据和对蚤的活性数据，本领域技术人员难以预期其他组合物也具有类似的增效作用。因此，权利要求1及其从属权利要求得不到说明书的支持，不符合2001年《中华人民共和国专利法》（简称“2001年《专利法》”）第二十六条第四款的规定，故维持了国家知识产权局的驳回决定。

拜尔健康护理有限责任公司（简称“拜尔公司”）起诉称：（1）该申请权利要求书能够得到说明书的支持。（2）被诉决定关于《专利法》及《审查指南》版本适用错误。①该申请的优先权日为2000年11月30日，根据中华人民共和国最高人民法院作出的（2010）知行字第53-1号行政裁定书（简称“第53-1号行政裁定”）的解释，应当适用1993年《中华人民共和国专利法》（简称“1993年《专利法》”）以及与其配套的1993年版《审查指南》。②被诉决定的基本理由为权利要求保护的技术方案必须依赖试验效果数据加以证实，但又缺乏相关数据，按照2001年版《审查指南》规定应当属于2001年的《专利法》第二十六条第三款关于充分公开的要求，对应于1993年版《审查指南》实用性的相关规定。③根据1993年版《审查指南》，原告在该申请的母案申请中提交的补充实验数据，被告应予考虑。综上，被诉决定应予撤销。

专利复审委员会辩称：（1）该申请不符合2001年《专利法》第二十六条第四款的规定。（2）被诉决定适用法律正确。原告称本案属于1993年《专利法》第二十二条第四款实用性规范的情形，属于对法律理解有误。

一审法院认为：首先，根据法不溯及既往原则，该申请的优先权日为2000年11月30日，应适用1993年《专利法》和1993年版《审查指南》作出审查决定，但被告却适用2001年《专利法》和2001年版《审查指南》，属于法律适用错误，法院依法予以纠正。其次，本案所涉情形更符合《专利法》有关权利要求书能否得到说明书支持这一条款的调整范畴，原告主张应适用其他条款缺乏事实及法律依据。而且，各版《专利法》及各版《审查指南》，其对权利要求应得到说明书支持的规定并无不同，因此被告适用法律虽有不当，但对被诉决定的实体结果并无实质影响，因而被告关于该申请不符合《专利法》第二十六条第四款规定的认定正确。一审法院最终依法驳回了原告的诉讼请求。

一审判决后，双方均未上诉。本案一审判决生效。

法官说法

本案涉及新旧法律适用及《专利法》第二十六条第四款的认定问题。

该申请母案申请日为2001年11月26日，优先权日为2000年11月30日，分案申请提交日为2008年9月12日，被诉决定作出之日是2014年11月4日。在该申请长达十多年的审查过程中，《专利法》及其实施细则和《审查指南》都经历过多次修订。本案中，双方当事人的争议焦点之一在于本案是应适用2001年《专利法》和2001年版《审查指南》，还是应适用1993年《专利法》和1993年版《审查指南》。

在以往生效案例中，最高人民法院作出的第53-1号行政裁定同样涉及在专利申请的审查中，1993年《专利法》与2001年《专利法》，以及1993年版《审查指南》与2001年版《审查指南》，从更符合立法精神、更利于保护申请人和社会公众利益角度出发的选择适用问题。第53-1号行政裁定认定：“我国立法法第八十四条规定，法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和权益而作的特别规定除外。该条确定了法不溯及既往这一基本法治原则。根据这一原则，法律施行后对其生效之前的行为一般不得溯及适用。就专利申请文件的修改而言，在提出专利申请时，专利申请人根据申请日时施行的法律对申请文件的修改已经有所预期和信赖。为保障专利申请人对申请提出时施行的法律的正当信赖，判断针对该专利申请文件的修改是否合法，无论在专利授权还是以后的确权程序中，原则上应适用专利申请日（有优先权的，应为优先权日）时施行的专利法及其实施细则。由于专利法及其实施细则不仅关涉专利权人和专利申请人的利益，还关涉社会公众的利益，更应坚持法不溯及既往原则，对于溯及既往的情况应该更加慎重。虽然1993年版《审查指南》已被中华人民共和国国家知识产权局的相关规定废止，但此种废止的法律意义在于该《审查指南》自废止之日起不再继续发生法律效力，对废止之日起发生的行为不再适用，并不意味着其在任何情况下均不应适用。对于该《审查指南》施行时的专利申请以及依据该申请授予的专利权，仍应适用。若适用本案专利申请日时尚不存在的2001年版或者2006年版《审查指南》则违背法不溯及既往这一基本法治原则，损害专利申请人对生效法律的正当信赖。”

虽然前述案件争议焦点为判断针对该专利申请文件的修改是否合法，与本案的争议焦点权利要求书能否得到说明书支持适用条款不同，但是本案与前述案件争议的法律适用问题相同，因而可以参照第53-1号行政裁定的认定意见，对法律适用问题予以考量。本案中，该申请的优先权日为2000年11月30日，恰逢1993年《专利法》和1993年版《审查指南》施行期间，因此依据上述在先生效判决、裁定的认定，被告应当坚持法不溯及既往这一基本法治原则适用1993年《专利法》和1993年版《审查指南》作出审查决定。

《专利法》中有关权利要求书能否得到说明书支持、说明书是否公开充分以及涉案专利是否具备实用性等均对补交试验数据有所涉及，但其侧重点不完全相同，本案所涉情形更符合《专利法》有关权利要求书能否得到说明书支持这一条款的调整范畴，因而本案应当适用1993年《专利法》第二十六条第四款的规定进行审理。

同时需要指出，北京知识产权法院对原告有关被诉决定适用法律错误请求撤销被诉决定的诉讼主张不予支持的原因主要有二：（1）无论1993年《专利法》，抑或2001年《专利法》，无论1993年版《审查指南》，抑或2001年版《审查指南》，其对权利要求应得到说明书支持的规定并无不同，因此被告适用2001年《专利法》和2001年版《审查指南》作出被诉决定虽有不当，但对被诉决定的实体结果并无实质影响。而且为了尽快明确该申请的权利状态，使权利人有更多的精力投入生产经营中，完成其他更高质量的发明创造，北京知识产权法院对原告仅以有关被诉决定适用法律错误为由请求撤销被诉决定的诉讼主张不予支持。（2）由于该申请中两类物质的组合作用机制不明确，具有实验数据的仅有一组（氯菊酯和吡虫啉两种特定物质的组合），因而在作用机制不明确的情况下，本领域技术人员无法根据氯菊酯和吡虫啉两种特定物质组合后的实验效果，去推知该申请权利要求1中的5种拟除虫菊酯化合物与6种烟碱基化合物之间的组合均会具有增效作用，因而即使被告新旧法律选择适用错误，该申请权利要求1依然不符合1993年《专利法》第二十六条第四款的规定。

专家评析

“法不溯及既往”是法治的一项基本原则，有利于法律秩序的稳定。具体说来，法律一经颁布，就具有公告天下的作用，要求社会公众据此而行为。如果让法律规定溯及既往，就扰乱了原有的法律秩序，也不利于新的法律秩序的建立。事实上，为了让社会公众更好地适应新的法律规定，一些法律在制定和修订之后，还会有一个适当的过渡期。例如我国《专利法》在制定和修订之后，通常都会规定一年左右的过渡期。

该案中，拜尔公司于2000年11月26日提出了母案申请，于2008年9月12日提出了分案申请。期间，我国《专利法》于2000年8月修订，于2001年7月实施。依据“法不溯及既往”的原则，依据拜尔公司于2000年11月26日提出母案申请的事实，应当适用1992年9月修订的《专利法》及其实施细则和《审查指南》。然而在该案的审查过程中，原国家知识产权局专利复审委员会却错误地适用了2001年7月开始实施的《专利法》及其实施细则和《审查指南》。正是由此出发，一审法院在审理中纠正了这一错误做法。

就法律的修订而言，“法不溯及既往”，更多的是针对作出了修改的法律条文。如果旧法当中的法律条文，原封不动地延续到了新法之中，则无论适用旧法还是适用新法，都会达到相同的效果。尽管如此，在相关的行政执法和司法中，甚至在学术研究中，还是应当引用新法的条文。