知识产权侵权诉讼中，合法来源抗辩的适用及审查标准

导读：合法来源抗辩是知识产权侵权案件中被告经常使用的抗辩手段之一，相较于其他的不侵权抗辩形式，如专利法上的现有技术抗辩、商标法上的正当使用抗辩、著作权法上的合理使用抗辩等，显得具有更低的证明标准或适用条件，而且往往被被告作为兜底性的抗辩策略使用，因而在司法实务中被主张的频率非常之高。随之而带来的实务难题是，如何正确的认定构成合法来源抗辩的标准及界限？

知识产权法上的合法来源抗辩来自于民法上保护善意第三人的法律精神，本意在于保护商品流通中因不知情而使用或销售侵害权利人知识产权的善意第三人，以平衡知识产权权利人与善意第三人之间的利益，合法保障权利人权益的同时促进有序高效的商品流通。如果合法来源抗辩制度在法律实践中被滥用，不仅会严重损害到知识产权权利人的合法权益，实际上也会违背该制度设计的初衷，长远来看不利于维护正常的市场经济秩序以及促进创造创新的知识产权法宗旨。本文将结合笔者多年来代理的诸多知识产权案件，探讨侵权案件中适用合法来源抗辩的条件、界限、证明标准以及当前司法实践中适用该制度的一些思考。

一

合法来源抗辩的现行法律规定及比较

最早中国的知识产权三大单行法《专利法》、《商标法》、《著作权法》并没有规定合法来源抗辩制度。2000年我国加入WTO后，由于需要遵守入世谈判时的知识产权保护承诺以及《Trips协定》的要求，而《Trips协定》对于侵害知识产权的善意第三人有免于承担赔偿责任的规定，所以入世后我国对相应的知识产权法律进行修改的过程中逐渐增加了合法来源抗辩制度。

关于“合法来源抗辩”的法律规定最早出现在2000年《专利法》的第63条，该条规定：“为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。” 2008年《专利法》第70条将可以主张合法来源抗辩的行为，在原“使用、销售”的基础上，增加了“许诺销售”。2020年现行《专利法》第77条保留了该条法律规定，未作变化。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》（目前现行有效）第25条对于该条款作了进一步细化规定，包括对于“不知道”、“合法来源”的认定，以及对于具体责任承担的形式都作了规定。

2001年《商标法》也随着入世修法的背景加入了合法来源抗辩的条款。该法第56条规定“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的，不承担赔偿责任。”2013年《商标法》以及现行的2019年《商标法》的64条都保持了该规定，没有变化。

相较于《专利法》、《商标法》明确对合法来源抗辩作出规定不同，对于《著作权法》中是否设定了合法来源抗辩，以及具体如何进行著作权侵权诉讼中合法来源抗辩的适用，目前存在争议。2001年《著作权法》第52条规定：“复制品的出版者、制作者不能证明其出版、制作有合法授权的，复制品的发行者或者电影作品或者以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件、录音录像制品的复制品的出租者不能证明其发行、出租的复制品有合法来源的，应当承担法律责任。”现行《著作权法》第59条维持了这一规定，未作变化。该条的前半款应该说与合法来源抗辩无关，因为合法来源抗辩不要求产品上附带的知识产权是经合法授权的，而“复制品的出版者、制作者不能证明其出版、制作有合法授权的”这一规定明显是要求具有合法授权，即附加的著作权本身是获得合法授权的。至于该条的后半款“复制品的发行者或者电影作品或者以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件、录音录像制品的复制品的出租者不能证明其发行、出租的复制品有合法来源的，应当承担法律责任”是否属于合法来源抗辩的规定，主要争议在于这里所说的复制品的“发行者”与《商标法》、《专利法》等意义上的“销售者”是否是同一概念？根据《著作权法实施条例》对于“发行”的解释，即以出售或者赠与的方式提供作品的原件或复制件的行为，笔者认为宜可以将这里的“发行”等同于“销售”而将该后半款理解为著作权法上的合法来源抗辩制度。

比较这三部单行法对于合法来源抗辩制度的规定，基本都包括主观要件与客观要件这两个条件。主观要件要求侵权人是主观善意，即不知道侵权产品是侵害权利人知识产权；客观要件是侵权产品是合法取得，而不能是非法或不正当途径获得。这实际也是合法来源抗辩制度最重要的基本适用条件。具体而言，三部法律各自规定的合法来源抗辩制度又有差别，如行为主体（商标法规定是销售者，专利法规定是使用者、销售者以及许诺销售者，著作权法规定是复制品的发行者或电影作品等的出租者）、具体适用行为、主观状态以及责任后果等方面都不尽相同，但本文无意讨论该些差异，而重点讨论三部法律规定的合法来源抗辩的公约数，即最重要的基本适用要件问题。

二

合法来源抗辩的实质性要件及难点

（一）主观要件——“不知道”

与合理注意义务

合法来源抗辩的主观要件是指侵权人不知道所销售的产品是侵害权利人知识产权的产品，这是合法来源抗辩制度适用时最困难的地方。

首先，此处的“不知道”是仅仅指事实上确实不知道，还是也包括“可能”的状态，即“不应当知道”？对此，《商标法》与《专利法》以及相关配套的司法解释并没有作出明确的规定，但《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》（目前现行有效）第25条对此作出了明确的规定。该条规定，“不知道”是指实际不知道且不应当知道。根据该规定，侵权人如果具有以下两种主观状态，都无法主张合法来源抗辩：（1）实际上知道侵权；（2）实际上不知道但是应当知道侵权。第一种主观状态需要以客观证据予以证明，比如侵权人曾经是权利人员工、双方曾经存在合作关系、侵权人属于重复侵权、侵权人事先知悉权利人的知识产权等。第二种主观状态“实际不知道但应当知道”则更像是一种事实推定，更依赖于法官的自由心证，需要法官结合本案的具体案情、双方的举证、产品本身的特点等作出合理的内心确信。笔者在代理的过往案件中，发现实际上要证明侵权人属于“实际上知道”侵权的主观状态的情形很少，大多数情况下需要证明侵权人“虽然事实上不知道但应当知道侵权”这种主观状态，而这也恰恰是司法实践中适用合法来源抗辩时最为复杂和不确定的地方。笔者认为，在缺乏直接证据证明的情况下，法院应当至少结合如下事实因素，来作出侵权人是否“不应当知道”的推定：

（1）知识产权本身的知名度，尤其是涉及商标或著作权形象等。商标法领域，知名度一直是推定第三人“知情”的重要考量因素，如《商标法》第32条对于商标注册中他人在先权利的保护、第13条对于未注册驰名商标的保护等，都是以知名度作为推定行为人知情且具有恶意的基础。因此如果一项商标权或著作权形象具有较高的知名度，此时应当更倾向于推定侵权人“应当知道侵权”。

（2）双方是否存在竞争关系。如果侵权人与权利人处于相同或近似的业务领域，则应当负有比普通人更高的注意义务。

（3）双方是否处于同一地域。如果双方处于相同或相近的地域，则理应更容易知悉权利人的知识产权情况。笔者代理的一件案件中，侵权人销售的被控侵权产品与权利人的正版产品共同在多家大型商超进行销售，结合该美术形象具有非常高的知名度，如果仍然允许侵权人以“不应当知道”为由进行抗辩，则实在难以让人信服。

（4）侵权人本身的性质、规模及实力。一般来说，规模越大、经营越规范的侵权主体，如国有企业、上市公司或者其他较大规模的企业等，应当比小微企业、个体工商户甚至个人负有更高的核查能力去审查是否侵权，所以也理应负有更高的合理注意义务。

（二）客观要件——合法来源

合法来源包含两方面的含义，即来源明确与来源合法。来源明确是一个客观事实判断，而来源合法则有事实认定兼具法律评价的色彩。 [1]

首先，如何认定“来源明确”？行为人仅需要提供产品来源的线索是否满足“来源明确”的要求，还是一定要侵权人提供具体提供者的身份信息？如有些情况下中间销售商或者个体工商户通过小商铺、微商等购买侵权产品后，很难提供具体的提供者信息，而仅能提供来源的线索和渠道，此时可否认定属于“来源明确”？此时我们需要结合合法来源抗辩制度设计的初衷来寻求答案。该制度设计的初衷之一便是鼓励善意销售者供出真正的侵权生产者、制造者，以有利于权利人针对他们进行维权。因此，如果侵权人仅仅能够提供产品来源的渠道或线索，而无法提供具体供货商的身份信息，则无法达到“供出真正的侵权制造商”的效果，而且容易鼓励侵权性销售的泛滥，不利于市场经济的正常秩序维护，此时不宜认定为“来源明确”。此外，仔细研究《商标法》第56条“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的，不承担赔偿责任”的规定可知，该条款本身就明确规定了侵权人必须同时“说明提供者”的义务。

其次，何谓“来源合法”？《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》（目前现行有效）第25条规定：“本条第一款所称合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。” 江苏高院、北京高院等对此有进一步的阐释，即“来源合法”应当包括合法渠道、正常交易、合理对价。[2] 合法渠道是指正常的市场销售渠道，不能是黑市、明显缺乏经营某种产品或服务的经营资质的经营者以及其他非正常渠道。关于正常交易，一般是指以双方签订买卖合同为判断标准，此处的买卖合同应充分考虑国内商品经济的现实，不应苛求每起交易都提供完备的书面合同，如果能以其他相应的证据链条（如进货凭证、转账记录、发票、收据、维修记录等）予以佐证的，也应当认定买卖合同成立。在再审申请人刘洪彬与北京京连发数控科技有限公司等侵害专利权纠纷案件[（2015）民申字第1070号]中，最高人民法院同时指出，销售行为的认定应当以销售合同的成立为标准，而不应以合同生效、价款支付、标的物交付或所有权转移为判断标准，这里应当注意有所区分。关于合理对价而言，因为民法上的保护善意第三人的制度（如善意取得）本身都有善意第三人支付“合理对价”的要求，这有这样才不会导致善意第三人与知识产权权利人之间的利益失衡，因此此处应当也需要有合理对价的要求，即如果侵权人未支付对价或明显以低于市场的价格获得侵权产品的，一般不能主张合法来源抗辩。

三

合法来源抗辩中的程序性问题

（一）举证责任的分配

知识产权侵权诉讼中，如果侵权人提出合法来源抗辩，举证责任到底如何分配？这里最关键的举证事实就是“不知道且不应当知道”属于侵权产品。侵权人“不知道或不应当知道”某个事实，这本身属于消极事实，而对于消极事实的举证，无论是基于举证责任领域的“罗马法待证事实公平说”，还是基于罗森贝克的“法律要件分类说” [3] 都应当由主张消极事实的一方进行举证，即应当由权利人进行举证证明侵权人“知道或应当知道”侵权事实的存在。最高人民法院在广东雅洁五金有限公司诉杨建忠、卢炳仙侵害外观设计专利权纠纷再审案［（2013）民提字第187号民事判决书］中指出：“对于主观要件这一消极事实，根据消极事实的证明规则，一般应由权利人证明侵权者知道或者应当知道其所使用、许诺销售或者销售的是侵权产品，从而否定合法来源抗辩的成立；若权利人无法证明侵权者知道或者应当知道，则一般可以推定侵权者不知道其使用、许诺销售或者销售的是侵权产品，从而认定该侵权产品使用者、销售者是善意的。”现实案件中，如前所述，权利人实际很难直接举证证明侵权人属于“知道”侵权的主观状态，而往往是通过大量证据证明权利人“应当知道”侵权这一事实。由于“应当知道”属于一种事实的推定，它本身属于被法官通过内心确信“推定”出来的事实，所以这里面难免会有一定的灰色地带与模糊性、不确定性。笔者认为，法官应当根据权利人的举证，如商标知名度、双方具有市场替代关系、双方是否处于同一地域以及侵权人的规模实力等因素，适用民事诉讼法的优势证据规则，得出更加具有可能的“盖然性”即可。在此过程中，并非说侵权人就完全不需要承担任何举证责任，在民事诉讼活动中，举证责任永远是一个“跷跷板”游戏，会随着双方举证的具体情况而随时发生转移，法官完全有可能基于权利人的举证情况而要求侵权人提供相反证据。

（二）能否追加生产者、制造者为第三人

笔者认为，如果侵权人提出合法来源抗辩，并提供出具体的生产者、制造者信息的，此时存在将生产者、制造者追加为第三人的法律基础与现实可能。《侵权责任法》第8条关于共同侵权的规定与《民事诉讼法》第56条关于第三人参加诉讼的规定，以及最高人民法院发布的众多司法解释中涉及追加第三人参加诉讼的法律条款，为类似案件中无论是原告申请追加、被告申请追加、第三人申请加入诉讼还是法院依职权通知第三人参加诉讼均提供了具体明确的法律依据，在此不再赘述。笔者在此想强调的是，从法院审理案件的效果与社会效益方面，鼓励此时将涉案的生产者、制造者加入诉讼更有利于案件的事实查明与快速审结，同时还有利于维护第三人的合法权益。接下来的问题是，如果被追加进来的生产者、制造者被认定为合法来源的提供者，此时是否意味着销售者当然免除赔偿责任？这里应当注意两个问题。首先，应当时刻不忘“善意”的主观要件，毕竟“合法来源”仅仅是合法来源抗辩的两个基本要件之一，如果仅仅能够提供生产者、制造者信息并不当然意味着侵权人主观上就属于“善意”，即“不知道且不应当知道”产品属于侵权。其次，应当注意关于这点《专利法》、《商标法》与《著作权法》的规定有所差别。如果合法来源抗辩成立，根据《专利法》、《商标法》的规定，可以直接判定免除侵权人的赔偿责任。但在著作权侵权案件中，关于此点目前存在争议。因为《著作权法》第52条所采取的是与另外两部法律完全不同的否定式表达，即“如果复制品的发行者不能证明…有合法来源的，则承担侵权责任”，据此有学者认为并不能当然推导出只要发行者能够提供合法来源，则一定不承担侵权责任。值得注意的是，也有学者认为最高人民法院关于上海声像出版社有限公司与沈阳新华购书中心有限责任公司著作权权属、侵权纠纷申请再审民事裁定书[（2015）民申字第685号]中，最高人民法院在本案中明确了著作权领域合法来源抗辩的规则，即若销售商能够证明其所销售侵权刊物具有合法来源，则仅需停止侵权，而无需承担赔偿损失的侵权责任。[4]

（三）合法来源抗辩成立，权利人

能否向侵权人主张合理费用

根据目前三部法律尤其是《专利法》、《商标法》对于合法来源抗辩的规定，如果侵权人主张合法来源抗辩成立的，侵权人仅需承担停止侵权的责任，而无需承担赔偿责任。而对于此时权利人是否有权向侵权人主张合理费用（如调查费用、公证费用、律师费用等）这一问题，法律及司法解释并没有作出明确规定。但在最高人民法院审理或发布的相关案例及公告中，已经对该问题予以明确：合法来源抗辩成立，免除被诉侵权的销售者、使用者的损害赔偿责任时，由于合理开支基于侵权行为而发生，且损害赔偿与合理开支法律属性不同，原则上不宜同时免除被诉侵权人赔偿权利人制止侵权的合理开支的责任。最高人民法院发布的《知识产权法庭裁判要旨（2019）》第7条[案号：（2019）最高法知民终25号]指出：“销售者的合法来源抗辩成立，既不改变销售侵权产品这一行为的侵权性质，也不免除停止销售侵权产品的责任，仍应承担权利人为获得停止侵害救济所支付的合法开支。” [5]

综上，知识产权侵权诉讼中的合法来源抗辩制度在具体的司法实践中具有相当的自由裁量空间，如何准确把握合法来源抗辩适用的审查标准及界限，从而实现该制度平衡权利人与善意第三人的利益的设计初衷，需要法官富有智慧的结合不同案件的具体案情及双方当事人的举证情况作出判断。笔者建议，在当前我国全面强化知识产权营商环境的背景下，应当在司法实践中从严把握适用合法来源抗辩的标准，避免侵权人与第三方通过恶意串通或主体混同而实现规避知识产权侵权责任的目的。

[1] 陈中山，合法来源抗辩的审查认定，《人民司法》，2019年10月。

[2] 北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》第133条，2013年9月4日。

[3] 陈贤贵，《论消极事实的举证证明责任--以《民诉法解释》第91条为中心》，当代法学，2017年第5期。

[4] 张鹏，销售者同样适用《著作权法》合法来源抗辩条款，IPRDAILY，2017年10月27日。

[5] 《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》。