“鹦鹉PARROT”商标侵权及不正当竞争纠纷案再审判决书

中华人民共和国最高人民法院

民 事 判 决 书

（2020）最高法民再25号

当事人

再审申请人（一审被告、二审上诉人）：北方国际集团天津同鑫进出口有限公司。住所地：天津市河西区友谊路8号。
法定代表人：朱明春，该公司董事长。
委托诉讼代理人：管冰，律师。

委托诉讼代理人：何传标，律师。

被申请人（一审原告、二审被上诉人）：天津市鹦鹉乐器有限公司。住所地：天津市静海区旭华道13号。

法定代表人：罗松森，该公司董事长。

委托诉讼代理人：王正志，律师。

委托诉讼代理人：商家泉，律师。

一审被告、二审上诉人：天津市森德乐器有限公司。住所地：天津市静海区蔡公庄镇四党口中村村北500米。

法定代表人：张春立，董事长。

审理经过

再审申请人北方国际集团天津同鑫进出口有限公司（以下简称北方同鑫公司）因与被申请人天津市鹦鹉乐器有限公司（以下简称鹦鹉公司）、一审被告天津市森德乐器有限公司（以下简称森德公司）侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，不服天津市高级人民法院（以下简称二审法院）（2018）津民终457号民事判决，向本院申请再审。经审查，本院于2019年12月20日作出（2019）最高法民申4841号民事裁定，提审本案。本院依法组成合议庭，开庭审理了本案。再审申请人北方同鑫公司的委托诉讼代理人管冰、何传标，被申请人鹦鹉公司的委托诉讼代理人王正志、商家泉到庭参加诉讼，一审被告森德公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席进行审理。本案现已审理终结。

再审申请人申请

北方同鑫公司申请再审称，（一）北方同鑫公司是涉案“鹦鹉PARROT”商标的专用权人，根据《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）的规定，有权自行使用或许可他人使用其注册商标。原审法院根据商标法第五十七条第七项认定北方同鑫公司自行或许可他人在国内销售自己享有专用权的“鹦鹉PARROT”商标的行为构成商标侵权，严重违反商标法基本原则，损害北方同鑫公司合法权益。（二）北方同鑫公司依据商标法许可他人使用自己的商标的行为，属于正当的商标使用行为，北方同鑫公司未实施任何不正当竞争的行为。一审、二审法院适用《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称反不正当竞争法）第六条第四项认定北方同鑫公司实施了不正当竞争行为，该认定没有证据证明且适用法律错误。据此，请求撤销一审、二审判决、判决驳回鹦鹉公司的全部诉讼请求。

被申请人辩称

鹦鹉公司答辩称，（一）“鹦鹉PARROT”注册商标和“鹦鹉YINGWU”注册商标同时存在是计划经济的产物。鹦鹉手风琴原为天津市乐器厂的产品，该厂第一台手风琴也是我国自主生产的第一台手风琴，诞生于1952年。1962年，由于天津市乐器厂生产的手风琴出口需要，由中国轻工业进出口公司天津分公司注册了“鹦鹉PARROT”商标。该商标注册时的登记材料中明确了其使用区域为国外，而不包括国内，是出口产品专用的。后该商标转让给天津文教体育用品进出口公司，转让时并未对商标的使用区域作变更。而鹦鹉公司持有的“鹦鹉YINGWU”商标是1979年10月31日由天津市乐器厂注册的，主要用于国内生产及销售，在出口商品上仍然使用“鹦鹉PARROT”注册商标。1983年商标法施行时，上述两商标已经同时存在数年，商标法施行后，两注册商标均合法存在至今，但各自的使用区域和范围仍然遵循注册时的原则，存在国内外销售的区别。（二）“鹦鹉PARROT”商标不得在国内销售和使用是其注册的初衷，也是工贸双方的约定。“鹦鹉PARROT”商标注册时，国内的生产企业不享有出口权。改革开放后，随着企业自主经营权的扩大，工贸双方就“鹦鹉”商标的使用问题发生纠纷。国家相关主管机关曾作出过明确规定，出口商标只能用于出口，不得用于内销。2001年，天津市文教体育用品进出口公司和天津市乐器厂签订了《关于解决鹦鹉牌商标确权问题的协议》，明确了各自商标的使用办法和范围，确认天津市乐器厂出口该厂的手风琴，可以长期无偿使用“鹦鹉PARROT”注册商标，天津市文教体育用品进出口公司原则上不得在国内销售“鹦鹉PARROT”牌手风琴。可见，当时工贸双方均认可“鹦鹉PARROT”牌手风琴不得在国内销售这一事实。（三）北方同鑫公司承继“鹦鹉PARROT”注册商标的同时，仍应遵循工贸双方就“鹦鹉”注册商标的使用约定。北方同鑫公司是在2000年通过企业改制的形式取得“鹦鹉PARROT”注册商标的，对该商标的形成、使用过程以及产生的纠纷是完全清楚的。由于“鹦鹉”商标的特殊性，国家相关主管机关的规定和工贸双方的约定，对“鹦鹉PARROT”注册商标的承继人仍然是有效的，仍应遵循执行。商标权属的更迭并没有改变涉案商标注册时的初衷和对该商标持有人商标使用区域的限制。（四）标注“鹦鹉PARROT”注册商标的手风琴在国内销售，严重侵害了鹦鹉公司“鹦鹉YINGWU”注册商标专用权；许可他人在国内销售使用“鹦鹉PARROT”注册商标的手风琴则构成不正当竞争。综上，一审、二审判决认定事实清楚，适用法律正确，应当予以维持，请求依法驳回北方同鑫公司的全部诉讼请求。

一审原告诉称

鹦鹉公司向天津市第二中级人民法院（以下简称一审法院）起诉请求：1.请求判令北方同鑫公司不得在国内自行销售及许可他人销售“鹦鹉PARROT”牌手风琴；2.判令森德公司不得在国内销售“鹦鹉PARROT”牌手风琴；3.判令北方同鑫公司、森德公司共同赔偿鹦鹉公司的经济损失100万元。

一审法院查明

一审法院认定事实：第40540号“鹦鹉PARROT及图”商标（以下简称“鹦鹉PARROT”商标，见本判决附图）由中国轻工业品进出口公司天津分公司于1962年1月22日注册，核定使用在第65类“西乐器、口琴、校音器、琴盒、乐谱架、电子琴”商品上，国际分类第15类，主要用于出口天津市乐器厂生产的手风琴。后该商标转让给天津文教体育用品进出口公司，2004年9月14日转让给北方同鑫公司。2017年5月，该商标被天津市商务委员会认定为“天津市重点培育的国际自主品牌”，该商标在国外20多个国家进行了注册。经查，北方同鑫公司系天津市文教体育用品进出口公司于2000年6月29日通过企业转制成立的企业。
第119207号“鹦鹉YINGWU及图”商标（以下简称“鹦鹉YINGWU”商标，见本判决附图）由天津市乐器厂1979年10月31日注册，核定使用在第65类“手风琴、提琴”商品上，国际分类第15类，该商标于2004年9月14日由天津市乐器厂转让至鹦鹉公司名下。2008年5月，“鹦鹉YINGWU”商标被天津市工商行政管理局认定为“天津市著名商标”。2009年6月，鹦鹉公司的“鹦鹉乐器”被天津市商务委员会、天津市商业联合会认定为“津门老字号”，后被国家商务部认定为“中华老字号”。2011年11月，该商标被原国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）认定为“中国驰名商标”。 由于工贸双方就商标使用问题经常出现争议，原国家工商行政管理局曾发布《关于解决工贸双方注册同一商标的意见》（工商[1990]165号），确定了工贸双方商标权的归属原则。1990年12月19日，原国家工商行政管理局发布《关于重申工贸双方注册同一商标使用原则的通知》（工商[1990]422号），规定：“一、外贸企业拥有出口商品商标专用权，只能用于安排出口货源、经销出口商品时使用，不得用于内销商品生产和销售，也不得擅自许可他人在内销商品上使用；工业企业拥有内销商品商标专用权，不得擅自用于出口商品。二、外贸企业需要将出口商品转内销，或工业企业需要将内销商品转外销时，双方必须签订商标使用许可合同。若一方未经对方许可，超越自己商标专用权范围使用商标的，属于侵犯对方商标专用权行为，应比照《商标法》第三十九条的规定予以处理。”上述两文件均于2004年废止。 多年间，天津市乐器厂和天津文教体育用品进出口公司在上述两个“鹦鹉”注册商标使用过程中亦争议不断，经国家相关部委、协会、天津市人民政府多次协调，双方未能对商标权属问题达成一致。直至2000年11月1日，历经将近十年的协调，天津文教体育用品进出口公司与天津市乐器厂签订《关于解决鹦鹉牌商标确权问题的协议》，协议约定：“1、采取对历史上各自注册的鹦鹉牌商标分别续展的办法，解决商标确权争议。即：由天津文教体育用品进出口公司续展‘鹦鹉PARROT’牌商标，由天津市乐器厂续展‘鹦鹉YINGWU’牌商标。2、天津市乐器厂出口本厂生产的手风琴，可以长期无偿使用天津文教体育用品进出口公司的‘鹦鹉PARROT’牌商标。3、双方共同做好使用‘鹦鹉PARROT’牌商标出口乐器的质量保障工作，共同维护商标信誉。4、天津文教体育用品进出口公司原则上不在国内销售‘鹦鹉PARROT’牌商标的手风琴，并在同等条件下优先考虑收购天津市乐器厂的手风琴产品供出口。5、双方依法签订‘鹦鹉PARROT’牌商标使用许可合同。6、双方从有利于发展生产、扩大出口、壮大名牌、增强竞争力出发，加快改革和发展的步伐，积极创造条件，尽早实现优势互补的联合重组。”后双方签订许可使用期间自2001年1月1日起至2003年2月28日止的《商标使用许可合同》，合同约定：天津文教体育用品进出口公司将“鹦鹉PARROT”商标许可天津市乐器厂使用在15类手风琴商品上。合同期满，如需延长使用时间，由双方另行续订商标使用许可合同。天津文教体育用品进出口公司有权监督天津市乐器厂使用注册商标的商品质量，天津市乐器厂应当保证使用该注册商标的商品质量。天津市乐器厂必须在使用该注册商标的商品上标明自己的企业名称和商品产地。天津市乐器厂不得任意改变天津文教体育用品进出口公司注册商标的文字、图形或者其组合，并不得超越许可的商品范围使用该注册商标。未经天津文教体育用品进出口公司授权，天津市乐器厂不得以任何形式和理由将该注册商标许可第三方使用。许可使用费及支付方式为无偿使用。违约责任按照有关法律法规的规定执行。 2017年1月13日，北方同鑫公司与森德公司签订“(2017)津同商标01号”《商标使用许可合同》，约定：北方同鑫公司将其注册的使用在第15类手风琴商品上的第40540号“鹦鹉PARROT”商标，许可给森德公司使用在15类手风琴商品上；许可使用的期限自2017年1月1日起至2019年12月31日止，合同期满延长使用时间由双方另行续订商标使用许可合同。森德公司必须在使用该注册商标的商品上标明自己的企业名称和商品产地。森德公司制作的商品及商品产地与北方同鑫公司无关，若出现问题森德公司需承担全部责任。森德公司不得任意改变注册商标的文字图形或者其组合，并不得超越许可的商品范围使用该注册商标。注册商标标识的提供方式为森德公司自供。许可使用费及支付方式为有偿，森德公司向北方同鑫公司共交纳9万元人民币作为商标许可使用费，森德公司分三年付清，每年交纳3万元。违约责任：森德公司生产的标有北方同鑫公司商标标志的产品，只能在国内销售，不能以任何方式提供第三方出口。森德公司应严格按照双方共同设计的内外包装印刷图案进行印刷和操作，不得将印刷操作的内外包装盒等授权商标相关产品和物品给予第三方使用。森德公司应在商标使用许可合同的期限内完成相关产品的生产和销售，如果仍想在到期后销售北方同鑫公司授权商标的相关产品，须提前与北方同鑫公司商议合同续期事宜，若超出合同规定期限仍在销售相关产品，且并未告知北方同鑫公司，北方同鑫公司有权追究其法律责任。在授权期限内，森德公司每季度末定期以书面形式将鹦鹉牌相关产品的规格数量等详细资料提供给北方同鑫公司备案。自签订之日起三个月内由北方同鑫公司送商标局备案。2017年3月23日，北方同鑫公司取得原国家工商行政管理总局商标局就上述许可的商标使用许可备案受理通知书。 森德公司是2011年7月28日在天津市静海区成立的专门制作乐器的有限责任公司。2017年1月，森德公司取得北方同鑫公司“鹦鹉PARROT”商标使用许可后，开始生产销售“鹦鹉PARROT”牌手风琴商品。2017年4月至5月间，鹦鹉公司主张其发现森德公司在淘宝网上销售“鹦鹉PARROT”牌手风琴，同时使用“中华老字号”称号进行宣传销售，遂以森德公司侵害商标权及不正当竞争向天津市第一中级人民法院提起诉讼，要求判令森德公司停止使用其“鹦鹉YINGWU”商标并停止使用“中华老字号”荣誉称号。后鹦鹉公司撤回该案起诉。

一审法院认为

一审法院认为，鹦鹉公司自2004年通过继受方式取得涉案“鹦鹉YINGWU”商标专用权，通过精心培育，知名度不断提升，之后曾获评天津市著名商标、津门老字号、驰名商标、中华老字号，在国内乐器领域享有较高的知名度和美誉度，对该商标应提供较高强度的法律保护。在涉案事实环境下，由于历史原因造成在相同商品类别上同时存在“鹦鹉PARROT”注册商标的情形，故有必要对两个鹦鹉商标的权利界限给予公平划分，以有利于权利人商标权的有效行使和维护，并兼顾社会公众的权益保护，更好发挥注册商标的效能。因此本案侵权与否的判定需根据商标法的宗旨和原则，综合判断“鹦鹉PARROT”牌手风琴国内销售行为是否损害了“鹦鹉YINGWU”商标标识商品来源的功能及承载的商誉，并结合涉案两商标的形成背景、历史使用沿革等因素予以综合考量。 从商标的功能来说，商标首先是能够将一个企业的商品或者服务同其他企业的商品或者服务区别开来的标志。消费者通过这种标记，识别或者确定该商品的生产者、服务的提供者。商标的最基本功能就是区分商品或服务的来源。同时，商标也是生产、经营者所使用的创立信誉、保持信誉的一种重要手段，商标中体现了商标所有人辛勤积累的智力成果，是商标权人对其商品质量、品质的保证，承载着商标的商誉。 具体到本案而言，两个鹦鹉商标均属有效注册状态，是基于早期体制条件下形成的局面，即外贸企业注册“鹦鹉PARROT”商标供生产企业出口使用，生产企业在国内注册“鹦鹉YINGWU”商标在国内销售商品。两商标虽存在英文PARROT和拼音YINGWU的区别，但商标的主体鹦鹉图案、中文以及整体构图完全相同，以相关公众对商品商标的一般称谓习惯，对两商标称呼亦完全相同，因此两商标属于极其近似又极易混淆的标志。在当时的历史背景下，由于两商标的商品载体均来自天津市乐器厂，社会各个层面亦是将其作为同一商标、相同品质商品看待，只是因国内、国际销售地域不同，体现为贴附的商标标志不同。 随着社会主义市场经济的逐步推进，商品进出口制度发生变化，生产企业取得商品进出口权，工贸双方的矛盾日益显现，经国家相关部门不懈协调，曾形成生产企业天津市乐器厂与出口企业天津文教体育用品进出口公司就两商标的使用协议，天津文教体育用品进出口公司原则上不在国内销售“鹦鹉PARROT”牌手风琴，同等条件下优先考虑收购天津市乐器厂的手风琴产品供出口。 虽然表面看来天津市乐器厂只是将“鹦鹉YINGWU”商标转让给鹦鹉公司，但承载于“鹦鹉YINGWU”商标的商品品质保证等商誉亦由鹦鹉公司承继。当然，如果鹦鹉公司受让该商标后，商品质量出现较大下降，引起消费者对“鹦鹉YINGWU”手风琴失去信任则另当别论。但恰恰鹦鹉公司在取得商标权后的社会评价有所提升，之后几年中连续被认定为天津市著名商标、津门老字号、中华老字号、驰名商标，企业规模不断扩大，并进一步成为国内手风琴行业龙头企业，相关公众已将“鹦鹉”牌手风琴与鹦鹉公司建立起唯一对应联系。在此背景下，市场上再行出现相同称谓品牌、且商标标志基本相同的“鹦鹉PARROT”牌手风琴商品，则会误导相关公众，误认为该“鹦鹉PARROT”牌手风琴与“鹦鹉YINGWU”牌手风琴系出同源，或生产企业之间存在某种特定联系。 北方同鑫公司作为天津文教体育用品进出口公司的转制企业对两商标产生的历史背景、使用两商标的手风琴长期形成的销售地域格局有较深了解，对鹦鹉公司“鹦鹉YINGWU”商标知名度和美誉度亦属明知。在“鹦鹉YINGWU”商标已形成辐射全国的高强度知名商标的情况下，北方同鑫公司应本着尊重历史沿革、增强出口商品竞争力的态度，进一步发挥其国际知名品牌优势拓宽海外市场。虽然国家政策鼓励如“鹦鹉PARROT”商标等国际知名品牌开发国内市场，但“鹦鹉PARROT”商标的情况有别于其他知名品牌，其所采取的开发国内市场方式即自行或许可他人国内销售必然触碰鹦鹉公司“鹦鹉YINGWU”商标权利界限，割断相关公众对“鹦鹉”商标与鹦鹉公司之间的唯一联系，形成市场出现若干家质量参差不齐的鹦鹉手风琴生产企业，并借用“鹦鹉YINGWU”商标知名度和鹦鹉公司良好信誉混淆消费者的选择和判断，侵夺鹦鹉公司的市场份额，导致鹦鹉公司的商誉受损，因此北方同鑫公司自行或许可他人在国内销售的行为方式缺乏正当性。综合以上情节考虑，北方同鑫公司在国内自行销售或许可他人销售手风琴应属于违反商标法第五十七条第七项“给他人的注册商标专用权造成其他损害”和反不正当竞争法第六条第四项“其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为”规定的行为，侵害鹦鹉公司注册商标专用权并构成不正当竞争。 鉴于北方同鑫公司国内自行销售和许可他人在国内销售“鹦鹉PARROT”手风琴商品不具有合法性，森德公司在国内销售其制造的“鹦鹉PARROT”手风琴商品亦足以使消费者产生混淆，且森德公司与鹦鹉公司作为同在天津市静海区注册经营从事多年专业乐器制造的生产企业，对鹦鹉公司的“鹦鹉YINGWU”商标的知名度和美誉度应有相当的了解，虽然其使用的“鹦鹉PARROT”商标是合法注册商标，但其对鹦鹉公司商标权权利范围亦应进行合理避让，其主观上具有放任混淆的心理态度，亦构成商标侵权和不正当竞争。 北方同鑫公司和森德公司应依法停止侵害鹦鹉公司的合法权益，并根据《中华人民共和国侵权责任法》（以下简称侵权责任法）第九条的规定，由北方同鑫公司对森德公司的直接侵权行为承担连带赔偿责任。关于本案的赔偿数额，因本案鹦鹉公司的损失、北方同鑫公司和森德公司的获利均难以确定，双方亦未提供其他可供参考因素，故一审法院考虑涉案商标的具体情况、历史背景、北方同鑫公司和森德公司的侵权情节以及鹦鹉公司为制止侵权行为的合理开支，酌情确定赔偿20万元。

一审裁判结果

综上所述，一审法院依照商标法第五十七条第七项、第六十条、第六十三条，反不正当竞争法第六条第四项、第十七条，侵权责任法第九条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，作出(2018)津02民初707号民事判决：
一、森德公司于本判决生效之日起停止在国内销售“鹦鹉PARROT”牌手风琴商品；
二、北方同鑫公司于本判决生效之日停止在国内销售并停止许可他人在国内销售“鹦鹉PARROT”牌手风琴商品；
三、森德公司于本判决生效之日起十日内赔偿鹦鹉公司经济损失20万元；
四、北方同鑫公司对上述森德公司赔付款项承担连带赔偿责任。
五、驳回鹦鹉公司其他诉讼请求。
案件受理费13800元，由鹦鹉公司负担5520元，北方同鑫公司、森德公司负担8280元。

二审上诉人诉称

北方同鑫公司、森德公司不服一审判决，上诉请求：1.撤销一审判决，驳回鹦鹉公司的一审诉讼请求；2.一审、二审案件受理费由鹦鹉公司负担。事实和理由：（一）一审判决认定事实不清。1.“鹦鹉PARROT”商标在国内外市场被广泛使用，并非仅用于出口国外销售，“鹦鹉PARROT”商标在国内外市场均享有极高的声誉。2.《关于解决鹦鹉牌商标确权问题的协议》由天津文教体育用品进出口公司与天津市乐器厂双方签订，合同期限自2001年1月1日至2003年2月28日，目前这两个案外人依然有效存续，且该合同在2003年2月28日到期后终止，双方没有进行续签。3.原国家工商行政管理局出台《关于解决工贸双方注册同一商标问题的意见》（工商[1990]165号）及《关于重申工贸双方注册同一商标使用原则的通知》（工商[1990]422号），目的是为了解决同一商标“两本账”的问题，上述两文件均已于2004年废止。本案涉案商标不属于同一商标“两本账”问题，是分别注册的两个不同商标，而且鹦鹉公司商标晚于北方同鑫公司商标十五年之久，足以证明二者之间具有显著区别特征，具有一定的识别性。4.两商标的鹦鹉文字分别为简体和繁体，图案下方的字母分别为汉语拼音“YINGWU”和英文“PARROT”，具有明显区别，同时使用“鹦鹉PARROT”商标的商品一直在国内外市场上销售。法院的在先裁定也维护了“鹦鹉PARROT”商标权利人的合法权利，驳回了鹦鹉公司的起诉。5.一审判决认定“鹦鹉PARROT”商标供生产企业出口使用，“鹦鹉YINGWU”商标在国内销售商品使用，但忽视了商标权利人在国内外市场使用自己的注册商标的合法权利。（二）一审判决适用法律不当。1.北方同鑫公司作为商标权人，自行使用或许可他人使用其注册商标是商标法赋予其商标专用权的体现，符合商标法的宗旨和原则，森德公司在被许可范围内使用“鹦鹉PARROT”商标，是依法行使商标被许可人的权利，履行商标许可合同的义务，该许可行为已经在商标局备案，而一审判决却认定北方同鑫公司自行使用或许可他人使用合法注册商标侵害了鹦鹉公司的权益，这一认定违背了商标法的宗旨和原则。2.本案两个商标均为注册商标，相互间具有显著的区别特征，不会引起公众混淆，而且经过市场的长期销售使用，相关公众已对商品来源有明确认知，一审判决保护鹦鹉公司注册在后的商标，限制北方同鑫公司正当行使权利，是对商标法的误读。3.北方同鑫公司、鹦鹉公司均是同类商品经营者，北方同鑫公司的商标在先注册并在国内外市场广泛使用，获得国际知名品牌的美誉，一审判决却将北方同鑫公司、森德公司的行为认定为不正当竞争行为，鹦鹉公司虽获得“津门老字号”等荣誉称号，但并不能改变北方同鑫公司享有在先注册商标专用权的事实。4.森德公司使用被许可的“鹦鹉PARROT”商标，未使用鹦鹉公司的商标，不存在商标侵权和不正当竞争行为，且森德公司仅使用了不到半年即被起诉，一审法院认定判赔数额过高。

二审被上诉人辩称

鹦鹉公司辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。（一）涉案的两个商标均为合法注册的商标，但是由于注册时的条件和当时的历史环境，导致两个商标在使用的区域上有所区别。在随后多年的使用过程中，对于两商标的使用范围，无论是原注册人之间的约定，还是有关部门的规定，都对两个商标的不同使用区域作出了明确。北方同鑫公司并非是手风琴生产厂家，只是商标注册人，注册该商标是为了生产经营所用的，其注册区域目的非常明显。（二）两个商标高度类似，消费者无法区分，鹦鹉牌手风琴已在国内销售多年，享有较高的知名度。如果两商标均在国内使用，势必造成混淆。（三）一审法院适用法律正确。北方同鑫公司、森德公司的行为已经构成商标侵权及不正当竞争，给鹦鹉公司造成了一定的经济损失，应予赔偿。

二审法院查明

二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据，二审法院组织当事人进行了证据交换和质证。北方同鑫公司、森德公司提交了(2018)津河西证经字第1989号和(2018)津河西证经字第1990号两份《公证书》，其主要内容为：1.鹦鹉公司实际控制人天津华韵乐器有限公司（以下简称华韵公司）在其网站上将“鹦鹉PARROT”商标使用在网页首页和手风琴上，用以证明在2018年6月1日之前鹦鹉公司一直使用“鹦鹉PARROT”商标生产销售手风琴，“鹦鹉PARROT”商标一直在国内使用；2.鹦鹉公司授权经销商网站上公布的落款时间为2018年6月1日的《通知》，其内容包括“‘鹦鹉PARROT’为原logo,‘鹦鹉YINGWU’为新logo”，该通知加盖了鹦鹉公司的公章，用以证明鹦鹉公司“鹦鹉YINGWU”商标是从2018年6月1日才开始使用，因此该商标没有知名度和美誉度。 鹦鹉公司质证意见为：华韵公司的网站并非出自鹦鹉公司，尽管华韵公司与鹦鹉公司为关联企业，但各自为独立法人单位，鹦鹉公司对华韵公司的行为不承担责任。鹦鹉公司授权经销商网站上公布的内容均与鹦鹉公司无关，鹦鹉公司对此不承担任何责任；如果经销商网站构成侵权，与本案并非同一法律关系，应另案解决。 二审法院认证认为，华韵公司与鹦鹉公司是两个独立的法人，华韵公司在其网站上将“鹦鹉PARROT”商标使用在网页首页和手风琴上，与鹦鹉公司无关，因此，对北方同鑫公司、森德公司关于鹦鹉公司一直在国内使用“鹦鹉PARROT”商标的主张不予支持，对北方同鑫公司、森德公司提交的公证书，二审法院不予采信；一审期间鹦鹉公司提交证据可以充分证明“鹦鹉YINGWU”商标具有较高的知名度和美誉度，故对北方同鑫公司、森德公司针对的鹦鹉公司“鹦鹉YINGWU”商标是从2018年6月1日才开始使用因而没有知名度和美誉度的主张，二审法院不予支持，对北方同鑫公司、森德公司提交的公证书，二审法院不予采信。 二审法院对一审法院查明的事实予以确认。

二审法院认为

二审法院认为，本案的争议焦点是：第一，北方同鑫公司、森德公司在国内销售“鹦鹉PARROT”牌手风琴，是否构成对鹦鹉公司“鹦鹉YINGWU”商标的侵权及不正当竞争；第二，如果构成侵权，一审法院认定赔偿数额是否适当。 关于焦点一，鹦鹉公司于2004年通过天津市乐器厂继受取得涉案“鹦鹉YINGWU”商标的专用权，目前该商标处于合法有效注册状态，依法应予以保护。该商标曾获得天津市著名商标、津门老字号、中华老字号、驰名商标等称号，在国内乐器领域享有较高的知名度和美誉度，故对该商标应提供较强的法律保护。 从涉案商标的历史背景分析，由于在计划体制条件下，外贸企业注册“鹦鹉PARROT”商标供生产企业出口使用，生产企业在国内注册“鹦鹉YINGWU”商标在国内销售商品，但两商标的商品载体均来自天津市乐器厂，社会大众及消费者亦是将两商标作为同一商标看待，只是因国内、国际销售地域不同，体现在贴附的商标标志有所不同。随着我国市场经济的发展，商品进出口制度发生变革，生产企业拥有自主商品进出口权。为解决工贸双方的矛盾，当时的生产企业天津市乐器厂与当时的出口企业天津文教体育用品进出口公司曾就两商标的使用问题达成一致协议，约定天津文教体育用品进出口公司原则上不在国内销售“鹦鹉PARROT”牌手风琴，同等条件下优先考虑收购天津市乐器厂的手风琴产品供出口。因此，作为上述两商标的承继者即本案的双方当事人，在使用“鹦鹉PARROT”商标及“鹦鹉YINGWU”商标时，均应尊重并考虑两商标的历史发展沿革和背景。 上述两商标虽存在英文PARROT和拼音YINGWU的区别，但商标的主体鹦鹉图案和中文，以及整体构图几乎完全相同。以相关公众对商品商标的一般称谓习惯，对两商标的称呼亦完全相同，因此两商标属于高度近似又极易混淆的标志。在“鹦鹉YINGWU”商标具有较高的知名度和美誉度的情况下，对该商标应提供较强的法律保护。 在“鹦鹉PARROT”和“鹦鹉YINGWU”两商标高度近似又极易混淆的情况下，国内市场上再行出现相同称谓品牌且商标标志基本相同的“鹦鹉PARROT”牌手风琴商品，会误导相关公众，使其误认为该“鹦鹉PARROT”牌手风琴与“鹦鹉YINGWU”牌手风琴系出同源，或生产企业之间存在某种特定联系。因此，北方同鑫公司自行或许可他人在国内销售“鹦鹉PARROT”牌手风琴以及森德公司在国内销售其制造的“鹦鹉PARROT”牌手风琴均构成商标侵权和不正当竞争。一审法院依照商标法第五十七条第七项“给他人的注册商标专用权造成其他损害”和反不正当竞争法第六条第四项“其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为”的规定，认定北方同鑫公司、森德公司侵害鹦鹉公司注册商标专用权并构成不正当竞争，并无不当。 关于焦点二，由于本案权利人鹦鹉公司的损失或者侵权人北方同鑫公司和森德公司获利均难以确定，且双方亦未提供其他可供参考因素，故一审法院综合考虑涉案商标的具体情况、历史背景、北方同鑫公司和森德公司的侵权情节以及鹦鹉公司为制止侵权行为的合理开支酌情确定北方同鑫公司和森德公司连带赔偿鹦鹉公司经济损失20万元，并无不当。

二审裁判结果

综上，二审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项，判决：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费13800元，由北方同鑫公司、森德公司负担。

再审法院查明

围绕当事人的再审请求，结合双方当事人在一审、二审期间提交的证据，本院对有争议的证据和事实认定如下： 1.第40540号“鹦鹉PARROT”商标由中国轻工业品进出口公司天津分公司于1962年1月22日注册，核定使用在第65类“西乐器、口琴、校音器、琴盒、乐谱架、电子琴”商品上；1989年10月10日，该商标注册人名义经核准变更为天津文教体育用品进出口公司；1995年1月28日，第481期《商标公告》刊登续展注册商标公告，该商标续展注册有效期自1993年3月1日至2003年2月28日；2000年11月27日，商标局换发商标注册证，商标注册证载明“兹核准续展注册在商品国际分类：第15类”，同时载明“续展有效期限自1993年3月1日至2003年2月28日”；2002年11月5日，商标局出具《核准续展注册证明》，载明“兹核准第40540号商标续展注册，续展注册有效期自2003年3月1日至2013年2月28日”；2004年9月14日，商标局核准第40540号商标转让，受让人为天津同鑫进出口有限公司；2006年1月24日，商标局核准第40540号商标变更注册人名义，变更后注册人为北方同鑫公司；2012年10月22日，商标局出具《核准续展注册证明》，载明“兹核准第40540号商标续展注册，续展注册有效期自2013年3月1日至2023年2月28日”。 2.第119207号“鹦鹉YINGWU”商标由天津市乐器厂于1979年10月31日注册，核定使用在第65类“手风琴、提琴”商品上；2000年11月23日，商标局换发商标注册证，商标注册证载明“兹核准续展注册在商品国际分类：第15类”；2004年9月14日，商标局核准第119207号商标转让，受让人为鹦鹉公司；经续展，该商标注册有效期自2013年3月1日至2023年2月28日。 3.1990年6月13日，原国家工商行政管理局作出《国家工商行政管理局关于解决工贸双方注册同一商标的意见》（工商[1990]165号）。该意见全文如下：“各省、自治区、直辖区及计划单列市工商行政管理局：在《商标法》实施以前，曾经根据工业企业和外贸经营单位在国内外市场的需要，采取变通办法，核准工贸双方分别在内销和出口的相同商品或类似商品上注册同一商标，出现了同一注册商标有两个或两个以上所有权人的情况。随着经济体制的改革和对外贸易的发展，工贸双方注册同一商标所产生的矛盾日趋尖锐，由此引起的商标纠纷愈益增多，已经影响到工业生产和外贸出口，到了非解决不可的地步。根据国务院领导同志的指示精神，我局经过调查研究和广泛征求有关部门的意见，本着兼顾工贸双方的利益，又维护国家整体利益，具体问题，具体处理，不搞‘一刀切’的精神，对工贸双方注册同一商标问题提出以下处理意见：一、一九六六年十一月以前注册的商标，依据当时的商标法规，谁注册在先，该商标归谁所有，注册在后一方，不再享有该商标所有权。二、在一九六六年十一月至一九七九年十月期间注册的商标，谁先使用归谁所有，使用在后的，不再享有该商标所有权。三、注册商标曾经由转让人和受让人依法申请转让注册并经核准的，该商标归受让人所有，如当时未经原注册人同意，只由受让人或某个组织单方面将该商标办成转让的，均视为无效，商标仍归原注册人所有。四、工贸双方注册的同一商标，其中一方多年来确实未使用，或基本不使用，或经营管理不善、经济效益很差的，应放弃该商标，将商标归属于多年来一直使用的或经营管理能力强、经济效益好的另一方。五、在确定某一商标归一方所有后，另一方应将其在国内外注册的相同商标一并转让，不能因国内注册商标转让导致国外注册商标权的丧失（个别不再拥有出口商品的商标除外）。六、商标归由一方所有后，应允许另一方继续使用两年，作为过渡；也可以由双方协商共同使用商标的期限，但应签订商标使用许可合同报国家工商行政管理局商标局备案。各有关工商行政管理局应会同当地工贸双方的主管部门，做好企业的工作，妥善予以解决。请各省、自治区、直辖市工商行政管理局于今年年底前，将本地处理情况书面报告我局。在正式确定商标归一方所有后，另一方应按照《商标法》的有关规定，办理注销注册商标的手续。此文请转发至有关工贸企业。” 4.1990年12月29日，原国家工商行政管理局向各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局发出《国家工商行政管理局关于重申工贸双方注册同一商标使用原则的通知》（工商[1990]422号）。该通知全文如下：“目前，在我国有近百家工业企业和外贸企业分别在相同商品上注册了同一商标。这种俗称的‘两本帐’商标，是六十年代原中央工商行政管理局根据当时我国工业企业没有出口经营权，只有外贸企业有出口经营权的外贸体制，并考虑到外贸企业国外申请注册商标时，一些国家要求其必须先在原属国注册该商标的实际情况，而在商标注册上采取的一项相应措施后形成的。即对于同一商标使用在相同商品上而在国内外销售的，可以核准工贸双方在我国注册，分别使用于内、外销商品。十年动乱期间，我国商标注册制度受到严重破坏，出现了许多混同商标。一九七九年，原工商行政管理总局对全国混同商标进行了全面清理，但对六十、七十年代工贸双方注册同一商标的问题，鉴于当时外贸体制状况，决定暂时予以保留。应当指出的是，工贸双方在相同商品上注册同一商标，与我国《商标法》规定的注册商标的授权原则是有冲突的。对于这一历史遗留问题，应采取必要的行政手段妥善处理。由于‘两本帐’商标产生和存在的依据是工贸企业双方遵循使用该注册商标的商品内、外销权力分开的原则，因此，工商行政管理机关对于工贸企业违反上述原则的行为一律予以制止。近年来，随着外贸体制改革的进展，彻底解决‘两本帐’商标问题已经提到议事日程。今年六月，我局下发了《关于解决工贸双方注册同一商标问题的意见》＜工商（1990）165号＞，曾作了一些明确的规定。为了维护企业的正当权益，维持社会经济秩序，保障我国出口贸易的顺利进行，现将工贸双方注册同一商标的使用原则重申如下：一、外贸企业拥有出口商品商标专用权，只能用于安排出口货源、经销出口商品时使用，不得用于内销商品生产和销售，也不得擅自许可他人在内销商品上使用；工业企业拥有内销商品商标专用权，不得擅自用于出口商品。二、外贸企业需要将出口商品转内销，或工业企业需要将内销商品转外销时，双方必须签订商标使用许可合同。若一方未经对方许可，超越自己商标专用权范围使用商标的，属于侵犯对方商标专用权行为，应比照《商标法》第三十九条的规定予以处理。上述原则适用于以前和今后所涉用的有关案件。请各地工商行政管理机关将本通知转发至有关的工贸企业，并监督执行。” 5.2000年11月1日，天津文教体育用品进出口公司与天津市乐器厂签订《关于解决“鹦鹉”牌商标确权问题的协议》。根据该协议，天津文教体育用品进出口公司（甲方）与天津市乐器厂（乙方）签订了《商标使用许可合同》，由天津文教体育用品进出口公司许可天津市乐器厂在手风琴商品上无偿使用“鹦鹉PARROT”商标，合同约定许可使用的期限自2001年1月1日起至2003年2月28日止，合同期满如需延长使用时间，由双方另行续签商标使用许可合同。合同第六条约定：“未经甲方授权，乙方不得以任何形式和理由将甲方注册商标许可第三方使用。” 6.2003年1月9日，天津海关书面通知天津文教体育用品进出口有限公司，中化天津进出口公司于2002年12月30日向天津新港海关申报出口一批铜管乐器、乐器配件等，其中有9只手风琴使用“鹦鹉”商标，上述货物可能涉及天津文教体育用品进出口有限公司在海关总署备案的知识产权，如认为上述货物侵犯了该公司备案的知识产权，可提出采取知识产权海关保护措施的书面申请并提交担保金。2003年1月6日，天津文教体育用品进出口有限公司书面致函天津海关称：“经我司对中化天津进出口公司出口货物查验，确认‘鹦鹉’手风琴是我司1966年在国内注册的商标。2000年我们与天津市乐器厂依法签订‘鹦鹉’（PARROT）牌商标使用许可合同，按商标使用许可合同第六条：未经甲方授权，乙方不得以任何形式和理由将甲方注册商标许可第三方使用。因此，我司认为中化天津进出口公司出口的‘鹦鹉’（PARROT）手风琴纯属侵权行为，敬请海关予以扣留。”随后，天津文教体育用品进出口有限公司以中化天津进出口公司、天津乐器厂为被告向一审法院提起民事诉讼，请求法院：1.判令中化天津进出口公司立即停止销售侵犯其“鹦鹉PARROT”商标权的手风琴商品，赔偿其经济损失8400元；2.判令天津市乐器厂停止在国内销售使用“鹦鹉PARROT”商标的手风琴，因此销售而获得利润亦应赔偿给原告。2003年2月8日，一审法院受理了该案。2003年5月8日，天津文教体育用品进出口有限公司（甲方）、中化天津进出口公司（乙方）、天津乐器厂（丙方）达成和解协议，协议第一条约定：“乙方作为代理出口商在对商标权属不知情的情况下报关出口了九台手风琴，该手风琴的制造商为丙方，在该批手风琴上使用了鹦鹉牌商标，甲、乙、丙三方认为该事实触动了甲方的利益，三方希望今后不再发生类似的事件。”中化天津进出口公司依该和解协议支付了相关费用后，天津文教体育用品进出口有限公司于2003年5月16日向法院提交了撤诉申请。2003年5月20日，一审法院作出（2003）二中民三初字第46号民事裁定，准许天津文教体育用品进出口有限公司撤诉。 7.2003年2月28日，德利信律师所律师刘春田受北方国际集团天津文教体育用品进出口有限公司委托并代表该公司致函天津市乐器厂刘作人厂长，正式提出该公司与天津市乐器厂的商标使用许可合同因期限届满而终止，并告知天津市乐器厂自2003年3月1日起未经该公司书面同意，不得以任何形式和理由再使用“鹦鹉PARROT”商标。 8.2003年8月20日，北方国际集团天津文教体育用品进出口有限公司书面致函天津市乐器厂，认为天津市乐器厂违反合同约定，未经该公司许可将“鹦鹉PARROT”商标转让他人使用，侵犯了该公司的商标专用权，因此通知其与天津市乐器厂签订的第40540号商标使用许可合同期满不再续签，未经该公司同意，天津市乐器厂不得以任何形式和理由再使用“鹦鹉PARROT”商标。 9.2004年6月30日，原国家工商行政管理总局发布《国家工商行政管理总局关于废止有关工商行政管理规章、规范性文件的决定》（工商法字[2004]第98号），根据《中华人民共和国行政许可法》、《国务院关于贯彻实施＜中华人民共和国行政许可法＞的通知》（国发[2003]23号）的要求以及国务院决定取消和调整的行政审批项目，决定废止包括《国家工商行政管理局关于解决工贸双方注册同一商标的意见》和《国家工商行政管理局关于重申工贸双方注册同一商标使用原则的通知》在内的312件规章和规范性文件。 10.2012年7月17日，商标局就鹦鹉公司针对第40540号“鹦鹉PARROT”商标提出的撤销申请，作出“撤200900784”号《关于第40540号“鹦鹉+PARROT+图形”注册商标连续三年停止使用撤销申请的决定》，认为鹦鹉公司的申请理由不能成立，决定驳回鹦鹉公司的撤销申请，第40540号“鹦鹉PARROT”注册商标继续有效。 11.2016年4月6日，因华韵公司在未经北方同鑫公司许可的情况下生产并出口282只“Parrot”牌手风琴至埃及而被海关扣货，北方同鑫公司（甲方）与华韵公司（乙方）签订《商标侵权协议书》，双方达成如下共识：“1.乙方对此票业务侵犯甲方商标权行为未有异议，并诚恳向甲方致歉。2.乙方保证今后不再出口标有‘Parrot及图形’标识的产品，一旦再次侵权，除按国家有关法律法规处置外，乙方还应按侵权货物的双倍金额赔付甲方。3.本侵权事件所产生的一切费用全部由乙方承担。4.乙方需向甲方一次性支付商标侵权赔偿费人民币伍万捌仟元整。5.海关如对此事仍提出异议，甲、乙双方另行协调解决。6.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。” 12.2017年1月13日，北方同鑫公司与森德公司签订编号为“（2017）津同商标01号”的《商标使用许可合同》，北方同鑫公司许可森德公司在手风琴商品上使用其“鹦鹉PARROT”商标，许可使用期限自2017年1月1日起至2019年12月31日止。2017年2月20日，北方同鑫公司就上述商标使用许可合同向商标局申请备案，备案申请号20170000002605。2017年3月23日，商标局受理了北方同鑫公司的备案申请。2018年11月2日，商标局向北方同鑫公司发出《商标使用许可备案通知书》，对北方同鑫公司报送的第40540号注册商标使用许可予以备案，备案号20170000002605。该通知书载明：许可人为北方同鑫公司，被许可人为森德公司，许可期限为2017年1月1日至2020年1月1日，许可使用商品为“西乐器”。 13.2017年4月5日，鹦鹉公司以北方同鑫公司为被告向一审法院提起民事诉讼，请求法院判决：1.鹦鹉公司享有第40540号注册商标永久无偿使用权；2.禁止北方同鑫公司在中国境内使用第40540号注册商标；3.该案的调查费、律师费及诉讼费用由北方同鑫公司负担。2017年6月28日，一审法院作出（2017）津02民初274号民事裁定：驳回鹦鹉公司的起诉。鹦鹉公司不服该裁定提起上诉。2017年11月29日，二审法院作出（2017）津民终507号民事裁定，裁定驳回上诉，维持原裁定。二审法院在该裁定中认为，鹦鹉公司主张对第40540号商标享有权利的依据是2000年11月1日天津文教体育用品进出口公司与天津市乐器厂签订的《关于解决“鹦鹉”牌商标确权问题的协议》，依据该协议，“天津市乐器厂出口本厂出品的手风琴，可以长期无偿使用天津文教体育用品进出口公司的‘鹦鹉’（PARROT）牌商标；天津文教体育用品进出口公司原则上不在国内销售‘鹦鹉’（PARROT）牌商标的手风琴”。由于该协议的双方当事人系天津文教体育用品进出口公司和天津市乐器厂，鹦鹉公司主张上述协议中由天津市乐器厂就“鹦鹉”（PARROT）牌商标享有的权利由其承继，但鹦鹉公司提供的现有证据不能证明天津市乐器厂将上述协议中由天津市乐器厂就“鹦鹉”（PARROT）牌商标享有的权利转让给了鹦鹉公司，因此，鹦鹉公司既不是第40540号商标的注册商标权利人，亦不能证明其对该商标享有其他权利，故鹦鹉公司不是能够提起该案诉讼的适格主体，一审法院裁定驳回其起诉并无不当。 对于二审法院查明的其他案件事实，本院经审查予以确认。 本案再审期间，北方同鑫公司补充提交了（2019）京国信内经证字第09073号公证书，用以证明鹦鹉公司一直不法侵害其合法商标权益，且意图突破其享有的商标专用权边界，不法侵占北方同鑫公司的商标权益。鹦鹉公司当庭发表了质证意见：1.该证据不属于新证据，不应采信；2.该证据不能证明相关销售行为是鹦鹉公司实施的，与本案无关。本院经审查认为，北方同鑫公司提交的上述公证书不能证明鹦鹉公司实施了相关行为，与本案事实认定缺乏关联性，因此，对该公证书本院不予采纳。

再审法院认为

本院认为，根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改<中华人民共和国建筑法>等八部法律的决定》，2019年修正的商标法和反不正当竞争法已分别于2019年11月1日和2019年4月23日起施行。本案鹦鹉公司主张北方同鑫公司与森德公司签订《商标使用许可合同》并由森德公司生产销售使用“鹦鹉PARROT”商标的手风琴，侵害了其享有的“鹦鹉YINGWU”商标的专用权，并请求法院判令北方同鑫公司不得在国内自行销售及许可他人销售“鹦鹉PARROT”牌手风琴、森德公司不得在国内销售“鹦鹉PARROT”牌手风琴并判令北方同鑫公司、森德公司共同赔偿鹦鹉公司经济损失100万元。而北方同鑫公司与森德公司签订的《商标使用许可合同》，约定的商标许可使用期限自2017年1月1日起至2019年12月31日止，该期限持续到2019年修正的商标法和反不正当竞争法施行日期之后，因此，本案应当适用2019年修正的商标法和反不正当竞争法。 商标法第三条第一款规定：“经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。”第四十二条第四款规定：“转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。”第四十三条规定：“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。” 本案中，第119207号“鹦鹉YINGWU”商标经核准于2004年9月14日由天津市乐器厂转让给鹦鹉公司，鹦鹉公司作为受让人依法取得该商标的专用权，其商标专用权受法律保护。但是，本案中，北方同鑫公司同样依法受让取得了第40540号“鹦鹉PARROT”商标的专用权，其商标专用权亦受法律保护。因此，本案的处理需要充分考虑案件事实及其历史背景，全面而审慎地决定是否应当支持鹦鹉公司的诉讼请求。 一、法院是否应当受理鹦鹉公司提起的本案诉讼 《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定：“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。” 该司法解释规定的应由原告向有关行政主管机关申请解决的，是“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的”情形。本案中，鹦鹉公司提起本案诉讼所依据的是1979年10月31日注册的第119207号“鹦鹉YINGWU”商标，而北方同鑫公司许可森德公司使用的是1962年1月22日注册的第40540号“鹦鹉PARROT”商标，即鹦鹉公司提起本案诉讼所依据的注册商标并非上述司法解释所规定的“在先的注册商标”。因此，本案不属于应当依照法律规定由其他机关处理的争议，人民法院应当依法受理并作出裁判。 二、如何确定涉案两注册商标的专用权范围 商标法第五十六条规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”从现有在案证据看，第40540号“鹦鹉PARROT”商标于1962年1月22日注册，核定使用在国际分类第15类“西乐器、口琴、校音器、琴盒、乐谱架、电子琴”商品上，经续展，专用期限至2023年2月28日；第119207号“鹦鹉YINGWU”商标于1979年10月31日注册，核定使用在国际分类第15类“手风琴、提琴”商品上，经续展，专用期限至2023年2月28日。但是，在本案诉讼中，鹦鹉公司主张第40540号“鹦鹉PARROT”商标注册时明确其使用区域为国外而不包括国内，是出口商品专用的注册商标，并据此认为北方同鑫公司和森德公司的被诉行为构成商标侵权和不正当竞争行为，因此，有必要对第40540号“鹦鹉PARROT”商标的专用权范围作出更加详细的认定。 第40540号“鹦鹉PARROT”商标的商标标志由繁体中文“鹦鹉”、外文“PARROT”和图形组合而成，于1962年1月22日注册。当时，商标法尚未颁行，商标注册依据的是1950年7月28日中华人民共和国政务院第四十三次政务会议批准并于1950年8月28日公布施行的《商标注册暂行条例》。根据该暂行条例第四条第四项的规定，使用外国文字的商标不得申请注册，但运销国外或由外国进口的商品不在此限。 1960年4月29日经中华人民共和国国务院全体会议第一百次会议通过并经1963年3月30日第二届全国人民代表大会常务委员会第九十一次会议批准、由中华人民共和国国务院于1963年4月10日公布施行的《商标管理条例》第五条第二款规定：“商标不得使用外国文字，但是出口商品的商标可以附注外国文字。”该条例第十四条规定：“本条例从公布之日起施行。1950年8月28日政务院公布的商标注册暂行条例同时废止。”可见，《商标注册暂行条例》虽被废止，但在《商标管理条例》施行期间，亦只有出口商品的商标可以使用外国文字。 但是，1982年8月23日第五届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的商标法于1983年3月1日起施行，该法第四十三条第一款规定：“本法自1983年3月1日起施行。1963年4月10日国务院公布的《商标管理条例》同时废止；其他有关商标管理的规定，凡与本法抵触的，同时失效。”从商标法的具体内容看，该法不仅取消了商标原则上不得使用外国文字的规定，而且其第四十三条第二款规定：“本法施行以前已经注册的商标继续有效。”此后，1993年、2001年、2013年和2019年修改的商标法均遵循了1982年商标法的上述做法。 回顾从《商标注册暂行条例》到《商标管理条例》再到商标法对商标能否使用外国文字的规定演变历程看，我国的商标法律法规对包含外国文字的商标的申请注册，经历了一个从附加限制条件到该限制条件被完全取消的历史过程。在商标法施行前，包含外国文字的注册商标只能使用在出口商品上而不能使用在内销商品上，这也是其当时能够获准注册的客观历史条件。这种对注册商标使用范围的限制，无疑是包含外国文字的注册商标的注册人所负担的一种法律义务。通常而言，民事权利的受让人因转让而获得的权利的范围不能大于原权利人所享有的权利范围。因此，在注册时已经受到限制的商标专用权，不应因商标转让行为的发生而扩大。也就是说，在商标法施行前，包含外国文字的注册商标的受让人，也只能在出口商品上使用该注册商标。但是，由于商标法取消了包含外国文字的注册商标只能用于出口商品的限制性规定，此类商标的注册人和受让人权利受到限制的状况，因商标法的颁布施行而发生改变。 《中华人民共和国立法法》第九十三条规定：“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”商标法取消了包含外国文字的注册商标仅能用于出口商品的限制性规定，显然消除了此类商标注册人相应的义务负担，扩大了其权利行使的范围，属于能够更好地保护此类商标注册人的权利和利益的规定。虽然在就相关权利和利益作出判断时，不应仅考虑可能受益的民事主体的单方情形，而且还应当综合考虑法律溯及既往的适用，是否会损害其他民事主体的合法权益，但是，对于使用外国文字的注册商标而言，即使存在与其近似的、原本使用在内销商品上的其他注册商标，但由于上述两类商标在文字构成、呼叫、视觉效果等商标标志构成要素方面存在差异，不属于相同商标，且注册商标专用权在近似商标上的保护范围应当顾及不同时期法律法规演进变迁的历史因素，尤其是在出口商品上的商标注册在先、内销商品上的商标注册在后的这一特定情形下，应当认定对使用外国文字的商标使用范围的扩展，不会损害与其近似的内销商品商标注册人的合法权益。因此综合以上因素，对于在商标法施行时仍然有效的注册商标而言，由于商标法取消了包含外国文字的注册商标使用范围的限制，商标法施行前核准注册的包含外国文字的注册商标，其使用范围即应自商标法施行之日起扩展至全部核定使用商品，无论该商品是用于出口还是内销。 1950年8月28日起施行的《商标注册暂行条例》第十八条规定：“商标从注册之日起，注册人即取得专用权，专用权的期限为二十年，期满得申请继续专用。”1963年4月10日起施行的《商标管理条例》第十条规定：“注册商标的使用期限自核准之日起至企业申请撤销时止。”因此，就本案而言，1962年1月22日注册的第40540号“鹦鹉PARROT”商标在未被注册人申请撤销的情况下，在1983年3月1日商标法施行时仍为有效的注册商标。在商标法施行前，该商标只能用于出口商品，但在商标法施行后，该商标的使用范围即不应再局限于出口商品，在内销的核定商品上亦可以合法使用。 虽然原国家工商行政管理局在商标法施行后的1990年曾发布《国家工商行政管理局关于解决工贸双方注册同一商标的意见》和《国家工商行政管理局关于重申工贸双方注册同一商标使用原则的通知》，强调“外贸企业拥有出口商品商标专用权，只能用于安排出口货源、经销出口商品时使用，不得用于内销商品生产和销售，也不得擅自许可他人在内销商品上使用……外贸企业需要将出口商品转内销，或工业企业需要将内销商品转外销时，双方必须签订商标使用许可合同。若一方未经对方许可，超越自己商标专用权范围使用商标的，属于侵犯对方商标专用权行为”，但是，上述两个文件均已于2004年6月30日废止，不应依据上述文件对本案作出处理；而且，一方面，参照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》第一条的规定，在使用于出口商品的商标包含外国文字而使用于内销商品的商标不包含外国文字的情况下，由于两类商标在商标标志构成要素、呼叫、视觉效果等方面均存在区别，不属于“相同的商标”，当然也不构成上述规范性文件中所称的“同一商标”，因此，此类情形不属于上述两个规范性文件曾经调整的情形；另一方面，即使考虑上述两个文件，也应当按照上述两个文件确定的“一九六六年十一月以前注册的商标，依据当时的商标法规，谁注册在先，该商标归谁所有，注册在后一方，不再享有该商标所有权”的原则，处理相关商标的权利归属问题。本案中，第40540号“鹦鹉PARROT”商标于1962年1月22日注册，即使考虑两个已经废止的文件，显然也属于应当由在先注册人所有的情形。鹦鹉公司所主张的上述两个文件，并不能对本案的处理结果产生影响。 此外，鹦鹉公司还主张“鹦鹉PARROT”商标和“鹦鹉YINGWU”商标的原注册人曾就两商标的使用问题达成协议，约定了两商标各自的使用范围，北方同鑫公司受让“鹦鹉PARROT”商标后，其商标使用范围仍然应当限于出口商品。但是，根据两商标原注册人签订的协议和《商标使用许可合同》，天津文教体育用品进出口公司许可天津市乐器厂在手风琴商品上使用“鹦鹉PARROT”商标的期限自2001年1月1日起至2003年2月28日止。2003年2月28日和8月20日，天津文教体育用品进出口有限公司已两次通知天津乐器厂终止商标使用许可合同，天津市乐器厂未经许可不得再使用“鹦鹉PARROT”商标，且双方还曾因商标使用问题产生纠纷诉至法院。因此，即使考虑两商标原注册人曾经达成协议并签订《商标使用许可合同》的事实，也无法得出2004年9月14日受让“鹦鹉PARROT”商标的北方同鑫公司在行使注册商标专用权时，要受到商品销售地域范围限制的结论。鹦鹉公司的该项诉讼主张难以成立，本院对此不予支持。 综上，在“鹦鹉PARROT”商标和“鹦鹉YINGWU”商标在商标标志构成要素、呼叫、视觉效果等方面均存在区别而非“相同的商标”或“同一商标”的情况下，其各自的专用权范围仍然应当适用商标法的规定加以认定。作为有效的注册商标，两商标均在其各自核定使用的商品上享有专用权，而不应区分其所使用的商品是否用于出口或者内销。一审、二审法院将“鹦鹉PARROT”商标的专用权范围限缩于出口商品上，缺乏法律依据，属于适用法律错误，本院对此予以纠正。 三、鹦鹉公司在本案中的诉讼请求是否成立 本案中，一审、二审判决均认为北方同鑫公司和森德公司的行为属于商标法第五十七条第七项和反不正当竞争法第六条第四项规定的商标侵权行为和反不正当竞争行为。商标法第五十七条第七项规定，“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为，属于侵犯注册商标专用权的行为。反不正当竞争法第六条第四项规定，经营者不得实施“其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为”。但是，由于北方同鑫公司享有专用权的第40540号“鹦鹉PARROT”商标的注册时间远早于鹦鹉公司主张权利的第119207号“鹦鹉YINGWU”商标的注册时间，北方同鑫公司许可森德公司使用的是其享有专用权的在先注册商标，因此，鹦鹉公司基于在后申请注册的商标，请求认定北方同鑫公司和森德公司的行为侵害其商标权，明显有违知识产权领域保护在先合法权利的基本原则。 虽然在商标法施行前，“鹦鹉PARROT”商标和“鹦鹉YINGWU”商标分别使用于出口和内销商品上，只是在商标法施行后，“鹦鹉PARROT”商标才可以在内销的核定商品上使用，即仅就内销的手风琴商品而言，“鹦鹉YINGWU”商标才是在先的注册商标，但是，这种以出口和内销商品为标准，划分注册商标专用权范围的结果，并非是由商标注册人的原因造成的，也与商标法仅以商品和服务类别为依据审查商标注册申请的基本规定相冲突，因此，在相关法律障碍消除、商标注册人的商标专用权回复至圆满状态的情况下，再坚持对两个同时有效的注册商标人为地做出口与内销领域的划分，要求一方商标注册人继续承受已经缺乏法律依据的限制性条件，显然不符合“民事主体在民事活动中的法律地位一律平等”的法律要求，也与商标法促进社会主义市场经济发展的立法宗旨不符。因此，鹦鹉公司在本案中的诉讼请求不能成立，本院不予支持。

再审裁判结果

综上，北方同鑫公司的再审申请符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定的情形，本院予以支持。依照《中华人民共和国商标法》第三条第一款、第四十二条第四款、第四十三条、第五十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、第二百零七条第一款，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百零五条之规定，判决如下： 一、撤销天津市高级人民法院（2018）津民终457号民事判决； 二、撤销天津市第二中级人民法院（2018）津02民初707号民事判决； 三、驳回天津市鹦鹉乐器有限公司的全部诉讼请求。 一审、二审案件受理费各13800元，均由天津市鹦鹉乐器有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长  秦元明审判员  马秀荣审判员  周   波 二〇二〇年十月十三日 书记员  张晨祎书记员  刘方方