建议删除有关已支付合理对价的商业秘密善意使用者可不停止使用之条款

作者 | 黄璞琳 江西省抚州市人大常委会法工委

国家市场监管总局2020年9月4日公布的《商业秘密保护规定（征求意见稿）》第三十三条第一款，拟就善意侵权之处理作出规定：“为生产经营目的使用不知道是未经商业秘密权利人许可的商业秘密，且能举证证明该商业秘密合法来源的，应责令侵权人停止上述使用行为，但商业秘密的使用者能举证证明其已支付合理对价的除外。”

显然，前述有关商业秘密善意使用者能证明其已支付合理对价的，不应责令其停止使用权利人商业秘密之制度设计思路，借鉴了《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释〔2016〕1号）第二十五条第一款之规定。法释〔2016〕1号司法解释前述条款规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。”

2019年《反不正当竞争法》第九条第三款规定：“第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施本条第一款所列违法行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。”据此规定，应当能得出以下结论：第三人虽然未经商业秘密权利人许可而从他人手中获取、使用该商业秘密，但能举证证明自己是善意获取、善意使用，即，能证明自己确实不知道该商业秘密是他人违法侵权提供并能如实证明该商业秘密合法来源的，该第三人未构成《反不正当竞争法》第九条规定的侵犯商业秘密行为。相应地，此情形下的商业秘密善意使用者，不能表述为“侵权人”。

不过，当构成善意获取、善意使用权利人商业秘密的第三人，基于权利人维权行动等原因而知道相关商业秘密是他人违法侵权提供的，此情形下，该第三人就从之前的“不知道”状态，转变为《反不正当竞争法》第九条第三款规定的“明知或者应知”状态。相应地，此情形下的商业秘密善意获取、善意使用者，如果未经商业秘密权利人许可而继续披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，就构成了《反不正当竞争法》第九条第三款规定的“视为侵犯商业秘密”之行为，就应当依照《反不正当竞争法》第二十一条责令停止违法行为、没收违法所得、处以罚款。也就是说，善意获取、善意使用者知道相关商业秘密是他人违法侵权提供的之后，无论自己获取该商业秘密是否已支付合理对价，都应当立即停止使用或者允许他人使用该商业秘密，否则构成“视为侵犯商业秘密”之行为。实际上，《反不正当竞争法》等现行法律，也从来没有将善意使用者“已支付合理对价”作为其继续使用行为不构成侵权的豁免条件或者抗辩理由。

从另一个角度来说，“为生产经营目的使用不知道是未经商业秘密权利人许可的商业秘密”行为，与“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品”行为之间，还是不能简单类比，甚至可以说存在根本性区别：

（1）专利侵权产品的使用行为，对于专利权人的侵害以案涉的专利侵权产品为限，专利权人可以通过从案涉专利侵权产品的制造者或销售者处获得足额赔偿来填补侵权损害。

（2）为生产经营目的擅自使用权利人商业秘密的行为，对于商业秘密权利人的侵害是随着擅自使用行为而持续存在的，直至“擅自使用”行为停止才不再受侵害。

本文还认为，法释〔2016〕1号第二十五条第一款，有关对确实不知道产品侵权、能证明产品合法来源且已支付侵权产品合理对价的专利侵权产品善意使用者，不予责令其停止使用侵权产品的规定，本身也应打上补丁、完善相关限制条件：

（1）善意使用者成立合法来源抗辩并就专利侵权产品已支付合理对价，且专利权人已就善意使用者持有的专利侵权产品，从该侵权产品的制造者、销售者处获得足额赔偿的，不判令该善意使用者停止使用专利侵权产品；

（2）善意使用者成立合法来源抗辩并就专利侵权产品已支付合理对价，但专利权人未就善意使用者持有的专利侵权产品获得足额赔偿的，可以不判令善意使用者停止使用，但善意使用者应向专利权人支付合理使用费，以补足专利权人损失。如果法释〔2016〕1号第二十五条第一款，不打上前述补丁，那么，其规定就与《专利法》第六十条（未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权）之规定，以及《专利法》第六十九条（不视为侵犯专利权之法定情形）、第七十条（合法来源抗辩者免赔）之间，存在冲突。

综上所述，本文建议国家市场监管总局制定商业秘密保护规章时，删除有关已支付合理对价的商业秘密善意使用者可不停止使用之条款，将《商业秘密保护规定（征求意见稿）》第三十三条第一款修改为“为生产经营目的使用不知道是未经商业秘密权利人许可的商业秘密，且能举证证明该商业秘密合法来源的，不视为侵犯商业秘密行为，但应当立即停止上述使用行为，否则，视为侵犯商业秘密行为。”