贵州华兴航空科技有限责任公司与北京RSF公司技术转让合同纠纷仲裁案

提要：2012年4月1日，贵州华兴航空科技有限责任公司（以下简称华兴公司）与北京RSF科技有限公司（以下简称RSF公司）分别签订《闸瓦生产线转让合同书》（以下简称《生产线转让合同》）及《技术转让（专利实施许可）合同》（以下简称《技术转让合同》）。根据合同约定，RSF公司向华兴公司转让闸瓦生产线及生产工艺，并供应保密配方原材料；华兴公司则应向RSF公司支付1500万元设备款及最高限额为980万元的技术使用费。《生产线转让合同》约定的争议解决方式是向法院起诉，《技术转让合同》约定的争议解决方式则是向北京仲裁委员会申请仲裁。合同依法生效。合同履行过程中，双方发生纠纷。当RSF公司通过诉讼迫使华兴公司付清设备款后，即向北京仲裁委员会提成仲裁申请，请求裁决：华兴公司向RSF公司支付专利许可实施使用费216万元、违约金500万元，华兴公司立即停止实施涉案专利技术。华兴公司委托徐新明律师团队代理此案，并提出仲裁反请求：《技术转让合同》继续履行，RSF公司支付违约金250万元。北京仲裁委员会于2020年1月15日对上述案件进行开庭审理，于2020年5月22日作出裁决：《技术转让合同》继续履行，华兴公司可长期使用RSF公司的涉案专利技术；华兴公司向RSF公司支付技术使用费135.68万元，之后，华兴公司无需再支付技术使用费；华兴公司向RSF公司支付违约金80万元，RSF公司向华兴公司支付违约金40万元。

一、双方合作的情势背景

2009年1月19日，中国铁道部运输局发布通知指出，RSF公司与德国BK公司合作、引进BK公司技术试制的高摩瓦，于2008年1月18日通过部组织的技术审查，可装车运用。

2008年10月31日，RSF公司向国家知识产权局申请高摩瓦及制造方法专利，2010年10月获得发明专利授权。

此外，生产上述闸瓦需要一种独特的配方料。这种配方料最初由德国BK公司提供。

RSF公司主动向华兴公司发起邀请，向华兴公司介绍闸瓦的产品优势、巨大的市场需求，并邀请华兴公司对闸瓦生产线进行现场参观。之后，RSF公司于2011年9月和2012年3月分两次将其一套旧的闸瓦生产线直接运抵华兴公司，力劝华兴公司购买。

二、RSF公司与华兴公司签订《生产线转让合同》及《技术转让合同》，将一套旧的闸瓦生产线转让给华兴公司，并许可华兴公司使用其生产技术

在RSF公司的热情要约下，华兴公司开始就引进闸瓦生产线事宜与RSF公司进行洽谈，在此过程中，RSF公司承诺，将许可华兴公司使用其专利技术和技术秘密，并向华兴公司提供10%秘密配方原材料，保证华兴公司生产的闸瓦产品通过CRCC认证，每年带给华兴公司100万件的销售额。鉴于此，华兴公司最终同意以1500万元的高价购买RSF公司的二手闸瓦生产线。2012年4月1日，RSF公司和华兴公司签订《技术转让合同》及《生产线转让合同》。

华兴公司购买的闸瓦生产线试运行时，RSF公司则立即购买了一套新的、性能升级的闸瓦生产线。

《生产线转让合同》约定，RSF公司向华兴公司转让闸瓦生产线一条，并提供生产工艺及10%秘密配方原材料（以下简称10%密方料）。原材料的采购采用集采转的方式，由RSF公司召集使用闸瓦技术的所有厂家共同与原材料供应商按原材料采购标准谈判价格，价格确定后，由RSF公司集中采购转供给各个厂家。RSF公司长期向华兴公司提供闸瓦生产线的技术支持，关于技术使用费，合同约定，从华兴公司开始批量（年产50万件以上）生产并销售后五年内，前三年每季度末之前，华兴公司向RSF公司支付本季度销售收入3%的技术使用费，后两年技术使用费调整为销售收入的2%。关于付款方式及期限，合同约定，当RSF公司将闸瓦生产线交付于华兴公司后10内，华兴公司支付货款300万元；RSF公司协助华兴公司取得铁道部生产许可资质和认证后10日内，华兴公司再支付300万元；自第二次付款后，一年内分两次向RSF公司支付余款，每次支付余款的50%。

《技术转让合同》约定，RSF公司以普通许可的方式授权华兴公司实施其产品及制造方法专利（以下简称涉案专利），以及与实施专利有关的技术秘密。关于技术使用费，合同约定，技术使用费总金额为980万元，其中30 万元是技术秘密使用费，华兴公司须在签约后30天内付清；其余部分是技术提成费，从华兴公司产品开始批量生产并销售后五年内，前三年每季度末，华兴公司向RSF公司支付本季度销售收入3%的技术使用费，后两年的支付比例降至2%。

上述合同自签订之日起生效。RSF公司向华兴公司交付了生产线设备。

2012年9月21日，RSF公司、华兴公司召开高摩合成闸瓦项目专题会，RSF公司董事长、华兴公司董事长、总经理、副总经理及其他部门负责人参会。在会议上，RSF公司郑重承诺：将负责销售华兴公司生产的全部闸瓦产品；华兴公司暂不支付RSF公司转让的生产线设备款项。与会双方就此达成《会议纪要》。

三、双方因生产线设备款支付事宜发生纠纷，RSF公司通过诉讼迫使华兴公司付清设备款及“违约金”

2013年7月23日，华兴公司向RSF公司支付设备款600万元。由于RSF公司并未实际销售华兴公司的闸瓦产品，致使华兴公司无法通过生产获取收益，自然也无法向RSF公司支付其余的设备款。并且，双方已经在《会议纪要》中明确华兴公司暂不向RSF公司支付设备款。因此，在实现正常批量生产之前，华兴公司无力、也无须向RSF公司支付设备余款。

然而，2018年，RSF公司在北京的法院提起诉讼，要求华兴公司支付设备余款8，435，000元，并按照日万分之三的标准支付自2014年7月24日至2018年7月23日的逾期付款违约金。华兴公司委托山西某律师事务所代理应诉。遗憾的是，北京的一审法院、二审法院均足额支持RSF公司的诉讼请求，对于华兴公司依据《会议纪要》“华兴公司暂不支付RSF公司生产线设备款项”所提出的抗辩意见，不予采信。

四、RSF公司向北京仲裁委提出仲裁申请，要求华兴公司支付技术使用费216万元及违约金500万元，并立即停止实施涉案专利技术

2019年8月22日，RSF公司依据《技术转让合同》中的仲裁条款向北京仲裁委员会提起仲裁申请，请求裁决华兴公司立即停止实施涉案专利技术，并支付相关技术使用费及违约金等费用。

如果RSF公司关于华兴公司停止实施涉案专利技术的请求得到支持，那么，华兴公司为购买生产线设备而投入的1500万元设备款及几百万元“违约金”必将血本无归，从而令华兴公司陷入绝境。至此，华兴公司已被逼至悬崖，无路可退。华兴公司高度重视此案，其董事长及总经理亲至北京寻访知识产权专业律师。几经筛选，华兴公司最终决定委托中国知识产权律师网首席律师徐新明代理此案。

徐新明律师对本案进行研究后认为：①《生产线转让合同》与《技术转让合同》的条款相互渗透、相互关联，其中的任何一个合同均无法独立存在及履行。就合同目的而言，《生产线转让合同》尤其依附于《技术转让合同》，没有了技术许可，生产线将沦为一堆废铁。②《技术转让合同》中关于技术实施没有时间限制，华兴公司可以长期实施相关技术。③RSF公司有权提取技术提成费的期限为5年，且已届满。④RSF公司未依约向华兴公司提供10%秘密配方料等行为构成违约，应当承担违约责任。

基于以上分析，徐新明律师决定代理华兴公司进行答辩，并提出仲裁反请求。

五、仲裁庭对本案进行开庭审理

仲裁双方当事人各选定一名仲裁员，首席仲裁员则由北京仲裁委员会主任指定，三名仲裁员组成仲裁庭审理本案。徐新明律师团队代理华兴公司向仲裁庭提交答辩意见，并提出仲裁反请求及证据材料。仲裁庭于2020年1月15日对本案进行了开庭审理，徐新明律师携实习律师胡俊代理华兴公司出庭，RSF公司亦委托四名代理律师出庭。

（一）RSF公司的主要事由和主张

RSF认为，其以普通许可的方式许可华兴公司实施涉案专利，许可期限自2012年4月1日至2017年3月31日。本案合同生效后，RSF公司依约向华兴公司提交了相关技术资料，转让了与实施涉案专利有关的技术秘密，且华兴公司实施涉案专利后生华兴公司产的高摩合成闸瓦符合合同约定的相关标准，通过了铁道部认证。RSF公司已经履行了合同项下全部义务。DQ铁路公司的项目谈判采购邀请函显示，该项目共需高摩合成闸瓦90万块，后华兴公司中标该项目。按照闸瓦单价80元/块计算，华兴公司通过该项目可获得闸瓦销售收入约7200万元。华兴公司支付技术使用提成费的条件已成就，应按约定向RSF公司支付技术使用提成费216万元（7200万元✖3%=216万元），但华兴公司至今未支付技术使用提成费用。华兴公司未按约定支付技术使用提成费已属违约，应按照合同约定向RSF公司支付违约金500万元。据此，RSF公司请求仲裁庭裁决：

1.华兴公司支付专利许可实施使用费216万元；

2.华兴公司支付违约金500万元；

3.华兴公司立即停止实施涉案专利技术。

（二）华兴公司主要事由和主张

华兴公司认为，

1.华兴公司和RSF公司签订《生产线转让合同》及《技术转让合同》，具有特殊的情势背景。

RSF公司向华兴公司介绍闸瓦的优势、巨大市场的份额，并邀请华兴公司对闸瓦生产线进行现场参观。之后，RSF公司于2011年9月和2012年3月分两次将其一套旧的闸瓦生产线直接运抵华兴公司，并要求华兴公司购买并垫付运费。RSF公司承诺，将许可华兴公司使用其专利技术和技术秘密，并向华兴公司提供10%秘密配方原材料，保证华兴公司生产的闸瓦产品通过CRCC认证，每年带给华兴公司100万件的销售额。在此情势背景下，华兴公司才下定决心和RSF公司签约。

2. 《生产线转让合同》与《技术转让合同》相互依存，合同条款相互渗透，相互补充。

比如，《技术转让合同》第六条约定：“为保证甲方（华兴公司）有效实施本项专利，乙方（RSF公司）向甲方转让与实施本项专利有关的技术秘密：……2.技术秘密的实施要求：所规定设备、工装、原材料等配备到位……。此处“所规定设备”即《技术转让合同》约定的闸瓦生产线。

再比如，《生产线转让合同》第十一条第一款、第二款约定：“技术支持：乙方长期向甲方提供闸瓦生产线的技术支持。 为保证销量，降低运输成本，满足顾客需求，采用分片销售的模式，由各厂家共同协商确定国内供货区域。从甲方开始批量（年产50万件以上）生产并销售后五年内，前三年每季度末之前，甲方向乙方支付本季度销售收入3%的技术使用费，后两年技术使用服务费调整为销售收入的2%。”

《技术转让合同》第九条约定：“甲方向乙方支付实施该项专利权使用费及支付方式为：

1.许可实施使用费总额为：980万元，其中：技术秘密的使用费为：30万元，技术提成费为950万元。

2.许可实施使用费由甲方提成支付乙方。具体支付方式和时间如下：（1）签订合同30天内，首次支付技术使用费30万元；（2）从乙方产品开始批量生产并销售后五年内，前三年每季度末，乙方向甲方支付本季度销售收入3%的技术使用费；后两年支付比例降至2%。”

双方在《生产线转让合同》中引入技术使用费条款，这充分表明，技术转让是生产线设备转让的前提，技术转让条款是《生产线转让合同》的重要组成部分，离开技术许可，华兴公司花费巨资向瑞斯福公司购买的二手设备就成了一堆废铁；离开《技术转让合同》，《生产线转让合同》则无从成立，更无法实现合同目的。正所谓皮之不存，毛将焉附！

3. RSF公司未依照《技术转让合同》及《生产线转让合同》全面履行自己的义务，其行为构成违约。

RSF公司拒绝向华兴公司提供10%秘密配方原材料，违反了《技术转让合同》第六条之约定，应承担违约责任。

《技术转让合同》第六条第二款约定：“技术秘密的实施要求：所规定设备、工装、原材料等配备到位。”

《生产线转让合同》第三条约定：“……10%秘密配方原材料由乙方提供给甲方。”

根据上述约定，RSF公司有义务向华兴公司提供10%秘密配方原材料。2018年，华兴公司中标DQ公司的第一批物资采购项目（高摩合成闸瓦，HGM-D型），中标数量为90万块。为了完成该生产任务，华兴公司向RSF公司购买10%秘密配方原材料，但是，RSF公司仅提供给30吨（仅能生产告密合成闸瓦125357块）10%秘密配方原材料，之后即拒绝进一步供货。RSF公司的行为违反了《技术转让合同》第六条约定，应当承担违约责任。

《技术转让合同》第十六条第二款约定：“乙方（RSF公司）违反本合同第六条约定，应当支付违约金250万元。”

据此，RSF公司应向华兴公司支付违约金人民币250万元。

4.《技术转让合同》长期有效， RSF公司不具有解约权。并且，RSF公司提取技术提成费的期限业已届满。

《技术转让合同》第三条约定，乙方许可甲方以如下范围、方式和期限实施本项专利：……3.实施期限：长期。据此，《技术转让合同》长期有效。

根据《生产线转让合同》第十一条约定，华兴公司一年内生产并销售50万件以上的产品时，开始向RSF公司支付技术提成费；事实上，华兴公司于2013年4月24日通过CRCC认证时，已具备年生产100万件产品的生产能力。根据《会议纪要》约定，RSF公司负有销售华兴公司生产的全部闸瓦产品的义务，即，RSF公司有义务向华兴公司提供订单。

综上，自2013年4月24日华兴公司具备批量生产能力时，RSF公司有权提取技术提成费的五年期间开始起算，截至2018年4月23日届满。

由于RSF公司既未能向华兴公司提供订单，而当华兴公司通过自身努力获取订单时又未能依约足量提供10%密方料，其行为已构成严重违约。由于RSF公司违约在先，华兴公司具有先履行抗辩权，因此，即使华兴公司未及时支付技术使用费，RSF公司也不具有解约权。

六、本案的主要争议焦点：《技术转让合同》的有效期

本案双方当事人的主要争议焦点集中在《技术转让合同》的有效期，即该合同的有效期究竟是RSF公司所主张的5年，还是华兴公司主张的长期。如果RSF公司主张的5年有效期得到仲裁庭支持，那么，华兴公司花费巨资购买的生产线将不得不停止生产。华兴公司如果想要继续生产闸瓦产品，就只能再次请求RSF公司许可使用其专利技术，代价可想而知。

《技术转让合同》的有效期之所以存在争议，是因为合同存在自相矛盾之处。合同封面明确记载：“有效期限：2012年4月1日至2017年3月31日”。合同第三条则约定：乙方许可甲方以如下范围、方式和期限实施本项专利：

1.实施方式：按乙方提供的专利及配套技术资料生产。2.实施范围：在贵州华兴航空科技有限责任公司实施。3.“实施期限：长期”。

很显然，合同封面记载的有效期限和合同第三条约定的实施期限不一致，究竟应该以哪一个为准？

RSF公司主张合同期限应为五年，其主要理由为：RSF公司曾于2018年8月15日发送至华兴公司的《关于终止合作协议的告知函》已提及本案合同的有效期为5年，该合同截至2017年3月31日已经到期，双方至今没有续签合同，因此更进一步印证了双方缔约时的真实意思表示为五年。

华兴公司认为：

1.《技术转让合同》第三条第三项明确约定，“实施期限：长期”。虽然合同封面上记载的有效期限是2012年4月1日至2017年3月31日，但是，当封面记载的合同期限与合同条款不一致时，应以合同条款为准。

2. 双方同时签订《生产线转让合同》和《技术转让合同》，因此，对于《技术转让合同》的期限的解释，应与《生产线转让合同》的期限作相同解释。

《生产线转让合同》第二条约定，“转让期限：2012年4月1日至2017年3月31日。”我们都知道，生产线转让的结果，是生产线物权永久性归属于华兴公司，不存在期限。

《生产线转让合同》第三条约定，“……乙方向甲方转让闸瓦的所有技术资料一并由乙方移交给甲方，并且在转让期限届满前将上述资料移交完毕。……”

依据上述约定可知，第二条约定的5年转让期限，是指技术资料的移交期限。

同理，《技术转让合同》封面记载的5年有效期限，是指技术资料的移交期限，而不是技术实施的期限。

3.如果将《技术转让合同》的期限确定为五年，将导致华兴公司无法实现合同目的。

华兴公司购买闸瓦生产线的目的，是使用闸瓦生产线、实施闸瓦生产技术批量生产出合格的闸瓦并予以销售。而闸瓦生产技术由涉案专利和技术秘密组成，如果将《技术转让合同》的期限确定为五年，在RSF公司不予许可或大幅度提高许可费的情况下，华兴公司就无法继续实施闸瓦生产技术，其花费巨资购买的闸瓦生产线将沦为一堆废铁。

4.RSF公司一方面依据《生产线转让合同》通过诉讼迫使华兴公司付清生产线转让价款及“违约金”，另一方面却又要终止履行《技术转让合同》，其行为违反公平原则和诚实信用原则，于法不容。

综上，《技术转让合同》中关于技术实施没有时间限制，华兴公司可以长期实施相关技术。

七、仲裁结果

1.技术提成费的五年期限为2014年11月13日至2019年11月12日

根据合同约定，“五年”是“从甲方产品开始批量生产并销售后”开始起算，而非本合同签订后，对此双方没有异议，双方的争议在于起算的时间。

仲裁庭认为，由于《技术转让合同》中并未直接约定“批量”的标准，RSF公司认可华兴公司于2014年11月13日销售的20000件为批量销售，且该数量具有“批量”销售的合理性，故将该数量视为“批量”数量，相应的，2014年11月13日可以认定为开始计算“五年”支付技术提成费的时间起点，即技术提成费的五年期限为2014年11月13日至2019年11月12日。

综上，RSF公司请求支付技术提成费的期限至2019年11月12日届满，此后RSF公司再无权请求华兴公司支付技术提成费。

2.技术许可实施期限为长期

仲裁庭认为，不能抛开《生产线转让合同》孤立的考虑《技术转让合同》。依据《生产线转让合同》，华兴公司支付1500万元对价的目的不仅仅是为了购买RSF公司的生产线，同时也是为了获取RSF公司的涉案专利和技术秘密。如果仅依据合同封面记载的期限来确定该专利的实施期限，显然有悖于《技术转让合同》与《生产线转让合同》之间的利益关系、合同原意，从而违背合同公平原则。

综上，仲裁庭确定RSF公司许可华兴公司实施涉案发明专利的期限为长期。

3.双方互有违约，各自承担违约责任，但RSF公司无权解除《技术转让合同》。

仲裁庭认为，RSF公司未依约提供10密方料及华兴公司未依约支付技术提成费的行为均构成违约，应各自承担违约责任，但RSF公司无权解除《技术转让合同》。

仲裁庭最终确定，华兴公司应其产品销售额依照合同约定的提成比例向RSF公司支付技术提成费135.68万元及违约金80万元，RSF公司应向华兴公司支付违约金40万元。

综上，华兴公司可继续使用RSF公司的涉案专利技术，而无须再支付任何费用。