日本标准必要专利必要性判定方法

作者| 刘影 中国科学院科技战略咨询研究院

随着5G以及音视频编解码技术的发展，标准化组织都在致力于制定性能更好的标准规范，以实现海量设备之间的互联互通。在推动标准化进程中，标准贡献者通常会提前布局大量标准必要专利（SEP），由此产生的许可费率以及侵权诉讼争议是目前实务界的一个热点。为了规范SEP许可谈判双方的FRAND义务，中国、[1]日本[2]以及欧盟[3]陆续发布了SEP的谈判指引，目的在于避免专利权人利用SEP对实施人进行专利劫持，同时防止实施人通过技术、法律和商务等手段对专利权人反向劫持。[4]

值得注意的是，无论在SEP谈判中还是侵权诉讼中，首先都要对专利之于SEP的必要性（essentiality）做出判断，这是许可双方在技术谈判阶段的主要争点，也是SEP专利侵权诉讼的逻辑起点。SEP必要性判定本质上属于侵权判定的范畴，但是判断方法却有别于传统专利侵权判断。具体而言，传统侵权判断是将权利要求与产品进行比对，而必要性的判断是将权利要求与通信标准进行比对。在必要性判定过程中，如果缺少从通信标准到产品实现逻辑的考虑，则必然会影响到判定结果的准确性。

为了解决这一问题，日本专利局（JPO）在2017年发布了《标准必要性判定意见指引》（简称《指引》）。《指引》综合了日本产业界的多方意见，形成了JPO对标准必要性判定的完整流程，旨在提高在日本SEP谈判中必要性判定的规范性和可预测性。针对目前必要性判定方法中缺少专利与支持标准的产品之间的比对环节的问题，《指引》首次明确提出“虚拟对象产品”的概念，对于完善SEP必要性判定方法具有相当的借鉴意义。

日本JPO《指引》的主要内容及评价

2017年，日本产业结构委员会下属的知识产权委员会在报告中提出，为了解决SEP许可谈判和诉讼中日益增长的标准必要性争议、提高许可和诉讼纠纷的解决效率和透明度，希望JPO可以制定一份公平、中立的标准必要性的判定方法，以提升判定专利是否属于SEP的可预测性和透明度。另外，在上述报告中，该委员会也建议，应该根据争议方提交的证据和主张，判断标准所定义的虚拟对象是否落入到专利权的保护范围，从而判定标准必要性。依据日本专利法第71条的规定，[5]JPO可以依请求向争议的双方提供标准必要性的意见。作为回应，JPO于2019年6月发布了《指引》的修订版。[6]下面将从JPO必要性判定意见书的法律属性、必要性判定的原理和方法、必要性判定程序以及相关法律文书等方面，介绍《指引》关于必要性判定的主要内容。

（一）标准必要性判定意见书的法律性质

《指引》指出，JPO具有高度专业化的技术实力，因此其应请求方要求所做出的关于专利权保护范围的咨询意见（advisory opinion）具有专业、公平以及中立性。另外，JPO的咨询意见具有公开性，即除非当事方能够证明相关文件构成其商业秘密，否则JPO的咨询意见应完全对公众开放。不难发现，标准必要性判定意见书也是一种JPO官方的咨询意见。特别地，《指引》认为必要性判定意见书仅仅是专家意见，并没有任何法律拘束力。但是，由于必要性判定意见书是由高度专业化的官方行政机构JPO做出的，因此其具有相当的权威性，对解决必要性纠纷具有重要意义。

（二）标准必要性判定的原理与方法

《指引》指出，标准是一系列技术规范的集合，而这些技术规范是实现产品的过程中必须要遵守的。支持或者符合标准的产品，必须实现标准中所有不可缺省的标准配置。[7]如果符合标准的产品在不采用特定专利技术的情况下将无法工作，则该专利属于相对于标准而言的SEP。换句话说，对于SEP而言，符合标准的产品必然落入到该专利权的保护范围之内。判断某个专利相对于一个特定标准而言是否必要的问题，即标准必要性判定问题。

在请求主体的适格性方面，《指引》规定，只有对必要性判定存在请求利益（benefit of interest）的相关方才能向JPO提出必要性判定请求。典型地，必要性判定的请求主体可以包括FRAND许可谈判双方、SEP出售方以及购买方、涉及专利权的商业并购方，以及以专利权设置抵押的双方。这些场景中的相关方均被认为是具有请求利益，可以提出必要性判定请求。特别地，对于没有请求利益的请求方，JPO将在程序上直接驳回其必要性判定请求。

在实体上，为了判定专利的标准必要性，《指引》规定必须首先确定标准所对应的虚拟对象产品（virtual object product）。这是标准必要性判定中的核心问题，明显不同于一般咨询意见中所涉及的实际侵权产品。按照《指引》规定，虚拟对象产品包括标准中所有不可缺省的技术要素。这不仅包括标准中显式存在的必要技术要素，还包括从标准到虚拟对象产品实现过程中所必然要涵盖的技术要素，即固有技术要素。因此，标准必要性的判定不是标准文本与专利权利要求之间的比对，而应该是由标准所定义的虚拟对象产品与权利要求之间的比对。目前，司法实践中多是采用将标准与权利要求直接比对的判断方法，并没有从虚拟对象产品这一逻辑起点出发进行判断，不失为一种说理上的欠缺。尽管在大多数案件中，使用这两种比对方法得到的必要性判定结果可能相同，但是如果某个专利涉及到标准中未记载的、但属于产品实现过程中不可缺省的技术逻辑，则只有根据虚拟对象产品与权利要求进行对比，才能得到准确的必要性判定结论。因此，《指引》对于澄清标准必要性判定的实质具有积极意义。

根据必要性判定目的的不同，必要性判定请求可以包括如下两方面：（1）为了确定专利属于SEP，请求方的请求主题是包括标准的不可缺省配置的虚拟对象产品落入到专利的保护范围之内，这种必要性判定请求的主体通常是专利权人；（2）为了确定专利不属于SEP，即虚拟对象产品没有落入到专利的保护范围之内，这种请求的主体通常是技术实施人。

下面将详细讨论必要性判定中虚拟对象产品这一核心概念。《指引》指出，一般不允许采用多个标准化组织的多份标准来定义虚拟对象产品，背后的原因在于这种情况通常不符合标准到产品的实现逻辑。但《指引》也指出，如果一个标准引用了其他标准规范，并且这些标准之间的引用关系清楚且符合技术实现逻辑，则可通过相互之间具有引用关系的标准规范来定义虚拟对象产品。在某些情况下，标准化组织尚未对于标准文本的细节形成最终意见，或者争议双方对于应该参考哪个标准版本尚不清楚，甚至争议双方对于标准文本的有效性还存在争议。在这些情况下，基于相关标准文本无法确定虚拟对象产品，因此不满足提出必要性判定请求的条件。综合上述几种情况，笔者认为判断用来定义虚拟对象产品的标准是否符合要求，其本质在于所引用的标准是否在技术上符合从文本上的标准到实际中产品的实现逻辑。凡是符合从标准到产品的实现逻辑，就可以作为必要性判定使用的标准。

具体而言，《指引》指出用来确定虚拟对象产品的标准中不可缺省的标准配置包括如下几种：

第一，对于标准实现而言是绝对必要的配置，即无条件的必要配置。例如，在LTE标准中，对于物理层信道的相关配置属于绝对必要配置，而不存在其他变通的空间。

第二，在多种配置中的某个配置被选中的情况下，对标准实现而言才属于必要的配置，即有选择性的必要配置或者有条件的必要配置。例如，在LTE标准中，当天线端口的数量被选中的情况下，特定端口数量下的小区导频图样才构成必要的配置。

第三，对于标准到产品的实现而言属于固有的配置，即尽管标准文本没有明确以文字描述，但是对于实现标准而言必不可少的，并且可以通过证据证明的配置。例如，在LTE标准文本中没有信号噪声干扰比的概念，但是在标准实现过程中会不可避免地使用这一技术要素，因此，信号噪声干扰比在这些场景下可能属于固有的技术要素。

JPO的必要性判定具体流程可以参见图1。针对专利权人请求判定专利属于SEP的情况，按照专利权人的权利要求对照表（claim chart）中提供的方式来定义虚拟对象产品，就可以进行必要性判定。实践中可能存在争议的是由实施人请求判定专利不是SEP的情况。

《指引》规定，在这种情况下，定义虚拟对象产品的标准必须来自于专利权人在许可谈判中提供的权利要求对照表，而如果请求方以专利权人权利要求对照表之外的方式来定义虚拟对象产品，则JPO无法得出必要性判定的结论。这是因为标准通常包括了大量的技术主题，所以理论上请求方可以选择多套不可缺省的标准配置来定义出多个不同的虚拟对象产品。对于技术实施人在必要性判定请求中，以不同于专利权人权利要求对照表中的方式来定义虚拟对象产品的情况，《指引》指出，JPO将至多做出特定的虚拟对象产品没有落入到专利权利要求保护范围的结论，而不对标准必要性做出判定。也就是说，即使某个虚拟对象产品没有落入专利权保护范围，也不意味着专利一定是非SEP。事实上，在许可谈判中，专利权人发给许可对象的权利要求对照表是主张专利属于SEP的最佳理由，很难想象专利权人会不采取对其最有利的方式来定义虚拟对象产品。因此，《指引》认为，对于请求判定是专利不属于SEP的情况，虚拟对象产品应该仅仅通过专利权人的权利要求对照表中的方式来定义，这样才能实现准确的判定结果。

但需要注意的是，JPO官方表示，即使请求方按照专利权人权利要求对照表之外的方式定义虚拟对象产品，JPO做出的是否侵权的结论对于解决双方的争议而言依然是有意义的。对于这一问题，目前《指引》的做法是，如果实施人没有采用专利权人权利要求对照表中的方式来定义虚拟对象产品，则JPO将要求专利权人在答复中指明这个问题。JPO会按照请求方定义的虚拟对象产品来判断其是否落入到专利的保护范围，但不对标准必要性做出判定。

笔者认为，在一般的许可谈判实践中，双方采用不同方式来定义虚拟对象产品，这对于必要性的争议解决似乎没有益处。鉴于虚拟对象产品的定义直接影响了必要性判定的结论，笔者建议在必要性判定之前，应该增加关于虚拟对象的书面或现场听证环节。具体而言，如果双方对于虚拟对象产品的定义无法达成合意，即如果请求方不同意在必要性判定中，优先采用专利权人在许可谈判中提供的权利要求对照表中的方式来定义虚拟对象产品，则应该直接驳回其判定请求，而不对虚拟对象产品是否落入到专利的保护范围加以判断。

（三）相关法律文书

JPO在必要性判定过程主要涉及两个法律文书，即必要性判定请求书以及被请求方的答复书。下面将简要介绍这两种法律文书的基本内容。

对于必要性判定请求书，请求方应该首先明确其请求主题（purport of the request）。在请求的主题中，应该明确标准的名称以及版本号。例如，对于请求判定虚拟对象产品落入专利权保护范围的情况，请求的主题可以写为：出于必要性判定的目的，我们请求判定符合标准版本的虚拟对象产品落入专利的保护范围。请求书中还应该写明请求方具有请求利益的原因。如果请求方和被请求方之间不存在标准必要性的争议，则请求方将没有资格向JPO提出必要性判定请求。如果JPO合议组综合请求方的请求书以及被请求方的答复书中的反驳意见，认定双方对于必要性问题不存在争议，则JPO将直接驳回请求方的判定请求。

必要性判定请求书中还应该详细说明如何定义虚拟对象产品，具体要明确虚拟对象产品所包括的三类不可缺省的标准配置，即无条件的必要配置、有条件的必要配置以及隐含的固有配置，并且针对这三类不可缺省的标准配置进行技术解释。特别地，对于虚拟对象产品包括有条件的必要配置的情况，在最终必要性判定意见书中应该将必要性的这个前提条件做出特别注明。对于实施人作为请求方的情况，为了保证请求书中的虚拟对象产品仅仅包括专利权人的权利要求对照表中不可缺省的标准配置，而不能超出专利权人提供的权利要求对照表之外，JPO要求必须提交许可谈判中专利权人的权利要求对照表。

此外，请求书中还应该包括支持其请求主题的具体说理（reason of the request），即关于虚拟对象产品是否落入专利权保护范围的理由和解释。说理应该至少包括对权利要求保护范围的解释，以及对定义虚拟对象产品不可缺省的标准配置的解释。具体比对方式直接适用字面侵权以及等同侵权的判定规则。判定请求书中还可以包括相关证据，比如专利申请文件、专利授权版本、专利审查历史以及标准规范等。

对于被请求方的答复书，应该明确其答复主题（purport of the reply）以及答复理由（reason of the reply）。在答复主题中，要写明被请求方对于专利的标准必要性的主张。在答复理由中，要写清楚被请求方主张的理由。例如，对于被请求方是实施人的情况，答复主题是请求书中的虚拟对象产品没有落入专利权保护范围；在答复理由中，实施人可以具体解释虚拟对象产品没有落入专利权保护范围的理由，也可以解释专利权人定义的虚拟对象产品中某些技术要素是可缺省或者非必要的。实施人也可以提交反证来支持其主张。另外，《指引》规定，实施人只能针对虚拟对象产品是否落入专利权保护范围提出不同主张和证据，但不允许提交关于专利权无效的理由。

总结

标准必要性是SEP纠纷中首先需要解决的问题。实践中，裁判者通常将标准文本直接与权利要求对比。JPO则直接从SEP的定义出发，提出了虚拟对象产品的概念，明确规定了必要性判定应该是将由标准所定义的虚拟对象产品与权利要求的对比。JPO这一判定指引，厘清了必要性判定实践中的一些误区，具有一定的积极意义。需要说明的是，实践中通常是将标准与权利要求直接对比，这在多数案件中会导向一致的必要性判定结论。但是，基于虚拟对象产品概念的必要性判定流程，更符合必要性判定问题的实质，更能在实质上解决双方对于必要性的争议，值得引起国内理论界和实务界的关注。

参考文献：

1.中国广东省高级人民法院，《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》，2018年4月26日发布。

2.日本专利局，《涉及到标准必要专利许可谈判的指引》，2018年6月5日发布。

3.欧洲标准委员会（CEN）与欧洲电工标准化委员会（CENELEC）第一联合工作组（WS-SEP），《5G和IoT中许可标准必要专利的原则和指引》，2018 年10月发布；欧洲标准委员会与欧洲电工标准化委员会第二联合工作组（WS-SEP2），《许可标准必要专利的核心原则和方法》，2019 年1月27日发布。

4.李扬：《究竟是谁在劫持谁？》，载http://www.zhichanli.com/article/5852.html，2020年9月2日访问

5.日本专利法第71条：对于专利发明的技术性范围，可以向特许厅请求判定。依据前款规定提出请求时，特许厅长官必须指定三名审判官进行判定。

6.Manual of “Hantei” (Advisory Opinion) for Essentiality Check（Revised Version，载https://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/hantei_hyojun.html，2020年9月1日访问

7.一般认为标准中必选的、不可缺省的技术配置或功能对应的专利才属于标准必要专利。但是也有观点认为，标准的可选功能对应的专利也属于标准必要专利。