商标性使用与混淆可能性如何证明

作者 | 黄璞琳 江西省抚州市人大常委会法工委

【案件名称及文号】

香奈儿“双C”图形商标被他人用作首饰形状案（广州知产法院（2018）粤73民终1530号民事判决、广州市海珠区人民法院（2017）粤0105民初4679号民事判决）

【案情简介】

香奈儿公司在1403“珠宝装饰品”商品上，取得第626871号“双C”图形商标专用权。叶孟宗是广州市海珠区孟宗首饰店的经营者，销售“周百福”品牌首饰。2016年6月7日，原广州市海珠区工商局据举报在叶孟宗首饰店查获一批“双C”形状的首饰，香奈儿公司代理人现场鉴定为侵犯其注册商标专用权的商品。

2016年9月30日，原海珠区工商局作出《行政处罚决定书》，认为叶孟宗构成商标侵权，对其罚款8万元并没收相关商品。叶孟宗缴纳了罚款，未对处罚决定提起复议或诉讼。随后，香奈儿公司以商标侵权为由，将叶孟宗起诉至海珠区法院。该院于2017年12月22日作出（2017）粤0105民初4679号民事判决，基于原海珠区工商局《行政处罚决定书》等证据，认定叶孟宗侵犯了香奈儿公司注册商标专用权，判决叶孟宗赔偿香奈儿公司6万元。

叶孟宗提起上诉称：其销售的商品上均是使用“周百福”注册商标，从未使用与香奈儿公司涉案注册商标相同或近似的商标；香奈儿代理人现场鉴定涉案商品是侵权商品的程序不具备公信力；其未对行政处罚提起复议或诉讼，不排除行政机关执法错误。

香奈儿公司二审辩称：无论是商品的形状或者外包装只要具有识别商品的作用或者能够使相关公众认为与特定的商品品牌有关联，就构成商标性使用；本案被诉侵权商品使用的双C反向形状，不具有功能性，应认为具有识别商品来源的作用；在被诉侵权商品上使用该形状会使相关公众误以为商品与香奈儿公司有关，即使再标注其他商标也不会改变公众的这种认知。

【裁判要点】

广州知识产权法院于2018年12月27日作出（2018）粤73民终1530号二审判决，撤销了一审判决，理由是：

1.商品自身形状不属于“商品装潢”范畴，《商标法实施条例》第七十六条有关“在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或近似的标志作为商品名称或商品装潢使用，误导公众的”规定不适用于本案。

2. 涉案商品的购买地是叶孟宗经营的首饰店，而该店又是周百福品牌的加盟店，店内商品都挂了周百福的标签。综合该案的整体情况，香奈儿公司没有提供充分证据证明叶孟宗首饰店销售涉案商品时，存在着利用该商品与香奈儿公司注册商标相似而招揽顾客、推销商品等将其作为商标性使用的情形。因此，一审判决对于叶孟宗首饰店销售涉案商品构成商标性使用的认定并不客观、准确。

3. 是否构成混淆、误导公众，直接影响着商品形状能否被认定为商标侵权。这里的混淆，主要应是指消费者因受生产者、销售者的“误导”而产生的混同，即将“此物”误认成了“彼物”或者将商品的“此来源”误认成了“彼来源”。就本案而言，没有证据证明叶孟宗首饰店销售涉案商品时存在误导消费者，将其宣传、标识为香奈儿公司商品，以致消费者购买时也误认为是香奈儿公司商品的情形。同时，也无证据证明具有一般认知水平的普通消费者在购买该店的涉案商品时，会产生其购买的是香奈儿公司的商品的情况。本案无法认定存在“混淆”。

4. 认定商品形状是否侵犯注册商标专用权应依法从严掌握，依具体情况定性处理。商标作为商品的标志，其基本功能是区别商品的不同。在本案中，在没有证据证明叶孟宗首饰店销售涉案商品时存在将与香奈儿公司注册商标相似的商品形状作为“商标性使用”、误导消费者将涉案商品“混淆”为香奈儿公司商品的情形下，依法不能认定叶孟宗首饰店销售涉案商品的行为构成商标侵权。

【分析与评述】

（一）关于商品形状是否属于“商品装潢”

通常来讲，商品自身形状不具有识别商品来源的固有显著性，其功能不是为了识别商品来源，而是为了使商品自身更实用更有吸引力。过于简单或者宽泛地保护产品形状，很可能会创设无须经过专利严格审查就可得到相当于专利保护的权益，不利于市场自由竞争机制。因此，对商品自身形状给予商业标识保护需持慎重态度。

但是，商品自身非功能性的独特形状，并非完全排除具备识别商品来源功能的可能性。我国《商标法》第十二条明确禁止作商标注册的商品形状，仅限三类功能性形状：仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状。有专家认为，商品形状或者外形具有美化商品的意义时，同样也就具有装潢意义，可以纳入装潢的范围，也可能取得商业标识意义（见孔祥俊著《商标与不正当竞争法原理和判例》第787页）。因此，本案二审判决有关商品自身形状不属于“商品装潢”范畴的认定，需进一步研究论证。

就本案而言，还可从另一个角度来分析在首饰上使用的“双C”形状，有无可能具有装潢意义乃至识别商品来源的商标意义：“双C”形状并非首饰商品的通用形状，并非仅由首饰商品自身的性质产生的形状，并非首饰商品为获得技术效果而需有的商品形状，同时因其形状虽然独特但并不繁复，故很难认定为属于使贵金属首饰商品具有实质性价值的形状。如果某经营者在先生产销售“双C”形状首饰并有一定市场影响后，他人也生产销售“双C”形状首饰，在先经营者能否依照《反不正当竞争法》第六条，主张自己首饰的“双C”形状有一定影响的商品装潢，主张在后仿冒者构成仿冒混淆不正当竞争？或者说，在先经营者能否依照《商标法》第十三条，主张自己首饰的“双C”形状已为相关公众熟知，构成未注册驰名商标，主张在后仿冒者侵犯其未注册驰名商标权益？如果前述问题的结论是肯定的，那么，本案在首饰上使用的“双C”形状，就完全有可能具有装潢意义乃至识别商品来源的商标意义。

（二）关于商标性使用与混淆可能性如何证明

相关标志或者商品形状的使用，是否构成商标性使用、是否容易导致市场混淆，如何来证明、如何来阐释？这是商标行政执法机关和商标权人的难点问题。

一般来讲，证明和认定混淆可能性的基本路径主要有三类：市场调查或者社会调查的证据，实际混淆的证据，通过比较发生冲突的商标及其使用背景得出的推论（见孔祥俊著《商标与不正当竞争法原理和判例》第277页）。不过，实际混淆很难证明，市场调查或者社会调查的证据的科学性、准确性和可信度也经常受到质疑。法官根据案件具体情况和自己的经验，通过比较产生冲突的商标及其使用的情况，认定混淆可能性，反而是中外法院经常的做法（见孔祥俊著《商标与不正当竞争法原理和判例》第278页）。商标行政执法中，对于混淆可能性的认定，也应当主要由执法人员根据案件具体情况和自己的经验，通过比较产生冲突的商标及其使用的情况作出认定。当然，不管是行政执法人员还是法官的此类认定，都要受到下一救济程序的执法人员或者法官的审查监督。

对于商标权人及利害关系人而言，无论是有关被控侵权行为是否构成商标性使用的问题，还是是否存在混淆可能性的问题，都只能是主要通过提交证据证明自己注册商标的使用情况和知名度情况，提交证据呈现或者阐释被控侵权标志的使用情况，以便行政执法人员或者法官作出相关认定。就本案而言，二审判决对香奈儿公司有关被诉侵权商品使用的双C反向形状具有识别商品来源功能、会使相关公众误以为该商品与香奈儿公司有关的答辩理由，反驳阐释并不充分，也未考虑驰名商标的淡化损害；二审判决要求香奈儿公司提供更多证据证明“商标性使用”和“混淆可能性”，也有过苛之处。