商标和企业名称冲突案件中审理难点初析

作者 | 曹丽萍 北京市高级人民法院民三庭 法官

          张璇 北京市海淀区人民法院知识产权庭 法官

市场经济逐步成熟的表现之一，就是全社会品牌意识的提升，而直接与企业品牌相关的商业标志主要是商标和企业名称。因商标和企业名称所覆盖的领域往往代表了企业的业务类型和规模范围，因此，二者之间的权益冲突也日渐增多。

企业简称、字号等这类简短的文字在很多场合既能作为企业名称的指代标志，也能作为商标使用，故从进入诉讼的案件来看，商标和企业名称发生冲突中涉及的企业名称，几乎不涉及企业全称，而主要涉及企业字号、简称，特别是文字商标与企业简称、字号相同时，发生纠纷的情形就更为普遍。

由于商标与企业名称引发纠纷的案件类型多样，本文仅针对因注册登记、使用企业名称行为引发的侵害他人商标权或不正当竞争这两类纠纷的审理难点进行梳理分析。

请求权基础的确定

请求权基础，通常是指可供一方当事人向他方当事人有所主张的法律规范，即为请求权规范基础，简称请求权基础。[1]实践中，因商标或企业名称引发的纠纷涉及的规范主要为《商标法》第五十七条、第五十八条，以及《反不正当竞争法》的混淆条款（1993年反《不正当竞争法》第五条第三项、2018年修订及现行《反不正当竞争法》第六条第二项或第四项等）。

根据前述规范，如原告以注册商标专用权为权利基础的，应通过注册、受让或被许可而享有权利，一般不考虑权利商标的知名度和影响力；但如其以企业名称或未注册商标为权利基础，则根据相关法律规定，该企业名称或未注册商标应具有一定的市场知名度。

请求权基础直接影响原告选择何种案由来进行维权。实践中，许多经营者的企业字号、简称与其注册商标近似甚至相同，故当其主张他人注册登记、使用企业名称的行为违法时，是选择主张侵害商标权抑或主张涉及企业名称不正当竞争，需要原告作出选择。据统计，在涉及此类情形的案件中，90%的原告仅主张企业名称被混淆，8%的原告同时主张侵害商标权和企业名称被混淆，仅主张侵害商标权的极少，仅有约2%。例如，在“爱奇艺”案中[2]，原告享有“奇艺”“爱奇艺”文字商标，同时其企业名称中亦含有“奇艺”字样，但其仅根据企业字号主张被告在企业名称中使用的“妙奇艺”与其字号“奇艺”“爱奇艺”构成混淆，违反《反不正当竞争法》第六条第二项的规定。在“厚泽”案中[3]，原告同时依据其“厚泽”注册商标及企业名称，主张被告将“厚泽”作为字号注册登记为企业名称构成混淆，违反《商标法》第五十八条、《反不正当竞争法》第六条第二、四项的规定。而在“曹操专车”案中[4]，原告则依据其注册商标“曹操专车”“曹操caocao”，主张被告将“曹操”作为字号注册登记企业名称的行为违反《商标法》第五十八条的规定。

关于请求权基础的选择，实践中有两个值得关注的问题：

第一，关于《商标法》第五十八条的适用。该条属于准用性规则[5]，考虑到其与《商标法》第五十七条侵害商标权之情形规定的体系安排，权利人主张适用《商标法》第五十八条的，不宜直接适用《商标法》处理，而应适用《反不正当竞争法》处理的情形。若被诉行为属于对商业标志的使用行为，则可以适用《反不正当竞争法》第六条的规定[6]。对于具体适用第六条哪一项，目前存有争议，一种观点认为，由于第六条中仅有第一项中的商品名称等类似于注册商标，故应当援引第一项；另有观点则认为，由于第六条删除了旧法的注册商标，前三项的内容亦未涉及注册商标，故仅能适用第四项进行处理。

第二，关于请求权竞合的问题。如果原告的注册商标和企业字号相同，则当被告的企业字号与原告注册商标及字号相同或近似时，原告能否同时依据其商标权和企业名称权益同时提出主张？这取决于原告主张的诉争行为是一项还是多项。一般情况下，同一被诉行为不宜被同时认定为侵害商标权并构成不正当竞争。通常而言，如果被告突出使用企业字号或简称，可以被认定为商标性使用行为，当被告从事的经营业务与原告商标权涉及的商品或服务类别相同或类似时，可依据原告主张认定被告侵害商标权，但此时对原告基于企业名称权益提起的不正当竞争诉讼请求不再支持。 

标志使用行为的判断

（一）被诉行为是使用了商标还是企业名称

《商标法》第四十八条规定了商标的使用行为，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。使用商标为了标明商品来源，便于消费者“认牌购物”；使用企业名称则是为了标明经营主体，与具体的商品或服务可能并无关联。

实践中，因商标与企业名称发生纠纷涉及的被诉行为中，原告以自己的企业名称来主张他人使用注册商标构成不正当竞争的纠纷极少，绝大部分纠纷都表现为原告作为商标权人或企业名称权人主张被告注册并使用企业名称的行为侵害其商标权或构成不正当竞争，具体还可以分为三类：一是被告企业字号与原告注册商标或企业字号、简称相同或近似，并在经营活动中突出使用字号；二是被告企业字号与原告注册商标或企业字号、简称相同或近似，但在经营活动中规范使用企业名称，未突出使用字号；三是被告企业字号与原告注册商标或企业字号、简称相同或相近，但原告未提交证据证明被告实际使用企业名称。

对于第一类行为，如果被告企业字号与商品或服务相结合，即可发挥标明商品或服务来源的功能，此种行为已经超出了企业名称使用范围，一般属于商标性使用行为。

对于第二类行为，规范标注企业名称的行为，一般不属于商标性使用行为。例如，在“喜力”案中[7]，原告持有“喜力”商标且企业字号亦为“喜力”，法院认为被告以“喜力”为字号注册企业名称，并在被控侵权啤酒的包装物上标明“监制昌乐喜力酒业有限公司”对该啤酒进行推广销售，构成混淆，违反了《反不正当竞争法》。另有案件显示，原告取证时以其注册商标作为关键词检索到被告在其宣传报道的标题或正文中提及被告企业名称，但被告的此种行为一般不属于商标性使用。

对于第三类行为，如果被告仅是将与他人注册商标相同或近似的文字作为企业名称中的字号注册，但未使用该企业名称的，则既不属于商标性使用，也不可能造成相关公众混淆，故对这类单纯的企业名称注册行为不宜认定为侵害商标权或构成不正当竞争。例如，在“名创优品”案中[8]，原告享有“名创优品”注册商标权，其主张被告以该注册商标作为企业名称进行注册构成不正当竞争，但因在该案中原告仅提交被告注册登记的工商信息，而未提交被告使用该企业名称之证据，法院驳回了其诉讼请求。

（二）混淆的认定

对于上文提到的第一种行为，如果被告的企业字号与原告注册商标相同，且被告经营的商品与原告注册商标核定使用商品相同，则可以推定构成混淆。如果被告的企业字号与原告注册商标近似（通常表现为原告注册商标为图文组合商标，而被告仅使用了其中的文字作为字号），被告经营的商品与原告注册商标核定使用商品相同或类似时，则需要专门审查混淆因素。例如，在“同德福”案中[9]，原告享有“同德福”中英文及图形组合商标，主张被告在其产品外包装上标注企业名称及“同德福颂”的行为是突出使用字号、侵害原告商标权。法院认为，“合川桃片”及“重庆同德福”两项标注较“同德福”在整个外包装中更为突出，被告标注企业名称的行为并不构成突出使用，而被告提交的历史资料显示其曾使用与“同德福颂”相关的文字，其使用“同德福颂”系表明商号历史和经营理念，故客观上不容易使消费者误认为该商品来源于原告，据此认定被告不侵害原告商标权。

对于上文提到的第二种被诉行为，应重点考察被告行为是否会造成混淆。例如，在“老板”案中[10]，法院认定被控侵权燃气灶和吸油烟机外包装和说明书、被告经营网站、销售中心店招中均标有“老板电器香港国际（中国）股份有限公司（授权）”，考虑到原告字号知名度非常高，而被告字号与原告字号相同，容易引人误认为被告经营的是原告商品，故认定被告构成不正当竞争。

行为主观过错的判断

（一）推定过错

侵害商标权的案件，争议焦点和审理重点通常集中在标志近似和商品类似方面，只要行为人未取得使用商标的合法授权，满足法定要件时，一般即认定行为人侵害了注册商标专用权。实际上，行为人存在主观过错也是侵权认定的必要条件之一，只是大部分情况下这一主观要件通过推定方式来确认，判决中通常表述为“未经许可”“擅自”等措辞。

（二）认定过错

虽然大量侵害商标权的行为都是以推定过错处理的，但这种处理方式也不能绝对化。特别是当商标权与企业名称都分别属于两项合法权利时，要判定相关行为侵权与否，就不能忽视行为人的主观过错问题。例如，在“歌力思”案中[11]，法院认为，原告注册的第18类钱包等商品上的“歌力思”商标，与被告在先使用的企业字号以及在先于服装上注册的“歌力思”商标的文字构成完全相同。“歌力思”本身为无固有含义的臆造词,具有较强的固有显著性，依常理判断，在完全没有接触或知悉的情况下，因巧合而出现雷同注册的可能性较低。被告地处广东省深圳市,原告曾长期在广东省广州市经营皮具商行，作为地域接近、经营范围关联程度较高的商品经营者，原告对“歌力思”字号及商标完全不了解的可能性较低。原告以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行为提起的侵权之诉，构成权利滥用，其与此有关的诉讼请求不应得到法律的支持。

与侵害商标权案件对于主观过错判断规则的不同在于，反不正当竞争案件中认定被告行为构成不正当竞争时，不能简单推定过错,而需要有充分的证据证明被告实施相关行为系故意甚至恶意。

实践中，可以认定被告注册企业名称存在主观过错的典型情形为被告与原告存在某些领域的交集，被告明知原告商业标志存在，但仍然将与原告商业标志近似的文字注册为企业名称等。例如，在“小拇指”案中[12]，法院认定，“天津华商公司作为被特许人,曾于2008年6月30日与作为‘小拇指’品牌特许人的杭州小拇指公司签订《特许连锁经营合同》,法定代表人田某代表该公司在合同上签字,其应知晓合同的相关内容。天津小拇指公司虽主张其与天津华商公司之间没有关联,是两个相互独立的法人,但两公司的法定代表人均为田某,且天津华商公司的网站内所显示的宣传信息及相关联系信息均直接指向天津小拇指公司,并且天津华商公司将其登记的经营地点作为天津小拇指公司天津总店的经营地点”等。据此，法院认定，天津小拇指公司在成立时已对杭州小拇指公司及其经营资源、发展趋势等有所知晓,但仍将“小拇指”作为企业字号，主观上明显具有“搭便车”及攀附他人商誉的意图。类似的情形还包括被告曾系原告的员工，被告离职后开办企业时仍选择与原告商业标志相同或近似的企业字号进行名称注册并使用。

在认定被告注册企业名称是否具有攀附他人商誉等故意的情节时，原告商业标志的知名度可以成为考虑因素之一。例如在“曹操专车”案中[13]，法院认为，结合被告成立时间早于原告受让取得商标权的时间，被告成立前原告使用涉案商标的地域有限，以及双方的注册地及服务用户存在不同等情形，不足以证明被告将“曹操货的”作为企业字号注册并使用企业名称的行为具有攀附“曹操专车”品牌或原告知名度的主观恶意。

当然，行为人的主观过错仅是认定被诉行为构成侵权或不正当竞争的要件之一，对行为性质的最终判定是一个综合考量各项要件后得出结论的过程，包括上文提及的请求权基础与商业标志的使用行为等。

注释：

1.王泽鉴：《民法思维——请求权基础理论体系》，北京大学出版社2009年12月版，第36-41页。

2.北京市海淀区人民法院（2018）京0108民初59083号北京奇艺世纪科技有限公司北京奇艺世纪科技有限公司与北京妙奇艺娱乐文化有限公司不正当竞争纠纷案，该案一审宣判后，双方服判，一审判决生效。

3.北京市海淀区人民法院（2017）京0108民初55461号北京厚泽融资担保有限公司与厚泽投资担保有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案，该案一审宣判后，厚泽投资担保有限公司提起上诉，二审维持原判。

4.北京市海淀区人民法院（2019）京0108民初14200号浙江吉利控股集团有限公司与深圳市曹操货的科技有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案，该案一审宣判后，双方服判，一审判决生效。

5.朱景文主编：《法理学》，中国人民大学出版社2008年8月第1版，第356页。

6.王瑞贺主编：《中华人民共和国反不正当竞争法》法律出版社2018年1月第1版第15页明确“被混淆的对象是有一定影响的标识”。

7.山东省潍坊市中级人民法院(2017)鲁07民初590号喜力酿酒有限公司诉山东金孚龙啤酒有限公司、昌乐喜力酒业有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案，该案一审宣判后，双方服判，一审判决生效。

8.北京市海淀区人民法院（2017）京0108民初34311号广东赛曼投资有限公司与北京匠心映像文化传媒有限责任公司侵害商标权与不正当竞争纠纷案，该案一审宣判后，双方服判，一审判决生效。

9.重庆市高级人民法院(2013)渝高法民终字第292号成都同德福合川桃片食品有限公司与重庆市合川区同德福桃片有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案，该案一审宣判后，成都同德福合川桃片食品有限公司提起上诉，二审维持原判，现已生效。

10.浙江省高级人民法院（2018）浙民终20号杭州老板电器股份有限公司等与老板电器香港国际（中国）股份有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案，该案一审宣判后，双方均提起上诉，现已生效。

11.最高人民法院（2014）民提字第24号王某等与深圳歌力思服饰股份有限公司侵害商标权纠纷案，现已生效。

12.天津市高级人民法院（2012）津高民三终字第46号兰某、杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司与天津市小拇指汽车维修服务有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案，该案一审宣判后，双方均提起上诉，现已生效。

同注3。