在先的善意商标使用行为不构成商标侵权

作者 | 白超霞 天津市第二中级人民法院

         胡   浩 天津市第二中级人民法院

【裁判要旨】

商标法的基本宗旨是保护商标专用权，防止消费者产生混淆误认，维持正常的市场竞争秩序。在判断商标侵权时，不仅要考虑商标标识之间的构成要素及整体上的相似程度，还需要考虑被保护商标本身的显著性及商标的知名度。在特定情况下，即便使用的商标基本相同，商品类别相同，但基于商标权人注册商标时的主观心理态度，使用者使用标识的方式及来源，使用状态及主观意图可能构成善意正当使用，则不宜认定为商标侵权。

【基本案情】

原告：沈阳艾尔玛商贸有限公司

被告一：寇某，淘宝店铺经营者

被告二：浙江淘宝网络有限公司

2015年11月30日，艾尔玛公司向国家工商行政管理总局商标局申请注册“”商标。

2017年1月7日，艾尔玛公司获得授权。该商标核定使用的商品为国际分类第31类。商标专用权期限自2017年1月7日至2027年1月6日。

2017年7月，艾尔玛公司开始在京东商城开设商铺销售“百利本能”猫粮等宠物粮食，其产品使用的标识为“”和“Natural Instinct”。

2017年10月23日，艾尔玛公司向公证处申请，公证被告一在淘宝交易平台开设的店铺中有四款猫粮商品使用了百利本能及猫图“百利本能及猫图”的商标。原告认为二被告构成商标侵权行为诉至法院。

寇某辩称其从2014年在淘宝开设网店，销售的“Nature′sVariety Instinct”猫粮系经过天然百利中国有限公司授权指定的经销商授权，授权书指定的防伪标贴注明“天然百利Instinct”。店铺使用的小猫图案是店铺上传图片用的水印，艾尔玛公司没有证据证明寇某存在侵权行为。淘宝公司辩称，自己尽到了事前的提醒注意义务，审查了卖家的主体身份信息，设置了投诉渠道，不存在帮助侵权行为。

【裁判理由及结果】

一审法院认为，艾尔玛公司作为18463413号“ ”注册商标专用权人，合法权益应受保护。寇某在经营过程中注明“百利”“百利天然本能”“百利本能”等字样，上述表述方式虽与艾尔玛公司涉案商标核定使用的商品属于相同商品，标识文字存在一定近似性，但意在表达其销售的商品产地、生产厂家和品牌。寇某销售的商品是经过授权，授权书指定的防伪标贴亦为“天然百利Instinct”，因此寇某使用上述方式表述其商品存在一定根据，其并无恶意使用艾尔玛公司注册商标，使消费者混淆二者商品的主观心理态度，且结合商品本身商标装潢及其他详情介绍，客观上也不足以造成消费者混淆。被告寇某在主观上不存在攀附他人商誉的主观故意，其使用方式客观上也不足以造成消费者混淆，因此，不构成商标侵权。被告淘宝公司在收到本案起诉状后删除了被告一店铺中百利和本能连用的搜索方式，现有证据也无法认定此种使用方式给原告造成损害，故一审法院驳回原告诉讼请求。

二审法院认为被告寇某行为不会造成消费者混淆的结果，不构成商标侵权。淘宝公司尽到了法律规定的义务，不构成帮助侵权。驳回上诉，维持一审判决。

最高人民法院经审理认为，寇某在其销售的涉案商品页面中使用“百利本能”文字，标注小猫图案，存在一定合理性，并无攀附艾尔玛公司商标知名度的主观恶意，客观上不会造成相关公众的混淆误认。淘宝公司作为网络服务提供者，在接到网络用户涉嫌侵权的通知后，采取了必要措施，因此，驳回了艾尔玛公司的再审申请。

【法官点评】

随着中国经济的高速发展和宠物人性化趋势的发展，饲主对宠物护理产品的需求也随之增长，我国宠物食品行业发展迅速，市场潜力巨大。

艾尔玛公司在猫粮产品上注册与“Nature′s Variety”、“Instinct”等知名商标的英文单词对应的中文“百利本能”商标，还注册了大量耳熟能详的进口宠粮品牌的商标，诸如“百利生鲜”、“渴望”、“ORIJEN”、“AKANE”、“ROYALCLAIRE”等，其公司法定代表人也曾因假冒皇家宠物食品注册商标罪被判处刑罚。在商标核准当年的6月和9月即在电商平台上对十几个城市的进口百利宠物粮代理商发起了投诉和诉讼，主观上难谓善意。

本案即是艾尔玛公司批量维权案例之一。原告艾尔玛公司于2017年1月7日获准注册涉案18463413号“百利本能及猫图”商标，考虑其商标注册时间、产品实际投放市场和广告宣传的时间较短，对其主张的商标知名度不予确认。

被告寇某作为淘宝店铺经营者，能够提供证据证明在原告注册商标之前已经经合法授权销售美国“Nature′s Variety Instinct”猫粮多年，防伪标贴注明“天然百利Instinct”。“Nature′sVariety”、“Instinct”两标识系由美国MI公司于2009年在中国核准注册，核定商品为第31类宠物食品等。长期以来，中国经销商及消费者一般直接使用“百利本能”来指代该公司生产的“Nature′s Variety Instinct”系列产品，该品牌猫粮在国内知名度较高。被告在链接中标注“美国百利Instinct天然本能”“美国百利本能”“美国进口天然百利本能Instinct”字样，在宝贝详情的品牌、生产厂家等处注明“百利”“百利天然本能”等字样，其使用方式符合《商标法》第48条用于识别商品来源的行为的规定，构成商标性使用。

该种使用方式虽然与原告涉案商标核定使用的商品属于相同商品，使用的标识文字也基本相同，但被告的使用是为了表达其销售的商品产地（美国）、生产厂家（百利公司产品）和具体产品（本能系列猫粮产品），且被告是经天然百利中国有限公司合法授权销售商品，授权书指定防伪标贴亦为“天然百利”，因此，被告百利本能连用的使用方式存在一定根据，不存在使用原告商标使消费者混淆的主观恶意。结合商品本身的商标、装潢和商品的其他详情介绍，足以让消费者认识到被告销售的是进口“Nature′s Variety Instinct”猫粮，而非原告艾尔玛公司的商品，客观上也不会造成消费者混淆。艾尔玛公司商标中的小猫图案并非商标主体，单独此图案不具有商标性，寇某在店铺使用的“小猫图案中间填充‘小Q萌猫Cat’文字”系店铺图片水印，亦未与百利本能连用，无法认定系对艾尔玛公司商标的使用。

因此，虽然被告寇某将百利与本能连用的方式用于猫粮产品上，但被告的使用存在合法根据，客观上也不会造成消费者混淆，根据《商标法》第59条第三款规定，此种使用方式应属于在先的善意正当使用，不宜认定为商标侵权。被告淘宝公司在收到本案起诉状后删除了被告一店铺中百利和本能连用的搜索方式，现有证据也无法认定此种使用方式给原告造成损害，被告淘宝公司不构成帮助侵权，故驳回原告诉讼请求。

本案不局限于商标近似和商品类似因素的判断，通过在案证据，认定涉案商标知名度不足，考虑商标权人注册商标时的主观心理态度、被控侵权人商标使用的根据、使用状态及主观意图等因素，综合判断在商标基本相同和商品相同情况下，被控标志的使用不足以造成消费者混淆，被告不构成商标侵权，打击了抢注及恶意维权者行为。本案及原告提起的其他系列维权案例给国际知名商标在国内的知识产权保护敲响了警钟。另外，电商平台要履行法律规定的审查义务，严格遵循通知删除规则，与执法机关、经营者、消费者形成合力，共同营造良好的经营环境。

注释：

1.一审案号（2018）津02民初395号；二审案号（2018）津02民终417号；再审案号（2019）最高法民申1641号