从“王者荣耀”案看作品名称在先权益的保护

背 景

近日，北京知识产权法院就“王者荣耀”无效宣告行政诉讼案做出一审判决，认定诉争商标“王者荣耀”在“葡萄酒、白酒”等商品上的注册申请损害了腾讯公司基于在先作品名称“王者荣耀”享有的在先权益，违反了《商标法》第三十二条的规定，判决撤销被诉裁定并由国家知识产权局重新做出裁定。该一审判决的出炉，再次引起了业内人士对《商标法》第三十二条在先权利、在先权益保护的广泛热议。

法律基础

《商标法》第三十二条  申请商标注册不得损害他人现有的在先权利……

最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十二条  ……对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。

国家工商行政管理总局公布的《商标审理标准》中，“在先权利”是指在系争商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利，包括字号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权以及应予保护的其他合法在先权益。

如上可见，在先权利包括两种：现行法律予以明文规定的法定权利；《民法通则》和其他法律规定应予保护的其他合法在先权益。具有较高知名度的作品名称或角色名称等在符合一定条件时，可以作为在先权益予以保护。

随着互联网文娱产业的蓬勃发展，一些优秀的文学、影视、游戏作品以及一些角色形象，借助于互联网的传播优势，广为相关公众熟悉和喜爱。而将具有一定知名度的作品名称或角色形象与特定商业主体或商业行为相结合，付诸商业性使用已经成为普遍现象。在对作品名称进行商业衍生商品或服务开发的过程中，相关公众将其对于作品的认同和情感投射于作品名称或角色形象之上，这时作品的权利人即可据此获得作品发行以外的商业利益。亦即，基于知名度而产生的商业价值和商业利益，赋予了作品名称或角色名称新的权益内涵，承载了财产法益，附着于作品名称之上的该项财产法益可构成《商标法》第三十二条“在先权利”予以保护的“在先权益”。

但同时，由于以作品名称的知名度等市场要素为前提的在先权益的保护包含着对作品名称进行市场开发利用行为的排他性保护，故而对该种在先权益的保护应具有比法定权利更多的考量因素和更高的保护门槛。

文学、影视、游戏作品以及一些角色形象的权利人，在作品名称、角色名称等相关权利遭受侵害时，通常会依据《商标法》、《著作权法》、《反不正当竞争法》等法律的相关规定提请对自身权利的保护。在国家知识产权局和法院具体审查实践中，对作品名称在先权益的保护通常会结合如下因素进行综合评判：

1、 著作权保护期内的作品名称在诉争商标申请注册前具有一定知名度；

2、 诉争商标标志与作品名称相同或近似；

3、 诉争商标的注册申请人主观上存在恶意；

4、 诉争商标指定使用的商品属于在先作品名称知名度所及的范围，与作品及其衍生品具有一定的关联性；

5、 诉争商标使用在指定商品上易导致相关公众误认为其经过在先作品所有人的许可或与其存在特定联系。

“王者荣耀”案件中，北京知识产权法院经审理认为：

在诉争商标“王者荣耀”申请日前，《王者荣耀》游戏在上线之初即已获得较高的搜索点击量和广泛的关注度，取得了较高的知名度。“王者荣耀”作为该游戏的作品名称亦已为相关公众所熟知，且该知名度的取得是腾讯公司创造性劳动的结晶，其所带来的商业价值和商业机会亦是腾讯公司投入大量劳动和资本所获得。

《王者荣耀》游戏属日常娱乐范畴，根据行业特点，游戏的周边产品通常会涵盖饮料、食品、日用品等多种商品，且腾讯公司亦举证证明已与麦当劳等合作开发了多种饮料等周边产品，“王者荣耀”作品名称的知名度所及的范围能够及于日常生活领域。

第三人贵州问渠成裕酒业有限公司申请诉争商标时对《王者荣耀》游戏理应知晓，其将与《王者荣耀》游戏作品名称一致的标志“王者荣耀”申请注册在该游戏知名度所及的范围涉及的日常生活领域内，难谓善意；且第三人申请注册了多个带有“王者荣耀”、“王者”或“荣耀”字样的商标，其法定代表人还同时担任贵州王者荣耀酒业有限公司的法定代表人，据此可以看出第三人申请注册诉争商标具有主观恶意。

第三人在销售诉争商标核定使用的商品时，必定借用了在先作品名称“王者荣耀”所形成的市场声誉或不当损害了其商业利益，使相关公众对诉争商标核定使用的商品来源与在先作品名称的所有人产生混淆误认，从而挤占了在先作品名称所有人基于该在先作品名称而享有的市场优势地位和交易机会。

因此，一审判决撤销了国家知识产权局的无效宣告裁定并判令重新作出裁定。

从上述法院一审判决可以看出，北京知识产权法院根据原告的诉讼请求及证据认为腾讯公司“王者荣耀”具有较高的知名度，贵州问渠成裕酒业有限公司申请诉争商标具有恶意，诉争商标的注册挤占了腾讯公司作为“王者荣耀”作品名称的所有人而享有的市场优势地位和交易机会，从而损害了腾讯公司的在先合法权益。

同期，北京知识产权法院还公布了三个类似案件：

1、“铁臂阿童木”商标权无效宣告请求行政纠纷案

“阿童木”是手塚株式会社出品的动漫作品《铁臂阿童木》片名，也是动漫作品中主要人物的名称。第4553473号“铁臂阿童木”诉争商标申请日前，该动漫已经在中国大陆地区进行了广泛的宣传并已播出，“铁臂阿童木”、“阿童木”作为动漫作品的名称以及动漫的角色名称已为相关公众所了解，具有较高知名度。诉争商标核定使用的第25类“靴、运动靴、运动鞋”等商品是生活必需品，会使相关公众对诉争商标核定使用的商品来源与在先作品名称及角色名称的所有人产生混淆误认，故诉争商标的注册申请损害了手塚株式会社对该动漫作品享有的在先权益。一审法院判决撤销被诉裁定，并判令原商标评审委员会针对诉争商标无效宣告请求重新作出裁定。二审法院判决维持一审判决。

2、“三生三世十里桃花”商标权无效宣告请求行政纠纷案

第18197167号“三生三世十里桃花”诉争商标申请日之前，《三生三世十里桃花》图书已由不同出版社多次出版，并在其他国家和地区发行了多种外文版本，“三生三世十里桃花”作为小说作品名称已经具有了较高的知名度。诉争商标核定使用的第9类“计算机游戏软件”等商品，与目前商业环境下小说衍生品的覆盖范围以及原告关联公司获得的授权范围关联密切，容易导致相关公众误认为是经过小说作品权利人的许可或者与权利人存在特定联系，从而影响相关公众对其核定使用商品来源的认知。故诉争商标的注册申请损害了《三生三世十里桃花》小说作者对该小说作品享有的在先权益，诉争商标应予宣告无效。法院最终判决驳回北京中联百文文化传媒有限公司的诉讼请求。

3、“小羊肖恩”商标权无效宣告请求行政纠纷案

《小羊肖恩》是阿德曼公司出品的动画片，在第13247892号“小羊肖恩及图”诉争商标申请日前，动画片《小羊肖恩》在中央电视台少儿频道等电视媒体、网络媒体已进行了大量播放，具有了较高的知名度。“小羊肖恩”已与《小羊肖恩》的作品名称建立起唯一对应关系，并为相关公众广泛知晓。诉争商标核定使用的第10类“奶瓶奶嘴”等商品属于婴幼儿常用品，与动画片相关公众重合度较高，也是常见的少儿影视作品衍生产品。如果允许涉案商标使用在其核定商品上，容易使消费者误认为这些商品来源于阿德曼公司或者与其具有某种程度的关联性，从而不正当地利用了《小羊肖恩》的知名度和影响力，挤占了第三人通过大量投入和劳动所获得的市场优势和商业价值，所以诉争商标的申请注册构成《商标法》第三十二条所指的损害他人在先权利的行为，应当予以宣告无效。所以法院驳回了谢红朋的诉讼请求，制止了经营者搭车抢注商标的行为。

“王者荣耀”、“铁臂阿童木”、“三生三世十里桃花”、“小羊肖恩”案作为作品名称在先权益保护典型案例，在防止他人对具有一定知名度的影视剧、动画、游戏等作品在衍生品等领域的抢注，优化营商环境，规制恶意注册行为，规范商标注册使用秩序具有积极作用。同时，也给我们留下了一定的思考空间：

| 在先权益知名度的判定标准？

4个案件中，国家知识产权局商标评审委员会和法院在作品名称、角色名称知名度的裁判上，均考虑了在诉争商标申请日前，作品的出版发行等使用和宣传的持续时间、程度及地理范围，相关公众对作品、角色名称的知晓程度，作品所获荣誉情况以及个案的相关情况等多种因素。但同时，商评委和法院对知名度判断也有差异，商评委对知名度的要求似乎更为严格，对知名度证据的考量达到了仅次于驰名商标证明力的程度。而法院则对知名度考量因素的处理不那么严苛，根据案件具体情况灵活把握。“王者荣耀”、“铁臂阿童木”案可以看出国家知识产权局商标评审委员会和法院对知名度审理的差异。

| 能否用在先权益覆盖法定在先权利？

“铁臂阿童木”、“三生三世十里桃花”、“小羊肖恩”案中，作品权利人均明确提出诉争商标构成了对知名作品名称在先权益的侵犯的诉求，法院也对该三案中，知名作品名称在先权益进行了认定。而“王者荣耀”无效宣告阶段国知局做出的裁定书显示，腾讯公司以《商标法》第三十二条为由提起的无效宣告请求，主张的权利是在先著作权，在先著作权属于法律明文规定的“法定权利”，而一审法院认定的是“在先合法权益”。《商标审理标准》虽将“法定权利”和“应予保护的其他在先合法权益”均纳入《商标法》第三十二条“在先权利”的保护范畴，但能否在原告未主张“在先合法权益”的情况下，根据案件情况进行裁判，有待商榷。

| 作品名称在先权益的保护范围如何界定？

对作品名称在先权益进行保护的目的在于制止恶意抢注，保护作品权利人基于作品的知名度而获得的作品发行以外的商业利益，维护公平合理的市场经济秩序。但对具有较高知名度的作品名称和角色名称的保护范围和保护强度也应当适度。

“铁臂阿童木”案，作品名称在先权益的保护范围及于第25类“靴、运动靴、运动鞋”等商品；“三生三世十里桃花”案，作品名称在先权益的保护范围及于第9类“计算机游戏软件”等商品；“小羊肖恩”案，作品名称在先权益的保护范围及于第10类“奶瓶奶嘴”等商品。该三案中，作品名称在先权益保护范围及于的商品，多属于目前商业环境下影视、小说、游戏作品衍生品的覆盖范围，与特定作品相关公众重合度较高，容易导致相关公众误认为是经过作品权利人的许可或者与权利人存在特定联系，从而影响相关公众对其核定使用商品来源的认知。“王者荣耀”案，诉争商标为第33类“葡萄酒、白酒”等商品，“白酒”非为常见的游戏作品衍生产品，虽然腾讯公司在饮料、餐饮等领域与麦当劳、可口可乐公司进行了积极合作，但游戏产品与“酒”产品关联性弱，“王者荣耀”作为在先游戏作品名称，其知名度所及的日常生活领域，能否涉及到“酒”领域，是否会产生混淆误认，有待商榷。

在目前的商业环境下，影视、游戏作品衍生品虽已涵盖了多类商品，但作品名称在先权益的保护范围并不当然及于全部商品和服务类别，仍应根据诉争商标指定使用的商品或服务与衍生商品或服务是否密切相关，是否彼此交叉或者存在交叉可能，容易使诉争商标的权利人利用作品名称的知名度及影响力获取商业信誉及交易机会，从而挤占了知名作品名称所有人享有的市场优势地位和交易机会等因素综合判断。如果作品名称在先权益的保护范围过大，可能导致在先权利的滥用，不利于市场秩序的稳定。