专利侵权行政投诉构成侵权警告的范围与条件

一审案号：（2018）苏05民初1453号

二审案号：（2019）最高法知民终5号

裁判要旨

专利权人仅针对被诉侵权产品的部分生产者、销售者、使用者向专利行政部门提起专利侵权纠纷处理请求，导致未参与该行政处理程序的生产者、销售者、使用者的经营处于不确定状态的，可以认定该专利侵权纠纷处理请求对于上述未参与行政处理程序的生产者、销售者、使用者构成侵权警告。　　　

案情介绍

上诉人（原审原告）：VMI荷兰公司（简称VMI公司）

上诉人（原审原告）：固铂（昆山）轮胎有限公司（简称固铂公司）

被上诉人（原审被告）：萨驰华辰机械（苏州）有限公司（简称萨驰公司）

2018年5月24日，苏州市知识产权局受理了萨驰公司提交的固铂公司侵犯其涉案专利权的纠纷处理请求。同年6月12日，苏州市知识产权局基于案件管辖原因将该行政投诉案件移送至江苏省知识产权局。同年7月5日，江苏省知识产权局受理了萨驰公司提交的固铂公司侵犯其涉案专利权的纠纷处理请求。同年8月15日，因固铂公司向专利复审委提出涉案专利权无效宣告的请求被受理，固铂公司请求江苏省知识产权局中止处理，故江苏省知识产权局决定中止对案件的处理。同年9月24日，VMI公司向萨驰公司邮寄催告函，催告函中记载：萨驰公司向苏州市知识产权局提起了专利侵权行政投诉，萨驰公司的行政投诉使得VMI公司和其中国客户的生产经营处于极为不稳定状态，因此要求萨驰公司撤回行政投诉或依法提起侵权诉讼。萨驰公司于同年9月26日签收了该函件并于同年9月30日向VMI公司回函称：萨驰公司称其将会毫不迟疑地提起针对任何包括固铂公司和VMI公司在内的侵权者的诉讼或行政投诉，并且萨驰公司已经这样做了。

同年10月19日，原审法院收到了萨驰公司起诉VMI公司和固铂公司侵犯其涉案专利权的专利侵权诉讼材料，萨驰公司请求判令VMI公司、固铂公司立即停止侵权行为，连带赔偿萨驰公司经济损失人民币100万元并承担诉讼费。原审法院于同年11月7日立案受理了该专利侵权诉讼，案号为（2018）苏05民初1459号。同年10月29日，VMI公司和固铂公司向原审法院提交了确认不侵权之诉的诉讼材料，该案于同年11月7日立案，案号为（2018）苏05民初1453号。

江苏省苏州市中级人民法院原审裁定：驳回VMI公司、固铂公司的确认不侵权之诉。VMI公司和固铂公司不服，向最高人民法院提起上诉。

最高人民法院二审认为，原审裁定认定事实基本清楚，适用法律虽有不当之处，但不影响裁定结果，故对VMI公司、固铂公司的上诉请求，不予支持，遂裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。

典型意义

权利人主张相对方侵权，但又不通过法定程序予以解决，使相对方处于不确定状态。为消除这种不确定状态，法律规定了确认不侵权之诉制度。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”

我国专利保护实行双轨制，司法保护和行政保护都属于解决知识产权纠纷的法定形式。专利权人向知识产权局的行政投诉，对于被直接投诉的生产者、销售者、使用者来说，这种行政投诉自然构成专利法意义上的“侵权警告”。但是，对于那些未被投诉的生产者、销售者、使用者，这种行政投诉是否构成专利法意义上的“侵权警告”呢？换言之，那些未被投诉的生产者、销售者、使用者的是否有权以此为据提起确认不侵权之诉呢？

确认不侵权之诉，其审理范围在于确定原告所实施的技术方案是否落入被告专利权的保护范围，其目的在于消除原告对其所实施的技术方案是否落入他人专利权保护范围不确定的状态，以利于其经营决策。本案二审法院以“不确定状态”为标准，界定了被警告人范围，不仅包括直接被警告人（权利人直接发出侵权警告的被警告人，还包括间接被警告人（那些因权利人的侵权警告而处于不确定状态的利害关系人）。没有收到侵权警告的利害关系，如果认为权利人的侵权警告导致其经营处于不确定状态的，也有权提起确认不侵权之诉。这种“不确定状态”标准，符合确认不侵权之诉制度的初衷和目的。同时，二审法院还指出，专利权人是否滥用其权利并非认定其行为是否构成侵权警告的前提，确认不侵权之诉本身并不需要处理专利权人是否滥用其权利的问题。