涉及计算机程序发明的专利保护

前言

功能性描述特征是涉及计算机程序发明中常见的描述权利要求保护范围的表达方式，在专利侵权诉讼中其保护范围如何确定是双方当事人关注的焦点问题之一。软件企业在申请专利保护创新成果时应当特别关注权利要求中有关功能性描述特征。本文以功能性描述特征如何确定权利要求保护范围为视角，探讨涉及计算机程序的专利保护，从而为企业更好地保护创新成果提供参考。 

一、涉及计算机程序发明的专利保护容易遇到的问题

涉及计算机程序的发明权利要求中的功能性描述特征在专利侵权诉讼中，有可能被认定为功能性特征，从而按照说明书中的具体实施方式或等同方式确定权利要求的保护范围，如果说明书中没有记载相应的具体实施方式，会产生不能确定权利要求保护范围的风险i；功能性描述特征也有可能会被认定为不属于功能性特征，此种情形下需要根据案情分为两种情况，一是根据其字面含义理解为能够实现功能性描述特征的各种实施方式；二是需要引用说明书具体实施方式对功能性描述特征进行限定性解释。因此，涉及计算机程序的发明权利要求中的功能性描述特征在进行专利保护时，权利要求保护范围存在一定的不确定性，本文将结合案例逐一进行分析，理清思路。 

二、包含功能性描述特征的权利要求保护范围的确定 

1.  涉及计算机程序中的功能性描述特征是否是功能性特征

根据2016年《最高人民法院关于审理侵权专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（下文简称解释二）第八条，功能性特征是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式除外。

由此规定可知，涉及计算机程序的发明中如果通过功能或效果对程序流程或方法步骤或其之间关系进行限定的技术特征可被认定为功能性特征，但是如果本领域技术人员仅通过阅读涉及计算机程序的权利要求即可直接、明确地确定实现这些功能或者效果的技术特征不属于功能性特征。换言之，按照解释二, 涉及计算机程序中的功能性描述特征可能会被法院认定为属于功能性特征，也有可能会被认定不属于功能性特征，不同的认定会对权利要求保护范围产生很大影响。

在2014年诺基亚诉华勤案ii中，涉案专利权利要求2要求保护的是一种在电信系统中选择数据传送方法的方法,权利要求7要求保护的是一种能够实现或执行上述方法的终端设备。涉案专利权利要求7采取了在方法权利要求对应的每一个步骤特征前附加"被配置为"的撰写方式来表征其所限定的相关技术特征：“所述终端设备被配置为：将所述数据传送方法选择应用于输入消息的消息编辑器”。

法院认为，"被配置为"在文意上应当被理解为使该设备、部件能够实现或达到其所限定的执行某一步骤的功能或效果, 因此,涉案专利权利要求7的技术特征均属于功能性描述特征。专利权人主张涉案专利权利要求7中限定的"消息编辑器"是其与现有技术的主要区别，“消息编辑器”不是本领域技术人员的通常理解，也不存在能够实现该技术特征的惯常技术手段。本领域技术人员通过阅读涉案专利的权利要求书、说明书和附图也不能直接、明确地确定该技术特征的技术内容。因此，法院最终认定该技术特征属于功能性特征。

笔者认为，法院认定该功能性描述特征为功能性特征的逻辑为：如果本领域技术人员能够通过阅读专利文件理解该功能性描述特征的功能或效果是如何实现的，或者其属于本领域技术人员的通常理解，则按照通常理解确定该功能性描述特征，即该功能性描述特征不属于功能性特征；如果本领域技术人员通过阅读专利文件不能理解该功能性描述特征的功能或效果是如何实现的，或者其也不属于本领域技术人员的通常理解，则该功能性描述特征则属于功能性特征。

虽然法院在2014年对该案论述与2016年解释二的规定有一定的差别，但其就当时来看具有一定的合理性。

由于该功能性描述特征属于涉案专利相对于现有技术的主要区别，其也不是本领域技术人员的通常理解，并且本领域技术人员通过权利要求、说明书也无法直接、明确的确定其技术内容，即使按照解释二重新进行判断，该功能性描述特征也难以被认定为“本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式”，即该功能性描述特征仍有可能被认定为属于功能性特征。

在2018年搜狗诉百度案iii中，涉案专利的权利要求1是一种输入过程中删除信息的方法，权利要求7为权利要求1的方法相对应的装置权利要求。关于权利要求7中的技术特征“字符删除单元，用于删除字符上屏区的字符”是否属于功能性特征。法院认为 “删除字符上屏区中的字符”这一技术特征是通过该步骤在发明中所起的效果进行的描述，即该技术特征属于功能性描述特征。

但是本领域技术人员仅通过阅读权利要求就可以明确知晓“删除字符上屏区中的字符”的实施方式，而且在说明书中未对“删除字符上屏区中的字符”对应的方法流程步骤做进一步限定。因此，“删除字符上屏区中的字符”不属于功能性特征。由此可见，本案法院根据解释二，如果本领域技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或效果的具体实施方式的，认定该功能性描述特征为不属于功能性特征。

在2018年世纪光速诉百度案iv中，涉案专利权利要求1是一种中文词库更新系统，其中技术特征“同步模块使所述用户词典与服务器中对应用户账号的词典数据之间保持同步”是功能性描述特征。

关于该功能性描述特征是否为功能性特征，法院认为，对于计算机领域的技术人员，通过阅读权利要求就可以直接、明确地确定同步模块实现服务器数据和用户终端数据之间保持同步的实施方式为：“根据服务器端的数据更新用户终端的数据，或者根据用户终端的数据更新服务器端数据，最终实现两者数据内容的一致并保证更新到最新的数据”。

因此，同步模块不属于功能性特征。由此可见，法院根据解释二认定本领域技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或效果的具体实施方式的，就认定该技术特征不属于功能性特征，并且还在判决书中写明了该功能性描述特征的具体实施方式。

综合以上三个涉及计算机程序的典型案例，可以得出法院在专利侵权程序中关于涉及计算机程序中的功能性描述特征是否属于功能性特征的判断的一般步骤为，首先，确定涉及计算机程序中的技术特征是否包含功能、效果等功能性描述的技术特征，即是否涉及功能性描述特征；其次，从本领域普通技术人员角度判断该功能性描述特征是否为仅通过阅读权利要求书就可以直接、明确地确定的上述功能或效果的具体实施方式，如果能确定就认定该功能性描述特征不属于功能性特征。

在判断中需要考虑的因素，第一，判断过程应当基于本领域普通技术人员的认知水平和能力；第二，本领域技术人员虽然是仅通过阅读权利要求进行确定，但是应当是参考说明书及附图的内容以及相关的现有技术内容之后，对权利要求整体的技术方案有了正确理解，再依据权利要求进行确定，而不是完全不考虑说明书及附图的内容。最后，本领域普通技术人员，在参考了本领域的通常理解、说明书及附图中的内容之后，不能仅通过阅读权利要求书就可以直接、明确地确定的上述功能或效果的具体实施方式，则应认定该功能性描述特征属于功能性特征。

2．包含功能性描述特征的权利要求保护范围如何确定

涉及功能性描述特征的保护范围如何确定涉及两种情形，一是功能性描述特征被认定为功能性特征，如2014年诺基亚诉华勤案；二是功能性描述特征被认定不属于功能性特征，如2018年搜狗诉百度案、世纪光速诉百度案。

首先，来看第一种情形，在2014年诺基亚诉华勤案中，权利要求7中的技术特征5“所述终端设备被配置为：将所述数据传送方法选择应用于用于输入消息的消息编辑器”被认定为功能性特征。对于功能性特征，应当根据2009年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下文简称解释一）第四条，应当结合说明书和附图描述的该功能或效果的具体实施方式以及其等同的实施方式，确定该功能性特征的内容。涉案说明书仅简单陈述了上述方法步骤可以应用于移动台MS或者应用于消息编辑器ED，并说明可以通过软件、硬件或软硬件结合的解决方法来实施所述创新手段，但是说明书及附图中并没有关于如何将上述方法步骤应用至消息编辑器的具体技术手段的描述。

因此，根据解释一不能确定涉案专利7中以“被配置为”所限定的技术特征5的内容，进而无法确定涉案专利权利要求7的保护范围，从而无论侵权产品技术方案如何，专利权人的侵权指控均不成立。

由此可知，如果涉及功能性描述特征被认定为功能性特征，则按照解释一第四条，结合说明书和附图描述该功能或效果的具体实施方式及其等同的实施方式确定该功能性特征的内容；如果说明书和附图中没有具体实施方式的记载，则导致权利要求的保护范围无法确定。
由于大量涉及计算机程序的专利是按照诺基亚诉华勤案中的涉案专利的撰写方式v，功能性描述特征一旦被认定为功能性特征会导致这些专利都无法进行有效保护。值得注意的是，美国也有与诺基亚诉华勤案与类似的Williamson v. Citrix Online案vi，联邦上诉巡回法院认为对于涉案专利权利要求中“分布式学习控制模块”属于美国专利法第112条第（f）款规定功能性特征，其保护范围应当被解释成覆盖在说明书及其等同物中所描述的相应结构、材料或动作，而说明书中并没有实现该功能的具体算法描述，因此该权利要求不符合美国专利法第112条第（b）款的对权利要求明确性的规定而无效。

接着，来看第二种情形，2018年搜狗诉百度案中，“删除字符上屏区中的字符”没有被法院认定为功能性特征，将其保护范围理解为包括在涉案专利申请日前，本领域技术人员知晓的实现“删除字符上屏区中的字符”的各种具体实施方式。

百度输入法只要实施了删除的步骤即落入涉案专利的保护范围，至于删除是由输入法程序单独实现的还是与其他程序配合实现，均落入专利权的保护范围。值得注意的是，涉案专利所要解决的技术特征是“解决现有的删除方法在进行编码删除的时候，由于误操作将已经上屏的字符也删除的问题”。

权利要求7中解决上述技术问题的主要技术手段（即发明点）为“控制单元，用于当所有的编码全部删除完时，暂停接受所述删除键的指令；当所述删除键的按键状态达到预置条件时，继续接受所述删除键的指令，则触发字符删除单元”，换言之，功能描述特征“字符删除单元，用于删除字符上屏区的字符”并不直接涉及到涉案专利的发明点。

在2018年世纪光速诉百度案中，法院认为：首先，“同步模块使所述用户词典与服务器中对应账号的词典数据之间保持同步”不属于功能性特征，因此其不应当限定为说明书中的实施方式及其等同实施方式。

其次，根据专利申请日有效的《专利审查指南》，功能模块限定的装置权利要求应当理解为主要通过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的功能模块架构，而不应当理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置；

再次，功能模块限定的装置权利要求，在确定权利要求保护范围时，说明书中记载的“同步模块”对应的计算机程序流程的各步骤应当构成对权利要求1的限定，在说明书未给出“同步模块”可具有多种实现步骤的前提下，不能将权利要求保护范围扩展至“保持同步”的各种实现方式；

最后，结合说明书及程序流程图，法院采纳了涉案专利第29793号无效宣告审查决定中对涉案专利权利要求的“保持同步”的解释 “检测服务器和终端的词典数据是否一致，当数据不一致时，会根据数据不一致的具体情况，确定从服务器向终端更新，还是从终端向服务器更新，根据确定结果进行更新，使得词典数据保持一致”。

由此可知，此案中功能性描述特征并没有被认定为功能性特征，但是也没有按照一般字面相同+等同的方式确定保护范围，而是结合说明书中“同步模块”具体实施方式对权利要求保护范围进行了限制。值得注意的是，上述功能性描述特征“同步模块”与涉案专利所要解决的技术问题“现有中文输入系统中用户自定义或系统自学习生成的用户词典都存储在本地，如果另一输入设备使用或用户重新安装输入系统时，必须重新定义生成该用户词典，无法共享用户词典的问题”密切相关。

搜狗诉百度案和世纪光速诉百度案中虽然都认定了功能性描述特征不属于功能性特征，不适用将其限定为说明书中的实施方式及其等同实施方式，但是搜狗诉百度案中将非功能性特征解释为涉案专利申请日前本领域技术人员知晓的实现“删除字符上屏区中的字符”的各种具体实施方式，而世纪光速诉百度案却采用涉案专利无效宣告审查决定中对 “保持同步”的限制性解释，即说明书中记载的“同步模块”对应的计算机程序流程的各步骤应当构成对权利要求1的限定。

笔者认为导致上述区别主要原因有两个：

第一，考虑涉案专利对现有技术的贡献，按照专利法以公开换保护的原理，权利要求的保护范围的大小应当与专利权人对现有技术的贡献相关。

如果该功能性描述特征与对现有技术的贡献相关，则需要考虑说明书中具体实施方式对权利要求的限制，因为专利权人对现有技术的贡献主要体现在说明书中的这些具体实施方式；如果功能性描述特征与对现有技术的贡献无直接关联，换言之，为了实现该功能性描述特征的功能对本领域技术人员而言已经是申请日前常见的技术手段，则可以将其保护范围扩展到本领域技术人员在专利申请日前知晓的实现功能性描述的各种具体实施方式；

第二，专利审查档案中记载的由于对相应功能性描述特征进行了限缩性的解释而获得专利权或维持专利权，为了维护专利权保护范围的一致性和可预期性，在侵权程序也应考虑该限缩性的解释，以避免确定的专利权保护范围大于在授权确权阶段确定的专利权保护范围。

3.  说明书中的记载内容对权利要求保护范围的影响 

根据《审查指南》的规定，涉及计算机程序的发明无论写成方法或产品权利要求，都必须得到说明书的支持，并且都必须从整体上反映该发明的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征，而不能只概括地描述该计算机程序所具有的功能和该功能所能够达到的效果。如果写成方法权利要求，应当按照方法流程的步骤详细描述该计算机程序所执行的各项功能以及如何完成这些功能；如果写成装置权利要求，应当具体描述该装置的各个组成部分及其各组成部分之间的关系。换言之，涉及计算机程序的发明的权利要求中功能性描述特征需要在说明书中详细记载如何执行或完成这些相应的功能。并且说明书对该功能性描述特征的描述程度应当以本领域技术人员能够根据说明书所记载的流程图及其说明编制出能够达到所述技术效果的计算机程序为准。由此可知，为了满足《审查指南》的要求，与功能性描述特征相对应的说明书中应当具有实现相应功能的具体实施方式的描述。

说明书中的具体实施方式对权利要求保护范围的影响体现在：其一，如果功能性描述特征被法院认定功能性特征，则说明书相应的具体实施方式及其等同方式将会构成对所述功能性特征的具体限定；其二，如果功能性描述特征被法院认定为不属于功能性特征的情况下，法院确定说明书中相应的具体实施方式是否构成对该功能性描述特征的限定以及限定的程度时，需要综合考虑本领域技术人员的认知水平、涉案专利对现有技术的贡献、审查档案中与该功能性描述特征有关的限制性陈述、说明书中实施方式的数量及其对权利要求保护范围的支持程度等因素综合确定。 

三、结论及建议 

涉及计算机程序的发明的权利要求中通常涉及功能性描述特征。基于说明书有可能会对包含功能性描述特征的权利要求保护范围产生重要影响，在专利申请阶段申请人应当在说明书中详细描述与功能性描述特征相关的方法步骤、组成部分、组成部分之间关系、流程图等，以避免权利要求中的功能性描述特征被认定为功能性特征时，按照说明书具体实施方式+等同方式而无法保护的风险；进一步在说明书中也应当尽可能地采用多种实施方式来详细说明功能性描述特征，更好地支持权利要求获得更宽的保护范围，即使被认定为不属于功能性特征而需要引用说明书的限定时，也不至于将权利要求保护范围限定的过小，无法覆盖到被诉侵权产品；最后，权利要求中涉及发明点的功能性描述特征的撰写和意见陈述尤其重要，应充分考虑其与说明书相关的具体实施方式之间的对应关系，确保在专利维权时能够达到预期的权利要求保护范围。

注释：

[1]徐卓斌，软件相关技术方案的可专利性，人民司法，2018年第1期,101-104。

[2]（2013）沪高民三（知）终字第96号二审判决书，诺基亚诉华勤案。

[3] (2018)京民终498号二审判决书，搜狗诉百度案。

[4] (2018)京民终480号二审判决书，世纪光速诉百度案。

[5]苏志国，孙茂宇，安晶，从诺基亚诉华勤案看我国软件专利的司法保护，中国发明与专利，2014年第2期，84-88。

[6]王薇洁，计算机程序相关发明的功能性限定-美国审查即司法解释政策研究，中国发明与专利，2016年第6期，110-116。