罗姆尼外观设计案

看点：委托加工侵权产品的委托方可认定为制造者；合法来源抗辩成立后无需赔偿维权费用

案名：罗姆尼光电系统技术(广东)有限公司、广州旌露贸易有限公司与广东三雄极光照明股份有限公司侵害外观设计专利权纠纷二审民事判决书

案号： (2017)粤民终2900号

案由：侵害外观设计专利纠纷

判决：广东高院二审改判三雄极光公司、旌露公司停止侵权、销毁库存产品、赔偿损失

案情梗概：

罗姆尼公司系涉案专利的专利权人，三雄极光公司是涉案产品的制造商，旌露公司是涉案产品的销售商。罗姆尼公司向一审法院起诉三雄极光公司、旌露公司侵权。一审法院判决旌露公司停止销售、许诺销售侵权产品的行为、赔偿损失；罗姆尼不服上诉到广东高院，广东高院二审改判三雄极光公司、旌露公司停止侵权、三雄极光公司赔偿损失及维权费用。

法律问题：

1.委托加工、定做侵权产品的委托方是否是专利法项下的制造者？

2.合法来源抗辩成立后是否还需要赔偿维权的合理费用？

法律依据：

1.《中华人民共和国专利法》第十一条第二款规定，未经专利权人许可而为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品的，属于侵犯专利权行为。

2.《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”。本案《外观设计专利证书》记载有外观设计的六面视图，该六面视图已经显示产品的外观设计，能够清楚地显示本案专利的保护范围。

3.《中华人民共和国专利法》第七十条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十五条第三款的规定，合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。

案例价值：

1.对于制造者身份的认定

经公证的两款产品中，三雄极光公司不仅在其官网上许诺销售其中型号为PAK417160的LED吸顶灯产品，还以制造商的身份对该产品申请了3C认证，并于2016年11月7日获得证书。对其中型号为PAK417130的LED壁灯产品，三雄极光公司也以制造商的身份申请了3C认证，并于2017年9月7日获得证书。

本案被诉侵权产品及其外包装并未记载其他生厂厂家或制造商的相关信息，被诉侵权产品使用的全部是三雄极光公司的商业标记，向市场彰显的是三雄极光公司而非重庆三雄公司为被诉侵权产品的制造者身份。

2.对于制造行为的解读

这里的“制造专利产品”，首先是直接的生产行为。对于外观设计来说，是指在与专利产品相同或者近似类别产品上作出或者形成与专利图片或者照片中的专利产品外观设计相同或者近似外观的产品。其次还包括间接生产行为，即在委托加工专利产品的情况下，如果委托方要求加工方根据其提供的设计方案制造专利产品，或者专利产品的形成中体现了委托方提出的设计要求，或者专利产品的形成是委托方参与的结果，体现了委托方的意志，则可以认定是双方共同实施了制造专利产品的行为，二者均为专利法意义上的制造者。因此，制造的方式并不影响制造的认定。直接制造和间接制造都是制造。制造的本义也并不在于是自己直接制造还是假他人之手间接制造，而是产品的形成与其存在因果关系。

3.制造者身份的反驳证据

综合三雄极光公司和旌露公司提交的证据，可以证明，重庆三雄公司与鑫凯盛公司之间存在过委托加工与本案被诉侵权产品型号相同的同类产品的关系，铭亿公司是2016年度三雄·极光照明产品的经销商，但不足以证明被诉侵权产品是重庆三雄公司委托鑫凯盛公司加工制造而来。在直接证据扎实充分的情况下，反驳证据也应当扎实充分，方资对抗直接证据。

4.实质性参与制造的分工合作的主体可以认定为制造者

在现代生产环境下，生产方式呈现多样性，但制造的本义并未改变。制造行为是否成立，还需审查行为人是否与他人分工合作共同实施了该行为。《中华人民共和国侵权责任法》第八条规定，二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。《现代汉语词典》将“制造”解释为“用人工使原材料成为可供使用的物品”。可见，通识意义上的制造就是产品从无到有的过程，且体现了产品产生的因果关系，而不问产生的方式。通识意义上的制造也涵盖了共同侵权的法律逻辑，包括了存在制造分工、委托制造的情形。专利法意义上的制造与此并无特殊。本案退一步而言，即使认为考虑市场交易的规范程度不够高，放松三雄极光公司反驳证据的证明标准，认为三雄极光公司提交的证据可以证明被诉侵权产品客观上系重庆三雄公司委托鑫凯盛公司制造而来，也只排除了三雄极光公司直接实施制造被诉侵权产品的行为，并不能排除其参与被诉侵权产品的制造从而导致被诉侵权产品的问世，在法律上被认定为制造者的可能性……即使三雄极光公司所提交的证据可以表面证明被诉侵权产品是重庆三雄公司委托鑫凯盛公司制造而来，三雄极光公司亦难以摆脱实质的间接制造者身份。

5.制造和销售的区别解读

产品的制造是市场流通之源，并不受专利法规定的合法来源抗辩制度的保护。在委托制造产品的情况下，仍然是先有对产品的选择，后有产品，而非先有产品，后有购买和贴标销售，应当认定委托方为产品制造者而非单纯的赚取流通利润的销售者。制造与销售实质不同，关键在于是否决定产品的形成，是否体现了其生产需求。无委托方的主观意定则无产品的加工制造，二者存在必然的因果关系。

6.合法来源抗辩成立后不需赔偿维权费用的解读

对于合法抗辩成立时，旌露公司应否承担合理维权费用，本院分析如下：1.侵权责任的承担方式包括停止侵害、赔偿损失等，根据专利法相关规定，销售或许诺销售者主观没有过错且能证明合法来源的，不承担赔偿责任。2.从救济途径考虑，合法来源抗辩制度旨在寻找并打击侵权源头，本案已认定三雄极光公司为被诉侵权产品制造者的情况下，制造者应当是维权费用的最终承担者。3.从利益平衡和权责相匹配的角度讲，诚实守信的销售或许诺销售者在流通环节赚取的利润，是促成商品交换而实现的销售利润，若其主观上没有过错，在已提供被诉侵权产品制造来源并承担停止侵权责任后，还要承担权利人的维权费用，权责利可能不匹配。更何况，同一商品上可能并存多种知识产权，善意的销售或许诺销售者面临不同权利人维权的潜在风险，责任将被进一步放大。4.在现代市场经济下，商品流通的渠道多元、交易频繁、环节众多，销售或许诺销售者对商品是否侵犯知识产权，若已根据其能力尽到了注意义务，且面对权利人维权时提供了合法来源，应维护交易的安全，不宜再加重其责任，否则经营活动中销售环节的风险和不确定性过大，有碍市场经济下商品的正常流通。

其他启示：

1.销毁专用模具的诉讼请求未予支持

关于罗姆尼公司销毁专用模具的上诉请求，因被诉侵权产品并非一体成型的灯具，仅凭被诉侵权产品的形状难以判断制造该产品是否需要专用模具，罗姆尼公司亦未提交证据证实三雄极光公司具有生产被诉侵权产品的专用模具，故罗姆尼公司该项诉讼请求，依据不足，本院不予支持。

2.合法来源抗辩解读

合法来源制度通过规范商品的流通渠道，使合法的市场交易行为得以避免因他人侵权遭受牵连而承担赔偿责任，以维护交易的安全，帮助权利人寻找侵权源头。合法来源抗辩制度肩负维护诚实信用、交易安全、利益平衡多重职责，具有鲜明的个案色彩，需在规则之下，具体案情具体判断。