《规范商标申请注册行为若干规定》条文解读与影响分析

作者 | 李静传 郭亚楠

在“大众创业、万众创新”背景下，市场主体对注册商标的需求增长空前，但随着商标注册程序优化、注册周期缩短、注册成本降低、注册资源减少，以傍名牌为目的的商标“恶意申请”行为时有发生,以转让注册商标牟利而非实际使用为目的的商标“囤积注册”行为大量出现，这些非正常申请商标注册的行为严重扰乱了市场经济秩序和商标管理秩序，引起了社会各界的广泛关注。在此背景下，2019年8月30日，国家市场监督管理总局发布了《关于规范注册商标申请注册行为的若干规定（征求意见稿）》（以下称“《征求意见稿》”）公开征求意见的通知，该《征求意见稿》共17条。

2019年10月16日，国家市场监督管理总局在此前的《征求意见稿》的基础上发布了《规范商标申请注册行为若干规定》（以下称“《规定》”），《规定》共19条，将于2019年12月1日生效。相比此前的《征求意见稿》，《规定》在体例编排、原则确认、处罚地机构选择及内部监督等方面均进行了修改并进一步完善。本文通过将《规定》与《征求意见稿》进行对比解读，以期加深对《规定》的理解，并将围绕《规定》的施行对规制恶意商标申请行为、打击侵权假冒商标、改善营商环境的作用及对商标申请人、商标代理行业带来的影响进行着重分析。

《规定》与《征求意见稿》的对比解读

《规定》在体例编排上比《征求意见稿》更为合理和完善。《规定》形成了以实际需要原则和诚实信用原则为统领，以商标申请人和商标代理机构两方主体作为规制对象，以商标注册申请各个阶段为贯穿，结合知识产权管理部门、市场监督管理部门的处罚和监督措施而形成的较为完善的一部部门规章，相比《征求意见稿》，《规定》在体例编排上更加清晰和完善，具体表现在：

1、将原本《征求意见稿》第三条中的“具有取得商标专用权的实际需要”提升至第二条，明确了实际需要原则是《规定》的纲领性原则；

2、将《征求意见稿》第二条和第三条的内容进行了整合和修改，对申请人和商标代理机构均应遵循诚实信用原则进行了强调，并分别从该两方主体出发，对违反诚实信用原则的相关行为进行了明确的列举，对申请人和商标代理机构的相关行为作出了更为明确和规范的指引；

3、将恶意申请注册商标的审查规则和规程单列为独立的一条，将初步审定公告阶段与申请驳回复审、不予注册阶段合并后单列，使得条文逻辑更为清晰；

4、《规定》在整体上保持了与《征求意见稿》一致的体例安排，均按照从原则确认到具体行为规制、再到相关处罚措施、内部监督的行文逻辑进行编排。

《规定》在商标注册申请原则的提炼上更为明确和准确。《规定》明确了“具有取得商标专用权的实际需要”是总的纲领性原则，在此前提下，将《征求意见稿》的第二条和第三条内容进行了整合和修改，重申了《商标法》第七条第一款“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”这一重要内容，以列举的方式规定了违反诚实信用原则的具体行为类型，在《征求意见稿》的基础上将“属于商标法第四条规定的不以使用为目的恶意申请商标注册的”行为明确列举为违反诚实信用原则、不得实施的行为，与《规定》的第二条形成呼应。如此修改，使得《规定》与《商标法》相关规定衔接更紧，逻辑更周密，且明确了实际需要原则和诚实信用原则的重要地位。

《规定》在处罚管辖机构上明确了适用就近原则。《规定》在原《征求意见稿》的基础上进一步明确了对于恶意申请商标注册的申请人和商标代理机构，由“行为人所在地或者违法行为发生地”的相关部门进行处罚，此种处罚管辖机构“就近”选择的方式为执法行为提供了便利。

《规定》进一步要求提高服务水平和完善内部监督制度。《规定》在原《征求意见稿》的基础上增加了“市场监督管理部门”在申请商标注册中的引导作用和知识产权管理部门应优化服务水平的要求，并在《征求意见稿》的基础上重申了商标法第七十条和第七十一条内容，强调要求知识产权管理部门完善内部监督制度及事后的追责和处罚力度。

《规定》在条文内容上与《商标法》的规定保持了一致性，相关表述更加规范明确。如《规定》第五条将《征求意见稿》中原先的“……商标注册部门发现属于违反本规定……”，修改为“……商标注册部门发现属于违反商标法第四条规定……”，使得条文指引更为准确；第七条在“被提出宣告注册商标无效申请”的前面加上了“在法定期限内”；将原《征求意见稿》第三款中“侵犯他人注册商标专用权”行为中的“含不规范使用商标构成侵权”的情形和第六款的“申请注册的商标与知名地名、景点名称等相同或者近似的情况”均删除：删去“含不规范使用商标构成侵权”意味着《规定》未对侵犯注册商标专用权进行进一步的扩大解释，“申请注册的商标与知名地名、景点名称等相同或者近似的情况”来源于《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》的7.1条，但在《商标法》中并未对此款进行明确规定，《规定》在此处将该款删除，这与《商标法》对于侵权行为的界定保持了一致。

《规定》对规制恶意商标申请行为、打击侵权假冒、改善营商环境工作的作用

规制恶意申请、囤积注册等行为是《规定》的重点内容。《规定》针对实践中出现的恶意注册商标、囤积商标等影响非出于实际使用需要的扰乱市场秩序的现象，以《商标法》第四条规定的注册商标应当以实际需要和诚实信用为原则，从商标申请人、商标代理机构及知识产权管理部门、市场监督管理部门等监管部门三方主体入手，对商标注册管理这一复杂工程进行全流程监管，明确在商标审查审理的各个流程、各个环节中依法打击恶意商标申请注册行为，并进一步要求知识产权管理部门畅通商标申请注册渠道，为申请人提供便利化服务，以期最终达到重申保护注册商标专用权的立法宗旨，有效解决现实问题的立法目的。

《规定》从不当行为明确列举、处罚措施及内部监督管理、服务引导等方面，进行了较为细致的规定，对于恶意申请、囤积商标及侵权假冒行为起到了重要的规制作用。

1、对恶意申请商标注册行为的参考因素进行明确列举，为相关部门认定恶意申请行为提供了参考依据。此次《商标法》修改的一大亮点就是《商标法》第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。”但是《商标法》没有明确列明哪些行为属于“不以使用为目的恶意申请商标注册”，《规定》的出台弥补了这一立法空白，在延续新《商标法》的这一原则的基础上，通过列举式的方式给出了六项较为明确和详细的判断标准，为商标注册管理部门在认定恶意注册商标、囤积商标行为时提供了较为明确的判断标准和依据，从这个层面来讲，《规定》的施行将能够在一定程度上遏制恶意囤积商标和侵权假冒的行为。

2、从源头上遏制恶意申请注册行为。《规定》第九条明确规定，“商标转让情况不影响商标注册部门对违反本规定第三条情形的认定”，此款规定表示恶意申请注册的商标无论经过多少次转让都不会改变其“恶意”的出身，表明了市场监督管理局对追究恶意申请商标源头的决心，同时也为恶意注册囤积倒卖商标的行为敲响了“丧钟”。

3、监管与引导相结合。《规定》通过将事先的公共服务、事中的内部监督与事后的行政处罚相结合，对商标注册的全过程提供不同的救济渠道，将商标审查、管理流程内规制手段与信用记录和代理机构管理等流程外措施相结合，将政府部门积极引导与行业自律相结合，形成严厉打击恶意申请商标注册行为的长效机制，对恶意申请注册行为进行“围追堵截”，较为全面和彻底地贯彻了“实际需要”原则，对于近年来愈演愈烈的恶意抢注、囤积商标的市场现象能够发挥较好的效果。

《规定》对商标申请人、商标代理行业带来的影响

商标申请人和商标代理机构是商标注册申请中最为重要的两个主体，打击恶意申请注册商标必须对该两主体的相关行为进行严格规制。《规定》将《民法》中的诚实信用原则作为申请商标的基本原则，并赋予它在商标领域的内涵，明确了申请人和商标代理机构均应当遵守诚实信用原则，并分别列举了不得从事的行为，该等规定对于商标申请人和商标代理机构将会产生怎样的影响，以下将进行详细论述。

此次《规定》将原本散见于《商标法》及《商标审查及审理标准》的多个相关条款以及在工作实践中梳理总结的对违背诚实信用原则的商标申请注册行为进行了集中规定，在诚实信用原则之下规定了申请人不得从事的六种具体行为，其中第一项“恶意申请注册商标”行为需要结合第八条的规定来进行具体认定，第六项为兜底条款，二至五项均系较为明确和具体的行为指引，这一规定增强了审查商标注册行为的操作性和透明度，申请人可以比照该规定进行自我约束，以此作为在商标注册申请时不能触碰的红线。商标申请人一旦违反诚实信用原则，出现《规定》第三条的情形时，申请的商标将面临被驳回、不予注册、被撤销或被宣告无效等风险，商标权益随时面临夭折。同时，恶意申请商标注册的申请人也将面临严厉的惩治，轻则被市场监督管理部门予以警告，重则将要面临罚款或者没收违法所得的行政处罚，最高将被处以违法所得三倍不超过三万元的罚款。一旦作出上述行政处罚，相关处罚信息将会通过国家企业信用信息公示系统向全社会公示。

具体的行为规则指引加上明确的处罚措施和公示制度，对于商标申请人的恶意申请行为能够起到较好的规制作用，对社会公众可以起到宣传解读和正面引导的作用。但需要注意的是，因恶意申请行为的判定需综合多方面的要素进行判断，因此，在判断具体的恶意申请行为时，仍然需要相关管理机关综合多项考虑因素和个案证据进行分析判断，如利用商标审查系统中查询申请人的申请历史、转让情况等相关事项，筛查驰名商标、知名地名等禁注词；通过营业执照、企业信息公示系统等对所在行业、违法记录等进行查询，从而较为细致和准确地认定恶意申请行为。

要求商标代理机构遵守诚实信用原则有利于遏制商标恶意申请，与对申请人要求相同的是，《规定》将违反《商标法》第四、十五、三十二条规定的行为明确列举为商标代理机构不得从事的行为，但与之不同的是，在主观要件层面对于商标代理机构提出了较为严格的要求，即在其“明知”或根据对一般、谨慎的商标代理机构的要求推定其“应知”委托人从事的行为违反诚实信用原则但依然接受委托的，商标代理机构也要对此承担相应的责任。同时，《规定》对商标代理机构违反诚实信用原则规定了较为严厉的惩罚措施，对于违反诚实信用原则的商标代理机构，轻则被要求限期整改、给予警告，重则最高将面临十万元的罚款，情节严重的，国家知识产权管理部门可以决定停止受理该商标代理机构办理商标代理业务，并予以公告；且也将对其直接负责的主管人员和其他责任人员将进行行政处罚。对于构成犯罪的，还将面临刑事处罚。并且作出行政处罚的政府部门应当依法将处罚信息通过国家企业信用信息公示系统向社会公示。

此条规定能够在一定程度上倒逼商标代理机构谨慎接受委托，预先对委托人不诚信的注册申请行为进行筛选和排查，对于净化商标代理机构行业环境，遏制恶意注册和商标囤积行为有所助益。

结语

近年来，在我国高速增长的商标需求中，也隐匿着投机者的牟利阴影，对商标市场的营商环境进行长期负面干扰。《规定》的发布显示了国家知识产权局坚决且严厉地管控和打击以囤积商标、傍名牌为目的的恶意注册行为的决心，《规定》的施行也定将在一定程度上遏制各种破坏商标管理和市场发展秩序的违法乱象，但打击恶意申请注册行为、净化营商环境道阻且长，未来仍然需要不断通过完善立法、严格执法，以监督和惩罚措施辅助，并进一步推动社会公众尊重商标权利制度、强化“实际需要”原则来改善规范商标注册行为、营造良好的营商环境。虽然《规定》对于申请人及商标代理机构的法律责任进行了规定，但是相较于恶意注册带来的潜在利润，法律责任仍然偏轻，加之现下商标申请量巨大，执法力度能否紧跟实践需求，仍需拭目以待。

注：张荣康律师对此文亦有贡献。