义乌贝格塑料公司侵害发明专利权纠纷案申请再审民事裁定书

最高人民法院
民事裁定书

(2018)最高法民申4149号

再审申请人(一审被告、二审上诉人)：义乌市贝格塑料制品有限公司。
法定代表人：张海龙，该公司总经理。
委托诉讼代理人：谢兵，律师。
委托诉讼代理人：张楠楠，律师。
　　

再审申请人(一审被告、二审上诉人)：张海龙。
委托诉讼代理人：谢兵，律师。
委托诉讼代理人：张楠楠，律师。
　　

被申请人(一审原告、二审被上诉人)：上海艾尔贝包装科技发展有限公司。
法定代表人：戴立雄，该公司执行董事。
委托诉讼代理人：王文锋，律师。
　　

一审被告：杭州阿里巴巴广告有限公司。
法定代表人：戴珊，该公司执行董事兼总经理。
　　

再审申请人义乌市贝格塑料制品有限公司(以下简称贝格公司)、张海龙因与被申请人上海艾尔贝包装科技发展有限公司(以下简称艾尔贝公司)、一审被告杭州阿里巴巴广告有限公司(以下简称阿里巴巴公司)侵害发明专利权纠纷一案，不服上海市高级人民法院(2018)沪民终8号民事判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。
　　

贝格公司、张海龙申请再审称，

(一)本案不能以艾尔贝公司指定的收货地作为侵权结果发生地，一审法院对本案无管辖权。(二)贝格公司、张海龙未侵害艾尔贝公司的专利权。1、涉案专利权利要求保护的范围不清楚，“自粘膜”并非本领域专业术语，无法确定涉案专利的保护范围，没有证据证明被诉侵权产品包含了“自粘膜”这一技术特征。2、二审法院认定被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1-5保护范围没有事实和法律依据。涉案专利的权利要求1为封闭式权利要求，而被诉侵权产品还包含有权利要求1以外的其他技术特征，因此不构成侵权。(三)一审法院举证责任分配错误。只有属于新产品制造方法的发明专利侵权才能适用举证责任倒置，涉案专利权利要求3-5不属于新产品的制造方法。(四)即使贝格公司、张海龙构成侵权，一审法院认定的赔偿数额也过高。贝格公司成立时间短，塑料薄膜行业利润低，而且一审法院支持的合理费用过高。(五)即使贝格公司构成侵权，张海龙也不应承担连带责任。贝格公司与张海龙的财产不存在混同。故请求提审本案，并撤销一审、二审判决，驳回艾尔贝公司的诉讼请求。
　　

艾尔贝公司提交意见称，

被诉侵权产品具备涉案专利的全部技术特征，两个内层塑料薄膜粘附在一起就是涉案专利的“自粘膜”技术特征。贝格公司和张海龙主张涉案专利不具有“自粘膜”技术特征，应当属于专利无效宣告审查的范畴，不应当属于侵权判断的范畴。因此，被诉侵权产品落入了涉案专利权利要求1-5的保护范围。故请求驳回贝格公司和张海龙的再审申请。
　　

阿里巴巴公司提交意见称，

(一)阿里巴巴公司属于网络服务提供者，未实施侵权行为，不应当承担侵权责任。(二)阿里巴巴公司在收到一审诉讼材料前，不知晓侵权信息的存在，不存在主观过错，也没有能力对所有的上架商品是否侵害他人专利权进行事前审查。(三)阿里巴巴公司已尽到注意义务，对信息发布者身份进行审核，明确要求用户承诺不得发布侵害他人知识产权的商品信息。收到艾尔贝公司的投诉后，阿里巴巴公司及时转达给被投诉人，并将反通知及时转送给投诉方，且涉案侵权商品信息已被删除，阿里巴巴公司不应当承担侵权责任。故请求驳回贝格公司和张海龙的再审申请。
　　

本院认为，

本案的争议焦点是：(一)一审法院是否具有管辖权；(二)一审法院举证责任分配是否错误；(三)被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围；(四)一审认定的赔偿数额是否合法合理；(五)张海龙是否应承担连带赔偿责任。
　　

(一)关于一审法院是否具有管辖权的问题
　　

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十七条规定：“人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。……当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外。”本案一审期间，贝格公司和张海龙均出庭应诉且均未在提交答辩状期间提出管辖权异议，故贝格公司和张海龙关于一审法院没有管辖权的再审申请理由不能成立，本院不予支持。
　　

(二)关于一审、二审法院举证责任分配是否错误的问题
　　

《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)第六十一条规定：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”依据上述规定，在涉及新产品制造方法的发明专利侵权纠纷中，被诉侵权人应当承担产品制造方法不同于专利方法的证明责任，亦即举证责任倒置。其中，根据法律和司法解释的相关规定，新产品应当是指在国内外第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。产品或者制造产品的技术方案在专利申请日前为国内外公众所知悉的，应当认定该产品不属于专利法规定的新产品。
　　

新产品或者新产品的制造方法在专利申请日前不为国内外公众所知悉，制造同样产品的单位或者个人使用专利方法的可能性较大，而与制造相关的证据主要由被诉侵权人掌握，如果按照民事侵权“谁主张谁举证”的原则分配举证责任，则显失公平。因此，专利法才规定由被诉侵权人承担举证责任。但是，举证责任倒置属于民事侵权中“谁主张谁举证”一般原则的例外，对于权利人产品是否属于新产品仍然应当由权利人举证证明。权利人提交初步证据证明该产品属于专利法规定的新产品的，应当认定其已经尽到举证义务。上述初步证据应当能够证明涉案产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。
　　

二审法院认为，因依照权利要求3-5专利方法获得的产品包含了权利要求1的全部技术特征及权利要求2的部分技术特征，而权利要求1已得到授权，在无相反证据的情况下，可以认定权利要求3-5为新产品制造方法。亦即二审法院认为因权利要求1获得授权，所以权利要求1所限定的产品即为新产品。如前所述，不能因权利要求1获得授权即推定其所限定的产品即为新产品，而是应当由艾尔贝公司举证证明其产品属于新产品。在艾尔贝公司未举证证明涉案专利产品属于新产品的情形下，二审法院即直接推定涉案专利产品为新产品，并进而推定权利要求3-5为新产品制造方法缺乏事实和法律依据，本院予以纠正。贝格公司和张海龙该项再审申请理由成立。
　　

(三)关于被诉侵权产品是否落入涉案专利保护范围的问题
　　

根据《专利审查指南》的规定，封闭式的权利要求一般为化学领域发明专利权利要求所采取的撰写方式，宜采用“由……组成”的表达方式，其一般解释为不含有该权利要求所述以外的结构组成部分或方法步骤。涉案专利权利要求1使用的“其特征在于”措词本身含义就应当理解为没有排除未指出的结构组成部分，因此二审法院认定权利要求1不属于封闭式权利要求并无不当。
　　

在针对涉案专利的无效宣告请求审查程序中，艾尔贝公司为了证明自粘膜属于现有技术，具有自粘性的膜为本领域技术人员所熟知，提交了“编号为GB10457-89、名称为‘聚乙烯自粘保鲜膜’的中国国家标准”。专利复审委员会所作的无效宣告决定认定：“具有自粘性的聚乙烯薄膜已是本专利申请日之前的公知常识，本领域技术人员能够实现本专利塑料薄膜2a、2b的‘自粘吸附的性能’。”被诉侵权产品的两个内层塑料薄膜在未充气状态下粘附在一起，具有相互吸附的自粘性能。故贝格公司和张海龙关于被诉侵权产品不具备自粘膜有关技术特征的主张不能成立。一审、二审法院认定被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1、2的保护范围并无不当。
　　

如前所述，一审、二审法院在未查明权利要求3-5是否属于制造新产品方法的情形下，即通过适用举证责任倒置的方式推定被诉侵权产品的制造方法落入权利要求3-5的保护范围，属于认定事实不清，适用法律错误，本院予以纠正。
　　

(四)关于一审认定的赔偿数额是否合法合理的问题
　　

专利法第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”“权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条规定：“权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定，有专利许可使用费可以参照的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节、专利许可的性质、范围、时间等因素，参照该专利许可使用费的倍数合理确定赔偿数额；没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，依照专利法第六十五条第二款的规定确定赔偿数额。”
　　

本案中，权利人的损失、侵权人获得的利益均难以确定，而且也无可参照的专利许可使用费，在此情形下，一审、二审法院根据涉案专利类型、侵权行为的性质、被诉侵权产品的销售价格以及其他侵权情节和后果等因素，酌情确定了贝格公司赔偿艾尔贝公司经济损失及合理费用10万元，并未超过法定赔偿额上限，符合专利法第六十五条和《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条的规定。虽然一审、二审法院关于被诉侵权产品制造方法落入涉案权利要求3-5的保护范围的认定错误，但是考虑到被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1、2的保护范围，上述赔偿额亦属合理，故本院予以维持。
　　

(五)关于张海龙是否应承担连带赔偿责任的问题
　　

《中华人民共和国公司法》第六十三条规定：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”本案中，张海龙虽主张不存在公司财产与其个人财产混同的情形，但其并未提交证据予以证明，故根据上述规定，应对公司债务承担连带责任。贝格公司和张海龙的相关再审申请理由不能成立，本院不予支持。
　　

虽然贝格公司和张海龙的部分再审申请理由成立，但被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1、2的保护范围，故二审判决关于贝格公司和张海龙构成侵权并应当承担连带赔偿责任的结论正确，对于二审判决的结果，本院予以维持。
　　

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款之规定，裁定如下：
　　

驳回义乌市贝格塑料制品有限公司、张海龙的再审申请。
　　

审判长秦元明
　　审判员李嵘
　　审判员马秀荣
　　二〇一八年十二月二十五日
　　法官助理傅蕾
　　书记员张晨祎