对商标法第四次修改的一点实务建议及思考

笔者于近日参加了国家知识产权局关于《商标法第四次修改重点议题》的从业人员研讨会，又刚刚看到关于4月20日在第十三届全国人大常务委员会第十次会议上司法部部长作《中华人民共和国商标法>等8部法律的修正案(草案)》的说明的新闻。虽然《商标法修正案(草案)》及说明还未公布,也看到介绍说增加“不以使用为目的的商标注册申请，应当予以驳回”以及“将不以使用为目的的申请商标注册、商标代理机构违法申请或者接受委托申请商标注册一起纳入异议程序和无效宣告程序中，作为商标异议、宣告注册商标无效的事由”，但很遗憾没有看到热烈讨论的对商标异议、连续三年不使用撤销申请及提交实际使用证据要求等修改议题。笔者认为《商标法》第四次修改还应考虑以下三点修改建议：

第一，结合商标注册申请要以使用为目的的修改，建议赋予商标局在商标注册申请的审理过程和商标续展的管理过程中要求申请人和注册人提交实际使用商标和商业使用意图的证据的权力，并进一步赋予商标局依据申请人或注册人提供的实际使用或商业使用意图的证据，对商标注册申请做出予以初步审定或驳回商标注册申请、核准或不予核准续展的权力。

第二，建议商标异议由履行原商评委职责的国家知识产权局（以下简称“国知局”）直接审理，将四审程序改为三审程序，节省审理资源，改变申请商标经异议被核准注册但在无效阶段被无效的权利不稳定的可能性发生。

第三，建议对连续三年不使用的注册商标的撤销申请由履行原商评委职责的国知局直接审理，将四审程序改为三审程序，节省审理资源，并与商标异议、驳回复审、申请宣告无效等案件的首次审理由国知局审理相一致；为关联案件由国知局合并审理提供法律规定和制度设计的可能性，减少关联案件因所处程序不同导致审理结果不一致的情况发生。

一、商标局在商标申请的初步审查和续展管理的过程中有权要求当事人提交实际使用或有商业使用意图的证据

具体分析和建议：

商标局对于商标注册申请核准注册是行政授权行为。因此，针对目前大量的商标囤积、恶意注册和抢注的现象，建议参考以商业使用和使用意图为核准注册和获得保护前提的司法辖区的做法，赋予商标局在商标注册申请的审查过程中有要求申请人提交实际使用或商业使用意图证据的权力，为商标局判断商标注册申请是出于预防、使用等目的的正常申请，亦或是囤积商标、恶意注册、抢注或者其它不应初步核准并公告的情况。对于不能提交有实际使用或商业使用意图的商标申请，商标局有权在初审过程中对申请不予初步审定。同理，对于商标到期提交续展申请的商标，商标局也有权要求商标注册人在提交续展申请时提交实际使用或有商业使用意图的证据。

赋予商标局要求申请人提交实际使用或有商业使用意图的证据的权力，并不是规定所有商标注册申请的申请人和商标续展的申请人都必须提供商标实际使用或有商业使用意图的证据。商标局可以根据审查的商标注册申请和续展申请的具体情况，灵活掌握是否要求申请人或注册人提供证据。这意味着商标局在审查过程如果可以初步确认是正常申请，商标局可以不行使要求申请人或注册人提交证据的权力；此外，即使申请人或注册人提交的证据不能充分证明实际使用或有商业使用意图，但商标局依据证据可以初步判断是正常合理申请，商标局也可以初步审定商标注册申请或核准商标续展。因此，赋予商标局要求提交实际使用证据或有商业使用意图的证据的权力，既不会对传统的商标注册申请在先制度造成太多冲击，又可以通过要求申请人提交实际使用或商业使用意图的证据增加囤积商标、恶意注册和抢注商标的申请人和注册人的成本，抑制囤积商标和恶意注册的现象，将商标授予真正需要使用的企业。

二、商标异议由履行原商评委职责的国知局直接审理

商标异议制度是商标注册申请程序中的重要环节，制度设置的目的之一是为了给社会公众（包括在先权利人）对通过商标审查机关初步审查并公示但还没有核准注册的商标申请提供一次质疑并阻止商标核准注册的机会，因此商标异议制度非常重要，短时期内不会取消。但目前的商标异议制度存在下列问题：商标异议的全部程序审理时间过长、商标局审理异议和原商评委审理无效宣告申请的环节各自独立彼此脱节，被异议商标权利状态不稳定，不利于抑止恶意注册。

具体分析：

1、目前的异议制度虽然减少了恶意异议，但缩短了恶意注册申请商标获得注册的时间。2013年商标法第三次修改将以相对理由申请异议的主体限制在“在先权利人”或“利害关系人”，并明确了相对理由的法律依据；同时规定商标局对异议申请做出准予注册决定的，直接颁布注册证并予公告。异议人不服的，可以向商评委请求宣告该注册商标无效。上述修改的初衷是抑制恶意提出商标异议，防止有人利用商标异议程序恶意阻止和拖延申请人获得注册，但上述修改在客观上却加快了恶意申请注册的商标获得注册的速度。原因在于一旦恶意申请注册的商标在异议中被商标局核准注册，该商标将直接成为注册商标；而异议人向商评委提出的程序也变成对一件注册商标的宣告无效程序。而按照目前的实践，核准注册的商标由于其状态的稳定性获得的商标保护高于申请但未核准注册商标（核准注册商标在未被生效裁决无效之前都是有效的）；这也意味着无效注册商标的难度加大。因此，目前的商标异议程序的规定给恶意商标申请提供了某种程度上的便利。

2、浪费宝贵的商标审查资源。商标局同时审理商标注册申请和商标异议申请，在异议人提出异议之前，商标局已经在申请的初步审理阶段对被异议商标是否应核准注册的绝对理由和相对理由进行审理；被异议商标能够通过初步审查予以公告，已经说明了商标局对被异议商标的基本态度。由商标局审理异议申请，即使有商标局在初步审查时无法查明的异议人主张商标权之外的其它在先权利的情况，但从异议总量上看，商标局对被异议商标做出不予核准注册的可能性相对比较低，特别是在异议理由是被异议商标与在先注册商标或商标注册申请相同或近似的情况下。

3、对商标异议案件审理的周期过长，被异议商标状态不稳定，既不利于被异议人使用商标也不利于异议人维权。2001年商标法第二次修改前，商标异议程序历经商标局的审查和商标评审委员会的复审，是两审终局。2013年商标法第三次修改，商评委的裁决须由司法审查，商标异议程序变成了商标局、商评委、法院一审和二审共四级审查，对被异议商标从异议申请开始到无效宣告程序结束短则3年，长则4-5年甚至更长。这种情况在2013年商标法第三次修改并没有得到改变；对于一件恶意抢注的商标申请，如果未能在商标异议阶段阻止该商标申请核准注册，那么至少有2-3年的时间该商标是核准注册商标，被异议人可以使用该商标而不被主张侵权，而在这2-3年的时间内异议人无法阻止被异议商标的使用。

对于商标异议制度的修改建议

鉴于实践中存在上述问题，笔者建议在第四次修法时考虑对于初审公告期被异议的商标申请，商标局将异议申请直接移交履行原商评委职能的国家知识产权局（“国知局”）审理；对国知局关于异议的决定不服的，异议人和被异议人均有权向北京知识产权法院提起行政诉讼。对于国知局核准被异议商标注册而异议人不提行政诉讼的，被异议商标核准注册；对于国知局驳回被异议商标申请而被异议人不提行政诉讼的，被异议商标无效。

由国知局审理商标异议案件的制度设计有三个好处：第一，改变商标异议程序实质上的四级审查，变成商标局对商标进行初步审查、国知局审理商标异议、法院对国知局的决定进行司法审查，与驳回复审的程序匹配。第二，缩短至少四分之一的商标异议的审理时间，改变商标异议由商标局再次审理的重复环节，减少宝贵的审理资源的浪费。第三也是笔者认为最重要的，彻底改变被异议商标通过异议阶段被核准注册成为有效商标，然后在后续的无效环节又被无效的权利不稳定的可能性，即一件商标申请一旦在公告期被提异议，该商标申请是否应被核准注册，通过完整的程序一次性解决，提高注册商标的权利相对稳定性。

三、撤销连续三年不使用注册商标申请由履行原商评委职责的国知局直接审理

撤销连续三年不使用注册商标申请（“撤三申请”）这一制度本来是工商行政管理机关出于管理注册商标的职责而设置，但现实中越来越多的公司、企业和个人基于各种目的主动向商标局申请启动这一程序。目前关于撤三申请的法律规定和实践现状存在以下问题：

1、 排除被申请撤销的商标的注册人已经注销或不回应商标局撤三申请通知的情况，撤三申请最重要的环节是审查注册人提交的证据是否可以证明注册商标在指定使用期间、在中华人民共和国境内、在注册商标核准注册的商品或服务上有起到商标标识作用的真实、有效的使用；而目前的商标局审查程序没有实现撤三申请的申请人和被申请撤销商标的注册人之间的质证，只有对原商评委决定不服提起的复审程序中各方才有机会对证据质证。这样的设置导致撤三申请的申请人在商标局阶段无法对注册人是否有实际使用有正确的判断，而要等9-12个月以后商标局做出对撤三申请的决定，撤三申请申请人对决定不服申请复审时才有机会看到注册人提交的证据并对证据进行质证。目前撤三申请和复审两个程序存在重复，很大程度上是对审查资源的浪费。

2、 在申请在先为基本原则的商标制度下，即使有“不以使用为目的的商标注册申请应当予以驳回”的修改，现实中仍然存在大量注册商标并没有实际使用，因此一旦对注册商标提出撤三申请，注册商标被撤销的比率不低。

3、 上述2是客观存在，加之现实中多数人提出撤三申请的原因是背后有双方当事人的争议存在，比如被申请撤销商标被商标局引证为相同或近似的在先商标阻挡了第三方商标注册申请，或者申请人以提起撤三申请促使注册人解决商业纠纷。因此除非撤三申请启动后争议迅速解决，多数情况下撤三申请都有必要走完所有规定的程序。但目前如果一件商标申请因存在在先相同或近似商标被驳回，无论是驳回复审还是对驳回复审的决定不服而提出的行政诉讼都不会因为引证的在先相同或近似商标被提撤三申请而等待撤三申请有最终结果再审理，导致驳回复审和法院诉讼不停地往前进行，而驳回复审的申请人要到诉讼的二审或者再审阶段才能等到被申请撤销商标的最终审理结果。这种现状导致对法院审判资源的巨大浪费。

4、 撤三申请也是目前为数不多的要经过商标局、商评委、法院的四级审理的程序之一。撤三申请的审理时间过长，使得上述撤三申请的问题更为突出。

对于撤三申请程序的修改建议

针对上述实践中存在的诸多问题，笔者建议在第四次修法时考虑由当事人向国知局提交撤三申请，由国知局直接审理并且要求双方当事人对注册人提交的实际使用证据进行质证；对国知局做出的决定不服的向北京知识产权法院提起行政诉讼。国知局审理撤三申请的具体程序和要求可以参照现行商标法中原商评委审理撤三申请复审的程序和要求。

撤销申请由国知局直接审理的好处有几点。第一，减少了商标局单方审理被申请撤销商标的注册人提交的实际使用证据的审查环节，减少审查资源的浪费，提前将撤三申请的证据交由有实质争议的当事人质证，国知局根据当事人质证中辩明的事实和证据审理。第二，目前当事人提出的驳回复审和申请宣告无效都由国知局首次审理，如果与驳回复审、申请宣告无效有关联的被申请撤销商标的撤三申请也由国知局审理，如果向国知局提出合并审理关联案件，国知局可以决定是否合并审理关联案件，并结合相关证据并综合考虑相关事实和案情做出一致决定或裁定，减少程序过多引起的审查和审理资源的浪费。当事人不服国知局决定或裁定的，可以向北京知识产权法院提起行政诉讼，也便于法院合并审理关联案件，也可以避免商标审理机关和法院做出前后不一致的裁决。第三，将撤三申请案件交由国知局直接审理，与异议案件由国知局直接审理相匹配，取消了目前最常见的异议和撤三申请的四审程序，减少了审查审理资源的浪费，并与其它程序协调一致。