美国修法完善专利保护客体审查标准

今年1月4日，美国专利商标局（下称USPTO）公布了新修订的专利保护客体审查指导意见（2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance，下称指导意见），该意见于今年1月7日生效。本次修订旨在提高USPTO专利保护客体审查标准的清晰性、一致性和可预测性。

修改的主要背景

近十年来，美国在专利保护客体审查方面经历了非同寻常的混乱和不确定性。2010年至2014年，美国最高法院就Bilski、Mayo、Myriad、Alice等一系列案件作出判决，判决结果对于专利保护客体的判断标准影响极大。针对上诉判例，Alice/Mayo测试法应运而生。

当进行专利保护客体审查时，USPTO遵循以下步骤：

步骤1：确定权利要求的主题是否属于方法、机器、产品或组合物这4种法定发明类型之一，如果不属于其中任何一个法定类型，则以其属于非法定主题而拒绝该权利要求，如果权利要求的主题属于上述法定类型之一，则继续应用步骤2（即Alice/Mayo测试法）进行判断；

步骤2A：判断权利要求的主题是否属于司法例外（例如自然规律、自然现象和抽象概念）；

步骤2B：如果属于司法例外，则再判断权利要求中是否包含“显著更多”的要素，使它们超出司法例外的范畴。

此后，美国有大量的专利被认定为不属于可授权的客体，因而引发了业界持续的争议。这些争议主要反映在以下几个方面：一是法律法规对于专利保护客体标准的规定过于模糊，为专利权注入了不可预测性和不稳定性；二是专利代理人与申请人难以预测专利申请的前景，专利审查员也增加了大量工作来处理相关争议；三是专利保护客体的判断标准时而严格时而宽松，不同人对同一个权利要求是否符合客体标准结论不同。更具体而言，争议的焦点之一是认为司法例外过于宽泛，特别是针对抽象概念缺乏有效定义；焦点之二在于认为Alice/Mayo测试法不明确，导致不可预测性。

针对上述问题，USPTO局长安德烈·扬库自2018年2月上任以来，始终将明确专利保护客体标准作为工作重点。指导意见的公布践行了USPTO对于专利保护客体标准重新审视的承诺，也为消除相关标准的不确定性提供了有益尝试。

修改的主要内容

本次修订主要针对Alice/Mayo测试法中的步骤2A进行了进一步明确和细化，并保留了步骤1和2B的完整性。具体来讲，修订主要体现在以下两个方面。

（一）界定了抽象概念

针对业界广为诟病的抽象概念模糊不清这一问题，指导意见将抽象概念限定为以下三组内容：

1.数学概念：数学关系、数学公式或方程、数学计算；

2.组织人类活动的特定方法：基本经济原理或实践（包括对冲、保险、降低风险）；商业或法律活动（包括合同形式的协议、法律义务、广告、营销、销售活动或行为；业务关系）；管理个人行为或人与人之间的关系或互动（包括社交活动、教学、遵循规则或指示）；

3.心理过程：人脑执行的概念（包括观察、评估、判断、观点）。

（二）明确关于“司法例外”判定的两步审查

在指导意见中，USPTO进一步将步骤2A分成两个子步骤（为便于理解，本文分别称步骤2A(i)和步骤2A(ii)）。在子步骤2A(i)中，审查员应确定权利要求是否描述了司法例外，例如抽象概念，如果是，那么在子步骤2A(ii)中，审查员将进一步确定“所述司法例外是否结合了该例外的实际应用”。如果一项权利要求包含了司法例外，但没有将该司法例外与实际应用相结合，那么该权利要求最终“指向”司法例外。在这种情况下，需要根据步骤2B进一步分析。

修改的重要意义

针对专利保护客体判断标准问题，美国专利体系长久以来留下了众多模糊不清的地带，Alice/Mayo测试法也缺乏清晰的操作指引，因而也为专利审查带来了诸多问题。USPTO也认识到“以一致的方式恰当应用Alice/Mayo测试法已被证明是非常困难的，并且导致了巨大的不确定性，发明人及利益相关者难以预期哪些专利客体是适格的”，因而尝试综合现有判例，消除关键概念的模糊性，尽可能为专利保护客体判断提供更合理的分析框架。

首先，为了提高确定性和可靠性，USPTO在子步骤2A(i)中定义了抽象概念这一专利保护客体判断过程中的关键术语，帮助审查员在审查过程中有所遵循，避免了审查过程中的主观性和反复无常。指导意见还特别明确了某些特殊情况的处理方式，例如，如果审查员认为某些权利要求虽然不包含上述定义中的内容但是仍然描述了抽象概念，则相关权利要求的主题可以被认为指向“暂定的抽象概念”。如果该权利要求最终被拒绝，那么审查员需要将相关内容提交给技术中心（即审查部门）负责人，该负责人需要对该拒绝进行批准并提供具体理由。

其次，指导意见进一步明确在子步骤2A(ii)中审查员需要判断“司法例外是否结合了该例外的实际应用”。这一规定以一种更为明确和更为有意义的方式为审查员判定司法例外提供了规范和有效指引。判断的具体步骤包括：（a）确定在司法例外之外，权利要求中是否包括附加要素；（b）单独和组合评估这些附加要素是否与司法例外的实际应用相结合。指导意见中还给出以下示例性的指引，指明哪些情况属于抽象概念与实际应用相结合：

附加要素体现了计算机功能的改进，或对其它技术或技术领域的改进；

附加要素应用或使用司法例外实现对疾病或医疗状况进行特定治疗或预防；

附加要素结合特定机器或制造方法共同实施或使用司法例外；

附加要素实现特定物品转化或缩减到不同的状态或事物；

除了将司法例外的使用与特定技术环境联系起来之外，附加要素以某种其他有意义的方式适用或使用司法例外。

子步骤2A(ii)与步骤2B在某种程度上存在易混淆之处。指导意见中对此也加以澄清：“修订的步骤2A(ii)中并不包括对于附加要素是否是广为人知的及是否是常规活动的判断，即使附加要素是常规的，仍有可能是司法例外结合了实际应用，因而满足保护客体的要求。”换句话说，即使专利在步骤2A(ii)中未能满足保护客体要求，其仍有可能在步骤2B中通过测试。指导意见中也提供了具体示例以澄清步骤2A（ii）和步骤2B之间的区别。例如，权利要求涉及数学方程式和一系列数据采集步骤等抽象概念，审查员在修订后的步骤2A中可能会认为数据采集步骤是无关紧要的方案外活动，因此判定司法例外没有结合实际应用，故权利要求的主题不满足专利保护客体要求。然而，当审查员在步骤2B中重新考虑数据收集步骤时，审查员如果可以确定数据采集步骤的组合是以一种以非常规的方式采集数据并因此包括“创造性概念”，超出了司法例外的范畴，那么审查员可以判定该权利要求的主题是符合保护客体要求的。

面临的主要挑战

尽管指导意见以一种非常积极和明确的方式为专利保护客体的判断提供了有益的指引，但USPTO的尝试能否有效扭转美国专利保护客体审查标准的不一致性和不确定性仍有待观察。

该指导意见的地位略显尴尬，效力能否充分发挥尚有待检验。指导意见的内容将替换USPTO现有专利保护客体判断的相关规定，该意见不具有法律效力和约束力，仅作为USPTO内部管理使用的工具。所有USPTO审查员都应当遵循指导意见的规定，但是USPTO审查员未遵守相应规定并不能成为上述或申诉的依据。因此，如何充分发挥指导意见的作用尚需在实践中不断摸索。

指导意见明确并调整了相关概念，但是新的概念也带来了新的不确定性。如何清晰理解指导意见中新引入的概念尚缺乏实践指引。如什么是“司法例外与实际应用相结合”，如何判断结合程度，如何确定实际应用，审查员如何解释三类抽象概念，在具体的审查实践中仍有待明确。

指导意见细化了判断步骤，但也为USPTO审查员以统一的方式正确地应用带来了挑战。如何确保超过8500名的专利审查员和法官以一致的方式应用Alice/Mayo测试法一直以来就是USPTO面临的主要课题。新的指导意见虽然并未偏离现有审查实践，但是毕竟引入了新的程序和新的概念。因此，USPTO仍需通过广泛而高效的培训确保各审查部门以及审查员之间一致的审查实践。

指导意见仅为USPTO内部规范，法院系统的司法实践不受其约束。在专利保护客体问题上，USPTO提出要主动施加影响而不是被动遵从各级法院的判决。目前业界也普遍认为指导意见是提升专利制度清晰性的一个积极措施，美国法院应当充分考虑该指导意见。但是通常司法部门关注的是专利申请是否符合相关判例法的要求，而不是USPTO所细化的判断方法是否得以满足，具体司法实践仍将对USPTO的审查产生决定性的影响。

USPTO正从实质审查、授权后程序、培训等方面全方位入手，着力提升相关审查标准的清晰性和一致性。这既是充分满足业界诉求的务实行动，也是应对新兴技术领域发展的有利举措。虽然指导意见的效果仍有待进一步观察，但是与美国专利保护客体判断相关的审查标准、司法判例以及业界反馈等仍需加以持续关注、认真研究，一方面为我国完善相关领域专利审查标准提供有益参考，另一方面为我国申请人海外获得专利保护提供实务指引。