越广贸易、北仑海关、美国UL安全实验所商标纠纷二审行政判决书

浙江省高级人民法院

行政判决书

(2016)浙行终135号

当事人：

上诉人(原审原告)：嵊州市越广贸易有限公司

法定代表人：贾华丽,总经理。

委托代理人：郑发国、桂思聪

被上诉人(原审被告)：中华人民共和国北仑海关

法定代表人：姜海青,关长。

委托代理人：麻金龙

委托代理人：管伟星

被上诉人(原审第三人)：美国UL安全实验所(UNDERWRITERS LAB0RAT0RIES INC.)

法定代表人：泰伦斯R·布雷迪(Terrence R. Brady),高级副总裁(Senier Vice President)

委托代理人：江东

审理经过：

嵊州市越广贸易有限公司诉中华人民共和国北仑海关行政处罚一案,宁波市中级人民法院于2015年11月9日作出(2014)浙甬行初字第40号行政判决。嵊州市越广贸易有限公司不服,向本院提出上诉。本院于2016年1月27日立案受理后依法组成合议庭,并于2016年3月22日公开开庭审理了本案。上诉人嵊州市越广贸易有限公司的委托代理人郑发国,被上诉人中华人民共和国北仑海关的副关长吴皓及其委托代理人麻金龙、管伟,被上诉人美国UL安全实验所的委托代理人江东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

二审查明：

原审审理查明:2013年11月4日,原告委托案外人宁波卡迪报关代理有限公司向被告申报出口一批蒸发器(报关单号:310120130517784107)。经查验,被告认为该批货物中有""商标的蒸发器530箱1 060件,价值362 630元；电热管6箱1 200件,价值15 372元,涉嫌侵犯第三人UL实验所""商标专用权。被告通知第三人UL实验所后,第三人UL实验所认为上述货物侵犯了其商标权。2013年11月21日,第三人UL实验所向被告提出知识产权海关保护申请,并提交了证明其已提交担保的署法函[2013]39号《海关总署关于核准美国UL安全实验所2013年知识产权海关保护总担保的通知》复印件。2014年1月24日,被告决定扣留上述货物,作出北关法字[2013]1203号《扣留(封存)决定书》、甬北关法字[2013]1203号《扣留(封存)清单》和北关法[2013]1203号《扣留侵权嫌疑货物通知书》,且当场将上述3份法律文书送达原告,并制作北关法字[2013]1203号《扣留(封存、暂停支付)现场笔录》。2014年2月13日,被告决定对原告立案调查。2014年8月11日,被告作出北关法[2013]1203号《行政处罚告知单》,并于同月15日送达原告。

2014年8月22日,被告作出北关法[2013]1203号《行政处罚决定书》。该决定认定,2013年11月4日,原告越广公司委托宁波丰迪报关代理有限公司向海关申报出口一批蒸发器(报关单号:310120130517784107)。经查验,该批货物中有"UL及图形"商标的蒸发器530箱1060件,价值362 630元、"UL及图形"商标的电热管6箱1200件,价值15 372元,且未取得权利人的许可。"UL及图形"商标权已在海关总署备案。经上述商标权利人暨第三人UL实验所确认,以上货物已经侵犯了其商标权,并依法提出保护申请提交了担保。原告出口的蒸发器、电热管上使用的商标,事先未经商标注册人许可,根据《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)项的规定,该货物属于侵犯第三人UL实验所"UL及图形"商标专用权的货物。原告出口上述货物的行为已构成出口侵犯他人商标专用权货物的行为。根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第二十五条第一款之规定,决定没收原告侵权货物("UL及图形"商标的蒸发器530箱1060件、"UL及图形"商标的电热管6箱1200件),并处18 900元罚款。并于同年8月25日送达原告。另查明,1998年10月28日,中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局核准第三人UL实验所取得第1219953号注册商标,商标图像为"",核定使用商品为第11类,包括"铁道照明装置(信号设备除外),手电筒,可充电的、自动的提灯,毛发干燥器,家用烹调用加热装置,工业和实验室用加热装置,电加热垫(非医用),家用冰箱,增湿器,房间用空调器,空气过滤设备,空气加热器(可移动、壁挂或吊式的),鱼缸用加热器,卤化钨灯,压力烹调器,商业用冰箱(制冷器),除臭器(非个人用),空气清新器,饮水装置,饮用水处理(净化)装置,电灯,电磁干涉过滤器,静电空气净化设备,蒸发冷却器,出口照明灯,吊扇,电风扇,油脂过滤器,(插电灯泡的)灯座,手提灯,风景区低压照明系统,海洋用照明灯,微波烹调装置,夜视灯,手提电灯,夜用手提照明装置,手提工作灯",注册有效期限为1998年10月28日至2008年10月27日。2008年9月22日,中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局核准第1219953号注册商标续展注册,续展注册有效期为2008年10月28日至2018年10月27日。2008年11月3日,第三人UL实验所就上述注册商标在海关总署进行备案,并提交了2013年度总担保。2013年12月13日,中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局核准第1219953号注册商标转让,该商标的权利受让人为美国UL有限责任公司。

2014年8月5日,海关总署核准美国UL有限责任公司提交的"知识产权海关保护系统"用户注册信息变更申请,同意将海关保护的权利人名称变更为美国UL有限责任公司。

原审法院认为,根据《中华人民共和国海关法》第二条和第四十四条第一款的规定,被告具有对原告出口货物行为是否侵犯他人知识产权进行认定和处理的法定职权。被告发现原告的涉案出口产品涉嫌侵犯第三人UL实验所的商标专用权后,通知第三人UL实验所进行确认,由第三人UL实验所提出知识产权海关保护申请,又提交担保后,扣留原告的涉案出口产品,并将相关法律文书送达原告,符合《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第十六条的规定。根据各方当事人在庭审中的诉辩意见及陈述,各方当事人对原告在涉案出口产品上标注""标识的行为均无异议,该标识具有商标的特征、要素和识别功能,可以认定原告将该标识用于涉案出口产品上的行为属于商标法意义上的商标使用行为。商标专用权具有地域性,第三人UL实验所在我国境内合法取得涉案注册商标,该注册商标专用权在有效期内,并经海关总署备案,在我国境内受到法律保护。原告作为境内企业,应遵守《中华人民共和国商标法》的相关规定。根据《中华人民共和国商标法》和《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的相关规定,未经商标注册人的许可,在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品上使用与其注册商标近同的,属于侵犯注册商标专用权的行为。UL标志标识在产品和(或)产品包装上,表明该产品已经通过UL认证,符合安全标准要求。故涉案注册商标属于证明商标,表明商标权利人对产品安全的认可。原告涉案出口产品为蒸发器和电热管,属于《商标注册用商品和服务国际分类表》第十一类"照明、加温、蒸汽、烹调、冷藏、干燥、通风、供水以及卫生设备装置"的商品,涉案注册商标所核准使用的商品类别包括第十一类的"商业用冰箱(制冷器)"和"蒸发冷却器",两者显属类似商品。在商用冰箱蒸发器铭牌上使用"heater",在冰箱制造企业看来确实指代"电热管",但原告意图通过标注蒸发器主要部件--电热管获得"UL"认证,进而起到向特定消费者推销整个蒸发器的目的。据此,可以推论原告其使用""商标的目的是针对整个蒸发器,应当

认定整个蒸发器使用了""商标。对于原告提出在蒸发器的外包装和产品铭牌上是在"Heater:"之后使用""商标,且其后也标有"Fan:CE",只是说明蒸发器内的加热管获得了UL认证的,侵犯商标专用权的只是蒸发器内电热管的主张,本院不予采信。原告电热管产品外包装上和蒸发器外包装及铭牌上使用的""商标与涉案注册商标完全相同,易使相关公众对产品的安全性产生误认。因此,本案可以认定原告在类似商品上使用了与涉案注册商标相同的商标,且未经商标权利人许可,侵犯了""注册商标专用权。被告发现原告申报出口的产品涉嫌侵犯""商标专用权的时间为2013年11月4日,此时的商标权利人为第三人UL实验所,第三人UL实验所向被告提出知识产权海关保护申请是在2013年11月21日。虽然涉案注册商标已经于2013年12月13日由第三人UL实验所转让给美国UL有限责任公司,但被侵犯商标专用权的权利主体的认定应以侵权行为发生时来确定,并不因事后商标专用权发生转移而改变。故原告提出被告于2014年8月22日作出的被诉处罚决定认定商标权利人为第三人UL实验所属于认定事实错误的主张,不予支持。被告依照《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第二十五条第一款的规定,对原告作出没收侵权货物,并处货物价值30%以下罚款的被诉行政处罚决定,并无不当。综上,被告作出的被诉行政处罚决定认定事实清楚,适用法律、法规正确,程序合法。原告要求撤销被告作

出的被诉行政处罚决定,理由不足,不予支持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定,判决驳回原告嵊州市越广贸易有限公司要求撤销被告中华人民共和国北仑海关于2014年8月22日作出北关法[2013]第1203号行政处罚决定的诉讼请求。

嵊州市越广贸易有限公司上诉称:一、一审法院违反法定程序,直接将原审第三人美国UL有限责任公司替换为美国UL安全试验所。

本案立案后,上诉人收到的是依申请追加美国UL有限责任公司为第三人及其相关资料,美国UL有限责任公司也参加了第一次庭审活动。但在第二次庭审中,法院直接允许美国UL有限责任公司退出本案并同意美国UL安全试验所替换美国UL有限责任公司,并将美国UL有限责任公司在第一次庭审中的陈述作为美国UL安全试验所的陈述。上诉人认为程序违法,当事人的变动应当履行法定的程序,需裁定允许美国UL有限责任公司撤出诉讼,在依照申请裁定允许美国UL安全试验所作为第三人参加,并通知上诉人,以便上诉人有机会予以抗辩或提出自己的主张。且一审判决对第三人的变更未进行任何说明。二、一审法院错误否定了上诉人证据4、7、8与本案的关联性,同时遗漏了对证据9的整体审查。1、证据4是《蒸发器产品介绍》,该证据与一审判决第15页第14-18行中关于涉案出口产品是否属于《商标注册用商品和服务国际分类表》第十一类"商业用冰箱(制冷器)"和"蒸发冷却器"的类似商品的认定是否正确直接相关。证据4《蒸发器产品介绍》还意图证明涉案产品系工业用商品,该产品的受众是制冷设备生产厂家而不是普通消费者,而产品的铭牌记载已提醒产品受众所使用的UL注册商标仅指电热管而不包括整个蒸发器,该事实的认定与被上诉人罚没整个蒸发器的行政处罚是否合法有直接关联。2、证据7、8、9证明UL公司在海关备案的所有商标权中,其核定使用商品类别均不包括涉案产品蒸发器、电热管,因此涉案产品不属于海关采取主动依职权扣留行为的执法范围。三、UL公司并未就涉案"蒸发器、电热管"产品取得"UL及图形"商标专用权,一审判决错误的将涉案产品认定为涉案商标权核定使用商品的类似商品,扩大了对涉案商标权的保护。且未就上诉人主张的"被上诉人是否有权根据《知识产权海关保护条例》第十六条对涉案产品采取主动依职权扣留行为的执法范围"做出判定。UL公司涵盖"蒸发器、电热管"产品的注册商标未在海关备案,涉案产品不属于海关主动依职权扣留行为的执法范围,被上诉人北仑海关根据《知识产权海关保护条例》第十六条为由对上诉人货物实施扣留,属程序违法。其也无权以"类似商品"概念扩大对UL公司的保护。四、被上诉人作出行政行为时,没有全面、客观、公正、及时地进行调查、收集证据。其向上诉人制发的所有法律文件都未指出上诉人侵犯的具体是哪个注册商标专用权,也未表明是相同商品还是类似商品,且在作出处罚决定时,涉案的第1219953号商标已由美国UL安全实验所转让给了美国UL有限责任公司,在海关总署的备案系统也变更了权利主体内容,被诉海关行政处罚决定书还认定上诉人侵犯了"美国UL安全实验所"的注册商标专用权,属于未尽审核调查义务。一审判决对被上诉人的程序违法未予判定存在错误。五、在商标权已转让的情况下,被上诉人仍认定上诉人侵犯了"美国UL安全实验所"的注册商标专用权,原审判决以"被侵犯商标专用权的权利主体的认定应以侵权行为发生时来确定,并不因事后商标专用权发生转移而改变"为由否定了上诉人的"被诉处罚决定认定商标专用权为美国UL安全实验所属于认定事实错误"的主张,一审判决如此认定亦属于事实认定错误。六、原审法院关于"整个蒸发器使用了UL商标"的认定毫无事实和法律依据。上诉人在标注UL商标时,已经明确指向了电热管(Heater),即上诉人试图告知消费者的是电热管经过了UL认证。蒸发器产品上的其他任何部分都没有使用UL商标标识,且涉案产品的受众是商用冰箱的生产商,不是普通消费者,按照此标注可以让产品受众清晰了解所使用商标的指向。上诉人在合理范围内已履行必要的注意义务。因此,从商标的基本功能看,本案蒸发器产品本身并未侵犯UL商标权。被上诉人认为上诉人在"蒸发器"上使用了"UL及图形"商标,属于法律适用错误。一审判决认为"上诉人意图通过标注蒸发器主要部件--电热管获得UL认证,进而起到向特定消费者推销整个蒸发器的目的",并据此推论上诉人"其使用UL商标的目的是针对整个蒸发器"的认定没有事实依据,属于认定错误。七、被上诉人的行政处罚决定显失公正。《行政处罚法》第四条规定了"过罚相当"原则,即使上诉人使用"UL及图形"构成侵权,但上诉人在使用时也仅仅针对电热管,也明确如何拆解蒸发器中电热管的方法。在不存在产品无法分解的情况下,被上诉人将所有蒸发器予以没收是不恰当的。综上所述,被诉行政处罚决定书认定事实错误,主要证据不足,程序违法,适用法律错误,处罚显失公正,依法应予撤销。一审判决程序违法、认定事实不清、适用法律错误。请求二审法院撤销一审判决,发回重审或依法改判支持上诉人的一审诉讼请求。

中华人民共和国北仑海关答辩称:一、案件事实清楚。上诉人向海关申报出口的一批蒸发器、电热管等货物,经查验,该批货物中有"UL及图形"商标,且未取得权利人美国UL安全实验所的许可。为此,答辩人根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第二十五条第一款之规定,对上诉人作出没收侵权货物并处以18900元人民币罚款的行政处罚决定。二、关于上诉人认为其涉案产品不属于海关采取依职权扣留行为的执法范围问题,答辩人认为,根据《中华人民共和国海关法》第六条、2001年修订的《中华人民共和国商标法》第五十二条、《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第三条、第十六条等法律、法规的规定,海关有权根据权利人美国UL安全实验所的申请,扣留侵权嫌疑货物。三、关于上诉人认为答辩人未调查清楚侵犯具体哪一个商标权问题。答辩人在2014年1月24日开具并送达上诉人的北关法[2013]1023号扣留决定书明确告知上诉人出口货物涉嫌侵犯的是1219953号"UL及图形"商标权。四、关于上诉人认为其出口的蒸发器未侵权问题。根据权利人《关于嵊州市越广贸易有限公司出口的标有"UL及图形"的蒸发器和电热管的知识产权海关保护申请书》和海关调查查明,上诉人出口的涉案产品属未经授权产品,却在蒸发器外包装和产品整机铭牌上标注了明显的"UL及图形"商标,而非在其所谓的经授权的零部件或者产品说明书上规范标注,足以给公众造成该产品已整体获得"UL及图形"商标授权、经过UL安全认证的假象,足以混淆、误导消费者。更何况其所谓的零部件"电热管"经过UL认证本身也是虚假的。因此答辩人认定上诉人出口的蒸发器侵犯了"UL及图形"商标专用权。综上,答辩人作出的北关法[2013]1023号行政处罚决定认定事实清楚,适用法律、法规正确,程序合法,上诉人的诉讼请求和理由不能成立。请求二审法院驳回上诉人的上诉请求。

美国UL安全实验所答辩称:一、一审法院通知美国UL安全实验所为第三人参加诉讼程序合法。一审第一次开庭前,一审法院向答辩人美国UL安全实验所发送了参加诉讼通知书,通知答辩人作为第三人参加本案。由于涉案""商标现商标权人是美国UL有限责任公司,美国UL有限责任公司申请作为第三人参加诉讼。经过第一次庭审后,一审法院查明在被答辩人实施侵权行为时,涉案商标的权利人是美国UL安全实验所。因此,第二次开庭前,法院再次通知答辩人作为本案第三人参加诉讼,符合《行政诉讼法》第二十九条之规定。二、答辩人对被答辩人一审时提交的证据4的真实性有异议,被答辩人一审时提交的证据7、8与本案无关,一审法院认定其与本案无关,符合法律规定。涉案商品的外包装以及机身铭牌上写明"C0mmercial refrigerat0r (freezer&chiller)f0r kitechen use"即"用于厨房的商业用冰箱(冰箱及制冷器)",被答辩人提交的证据4《蒸发器产品介绍》系网页打印件,是其单方面出具的材料,缺乏其他证据予以佐证,故被答辩人在一审时提交的证据4缺乏真实性,而被答辩人提交的证据7、8与涉案商标第1219953号注册商标无关,一审法院不予认定正确。三、涉案商品上所使用的""标识与答辩人的第1219953号""注册商标完全相同,且涉案商品为电热管、制冷用的冰箱蒸发器,与1219953号商标核定使用的"工业和实验室用加热装置"、"商业用冰箱(制冷器)、蒸发冷却器"构成类似商品。因此,根据《中华人民共和国商标法(2001年修正)》第五十二条规定,被答辩人的行为构成商标侵权。且第1219953号""注册商标已在海关总署备案。被答辩人反复用与本案无关的理由主张答辩人没有商标专用权,与事实不符。一审法院判决涉案产品与涉案商标权核定使用商品为类似商品正确,被答辩人未经许可,在类似商品上使用与答辩人注册商标相同的商标,违反了《中华人民共和国商标法(2001年修正)》第五十二条第(一)项之规定,构成商标侵权。同时,第1219953号""注册商标已在海关总署备案,北仑海关依据《知识产权海关保护条例》第十六条之规定扣留涉案产品,符合法律规定。四、被上诉人北仑海关和一审判决认定侵权行为发生时,涉案商标权利人为"美国UL安全实验所"符合事实。被答辩人向北仑海关申报出口涉案产品时,也就是侵权行为发生时,涉案第1219953号""注册商标的权利人是答辩人美国UL安全实验所,向北仑海关回函确认被上诉人查扣的涉案商品未经授权侵犯答辩人在海关总署备案的第1219953号""商标专用权并提出知识产权海关保护申请的是答辩人,因此,被上诉人在处罚决定书中认为被答辩人侵犯答辩人的注册商标专用权符合事实和法律规定。五、被上诉人依据《中华人民共和国商标法(2001年修正)》第五十二条第(一)项,《知识产权海关保护条例》第十六条、第二十七条,《海关行政处罚实施条例》第二十五条、《中华人民共和国海关法》第九十一条规定所作的行政行为正确,处罚与被答辩人侵权行为的过错程度相当,处罚程序合法合理。六、一审法院根据《中华人民共和国海关法》第二条和第四十四条第一款的规定,判决被上诉人具有对被答辩人查扣货物行为是否侵犯他人知识产权进行认定和处理的法定职权正确。综上所述,被答辩人的上诉请求不能成立,请求二审法院予以驳回,以维护答辩人的合法权益。

原审期间各方当事人提交的全部证据材料,均由原审法院移送至本院。二审期间,各方当事人均未提交新的证据材料。

庭审中,各方当事人围绕被上诉人中华人民共和国北仑海关作出的北关法[2013]第1203号行政处罚决定是否具备事实和法律依据以及程序是否合法等审理重点,进行了质证、辩论。

经审查,本院对原审判决认定的事实予以确认。

二审判决：

本院认为,根据《中华人民共和国海关法》第二条和第四十四条第一款的规定,被上诉人中华人民共和国北仑海关具有对出口货物行为是否侵犯他人知识产权进行认定并作出处理的法定职责。2013年修正的《中华人民共和国商标法》第五十七条第(二)项规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的,属侵犯注册商标专用权。涉及本案,上诉人嵊州市越广贸易有限公司在出口产品蒸发器的铭牌、外包装箱上及电热管的外包装箱上均标注了""标识,而该标识系被上诉人美国UL安全实验所经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准所取得的第1219953号注册商标。该注册商标的核定使用商品为11类,包含了"工业和实验室用加热装置"、"家用冰箱"、"增湿器"、"房间用空调器"、"空气加热器"、"商业用冰箱(制冷器)"、"蒸发冷却器"等商品。而上诉人出口产品制冷用的冰箱蒸发器、电热管与上述第1219953号""注册商标核定使用中的"商业用冰箱(制冷器)"、"蒸发冷却器"构成类似商品,且容易使相关公众产生误认。鉴于上诉人在未经商标权利人美国UL安全实验所许可使用的情况下,在其类似商品上使用与该实验所注册商标相同的商标行为已构成侵犯其注册商标专用权,故北仑海关作出被诉北关法[2013]第1203号行政处罚决定,认定上诉人嵊州市越广贸易有限公司出口货物的行为已构成出口侵犯他人商标专用权货物的行为,并根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第二十五条第一款"进出口侵犯中华人民共和国法律、行政法规保护的知识产权的货物的,没收侵权货物,并处货物价值30%以下罚款"之规定,决定没收侵权货物,并处18 900元罚款,并无不当。由于被上诉人美国UL安全实验所于2008年11月3日就第1219953号注册商标在海关总署进行了备案,并提交了2013年度总担保,故被上诉人中华人民共和国北仑海关在发现上诉人的涉案出口货物行为涉嫌侵犯美国UL安全实验所的商标专用权后,根据《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第十六条"海关发现进出口货物有侵犯备案知识产权嫌疑的,应当立即书面通知知识产权权利人。知识产权权利人自通知送达之日起3个工作日内依照本条例第十三条的规定提出申请,并依照本条例第十四条的规定提供担保的,海关应当扣留侵权嫌疑货物,书面通知知识产权权利人,并将海关扣留凭单送达收货人或者发货人"之规定,通知美国UL安全实验所进行侵权行为确认,并在该所提出知识产权海关保护申请及提交担保后,扣留上诉人的涉案出口产品,将相关法律文书送达上诉人等,行政程序符合上述法律规定。上诉人嵊州市越广贸易有限公司提出"其出口产品不构成类似商品、UL公司未取得涉案产品商标专用权、且未在海关总署备案"等上诉理由,缺乏事实和法律依据。虽然被诉处罚决定作出之时涉案注册商标已由被上诉人美国UL安全实验所转让给美国UL有限责任公司,但本案被处罚的事项系上诉人发生于2013年11月4日出口货物侵犯商标专用权行为,而此时商标专用权人是美国UL安全实验所,且确认上诉人行为侵权并提供担保的也是美国UL安全实验所,故被诉行政处罚决定将被侵犯商标专用权的权利主体确定为美国UL安全实验所,亦无不当。一审法院通知美国UL安全实验所以第三人身份参加本案诉讼正确。上诉人嵊州市越广贸易有限公司提出"一审法院违反法定程序,直接将原审第三人美国UL有限责任公司替换为美国UL安全试验所；在商标权已转让的情况下,被上诉人仍认定上诉人侵犯了美国UL安全实验所的注册商标专用权,属于认定事实错误"等上诉理由,亦不能成立,本院均不予采纳。原审判决认定事实清楚,适用法律正确,审判程序合法,依法应予维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第(一)项之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费人民币50元,由上诉人嵊州市越广贸易有限公司负担。

本判决为终审判决。

   审判长惠忆

   审判员唐维琳

   代理审判员蔡成杯

   二0一六年三月二十九日

   书记员徐一菁