跨国公司应警惕他人抢注商标

提起日本的无印良品，想必大家都不陌生,其产品遵循简约、环保、淳朴的理念，除去不必要的颜色和设计，在市场上风靡一时。然而，即使是这样的品牌所有人，也因为早期的商标布局失败而导其品牌保护之路受阻，以至于不得不接受与国内其他公司共用“无印良品”商标。这种情况实际上并不罕见，许多跨国公司由于早期商标布局失败，被他人提前在相同、类似商品或服务上注册了相同或近似商标，严重阻碍了经营战略布局和市场拓展。对此，跨国公司应当引起重视。

一注册商标之争

株式会社良品计画（以下简称“良品计画”）系日本“MUJI無印良品”品牌的创始者，其于1999年开始向我国商标局申请注册“無印良品”商标，指定使用在第16、20、21、35、41类商品或服务上，并获准注册。2000年，海南南华实业贸易公司（以下简称“南华公司”）向商标局申请注册“无印良品”商标，注册类别为第24类，核定商品为“棉织品、毛巾、浴巾、床单、枕套、坐垫、盖垫……”商品，商标局于2001年初步审定并公告。良品计画针对该商标向商标局提出异议申请，认为南华公司恶意抢注了其已经使用并有一定影响的商标。

商标局于2004年裁定被异议商标予以核准注册。同年，被异议商标经商标局核准转让给北京棉田纺织品有限公司（以下简称“棉田公司”）。良品计画不服上述裁定，向商标评审委员会提出异议复审申请，商标评审委员会于2009裁定被异议商标予以核准注册。良品计画遂向法院提起诉讼。

良品计画在本案中异议的理由为，其“無印良品”商标在中国域外在先使用，包括在中国香港地区及台湾地区的宣传使用，已经具有相当高的知名度。此外，良品计画的控股公司珠海良品公司系除日本本土以外最大的仓储、检验和加工基地，其主营业务就是从事无印良品产品的制造和分销，早在1998年开始就在中国实际生产、销售、储存以及检验床单、被子、毛巾等商品。故“无印良品”商标已为中国公众所知并具有一定影响。南华公司作为同行业经营者地处海南，与香港毗邻，应当知道该商标，且棉田公司的法定代表人马涛系南华公司的主要负责人，其受让取得被异议商标并在纺织品上使用被异议商标时明显模仿和攀附良品计画的商品独有风格，具有明显的恶意，故棉田公司违反了“申请商标不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”即“恶意抢注”的规定。

然而在历时近四年，经过一审、二审和再审后，三个法院均判决认为良品计画的“無印良品”商标不属于“已经使用并有一定影响的商标”，从而维持了商标评审委员会的决定。至此，棉田公司享有在第24类商品上使用“无印良品”商标的专用权。

二恶意抢注的认定

本案涉及如何认定恶意抢注的问题，对此，《商标法》第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。从该条法律规定来看，在先使用的商标是否属于商标法意义上的使用，在先使用的商标是否知名，以及申请人是否属于恶意是认定“恶意抢注”的关键。

（一）对商标使用的判断

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十六条规定，商标权人自行使用、他人经许可使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定为商标法第四十九条第二款所称的使用……没有实际使用注册商标，仅有转让或者许可行为；或者仅是公布商标注册信息、声明享有注册商标专用权的，不认定为商标使用。商标权人有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因其他客观原因尚未实际使用注册商标的，人民法院可以认定其有正当理由。尽管该条规定是针对“注册商标连续三年不使用”作出的解释，但根据法律之体系解释，此处的使用应当与恶意抢注中的使用一致。因此，商标使用指的是对商标进行真实、善意的使用，这种使用必须发挥出商标的功能。

对于何为商标法意义上的使用行为，北京知识产权法院在“怪物能量公司与商标评审委员会行政纠纷”一案做了阐述。该案中，怪物能量公司系美国知名功能饮料公司，在美国享有“Monster”商标专用权，但其涉案饮料产品在2016年8月才通过国家相关部门的审查进入中国大陆市场，诉争商标为“怪兽”商标，由第三人曼斯特饮料（上海）有限公司（以下简称“曼斯特公司”）于2001申请注册并被核准，核定使用在第30类（包括咖啡饮料）商品上。怪物能量公司以诉争商标连续三年不使用为由，向商标局提出撤销申请。商标局经审查后驳回该申请，怪物能量公司遂向商标评审委员会提出撤销复审申请，也被驳回，怪物能量公司遂向北京知识产权法院起诉。本案中，曼斯特公司提交了生产委托合同、合同发票、曼斯特公司诚招经销商的媒体报道、标签设计合同、检验报告单、包装及标签设计的邮件等证据，以证明其行为属于“真实、善意的使用行为”。

北京知识产权法院认为，所谓“商标法意义上的使用行为”是指能够实现商标识别功能的使用行为。通常情况下只有商品已进入市场流通领域才可能起到识别作用，因此，原则上在市场流通领域中对商标的使用行为（如销售行为，广告行为等），属于“商标意义上的使用行为”。未进入市场流通领域的商标使用行为（如产品检验报告上印制商标的行为、商标设计合同上印制商标的行为等等），则不属于“商标法意义上的使用行为”。 据此，法院认为少量的广告、销售证据不能认为进行了大规模使用，有关包装及标签设计等基础性工作也不能被认定为“为大规模使用进行的充分准备”，故曼斯特公司的行为不属于“真实、善意的使用行为”。

在“无印良品案”中，法院作出了同样的认定。法院认为，商标的功能是区分同类商品或服务的不同生产者，消费者可以凭借商标在同类商品或服务中进行选择，所以商标只有在商品的流通过程中才能发挥其功能。良品计画委托中国大陆境内厂家生产加工第24类商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，不属于商标使用行为。

众所周知，知识产权保护具有地域性特征。地域性是指依照一个国家法律获得的商标权，除签订有国际公约或双边条约外，只能在该国领域范围内有效，其他国家对这种权利没有保护的义务，也就是不发生域外效力。对于未注册商标而言，要使其在一国境内发生法律效力，必须就特定产品在中国境内市场进行生产、销售或者进行经营活动。因此，“无印良品案”中法院认定良品计画在国外的使用并不延伸到中国境内，符合商标法的立法原意。

（二）有一定影响的判断

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三第二款规定，在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。然而在“无印良品案”中，争议的焦点并非是否进行了持续使用、销售和宣传，而是这些行为是否发生在中国境内。

知识产权保护具有地域性特征，已如上述。相关商品或服务只有在中国境内具有知名度，才可能受到中国法律的保护。如果在国外具有较高知名度而在中国境内不具有知名度，就不受中国法律的保护。而中国境内的知名度通常依附于特定产品在中国境内市场的生产、销售或者其他针对特定产品的经营活动而产生。在“无印良品案”中，法院首先明确了这一点。

法院认为，“無印良品”商标在日本、中国香港地区等地宣传使用的情况以及在这些地区的知名度情况，并不能证明“無印良品”商标在中国大陆境内实际使用在第24类毛巾等商品上并具有一定影响的事实。良品计画委托中国大陆境内厂家生产加工第24类商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，因此无法证明其在中国大陆境内知名。

（三）不正当手段的判断

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条第一款规定，在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”，但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉恶意的除外。可见，如果申请的商标满足了在先使用且有一定影响，此时商标申请人的明知或应知即构成恶意。

在“无印良品案”中，由于法院在先认定了良品计画的“無印良品”商标不属于“在先使用且有一定影响”，因此没有对南华公司的注册是否属于恶意进行评判。而在英国超宣磁带有限公司（以下简称“超宣公司”）与商标评审委员会的行政判决书中，法院对此作出了解释。

该案中，超宣公司是世界著名的“LEDZEPPELIN”乐队的出版发行公司，对上述文字享有注册商标权。自然人何安贺于2010申请注册了“LEDZEPPLIN”商标，注册在第25类的衬衣、服装等商品上。商标局对该商标通过初步审定并公告，超宣公司遂向商标局提出异议。商标局认为超宣公司所提异议理由不成立，裁定诉争商标予以核准注册。超宣公司不服，向商标评审委员会申请复审申请，商标评审委员会裁定诉争商标予以核准注册。超宣公司遂向法院提起行政诉讼。

北京市高级人民法院认为，除该案诉争商标外，何安贺还在其他类别上申请注册了10余件涉及他人乐团名称、名人姓名、著名社团名称的商标。且何安贺未就申请注册上述商标作出合理解释，何安贺作为具有强烈商标意识的市场主体，其对于上述乐队名称、名人姓名、著名社团名称应当是知晓的，通过在案证据可以推定何某申请注册上述商标及该案诉争商标具有囤积商标的意图。 故法院认为何安贺属于“以不正当手段”取得注册。

本案中，法院认为当事人具有囤积商标的意图而非为了使用商标，属于“恶意”的范畴，事实上这种情况并不罕见。如广州天一坊皮具有限公司申请注册大量与时尚界知名公司商标文字或图形相同的商标，涉及多个类别的商品；又如，广州四三九九信息科技有限公司申请9000余件商标，其中被不同权利人提出异议210件。 这些违反诚实信用原则的申请行为扰乱了正常的商标管理秩序，也对权利人造成损害，因此被商标局驳回。

此外，《商标审查标准》列出了几个因素供法院参考，即恶意的判定包括商标申请人与在先使用人是否曾有贸易往来或者合作关系；商标申请人与在先使用人是否共处相同地域或者双方的商品/服务有相同的销售渠道和地域范围；商标申请人与在先使用人是否曾发生过其他纠纷，可知晓在先使用人商标；商标申请人与在先使用人是否曾有内部人员往来关系；他人商标是否具有较强独创性等。这些因素事实上都是方便法院认定他人是否明知或应知的因素，避免法院的认定过于主观化，有利于裁判的客观公正。

三商标保护之启示

良品计画的失利应当为所有跨国公司敲响警钟。跨国公司若想拓展市场，扩大规模，应当尽量做好商标布局与保护，避免陷入商标争议。如何做好商标布局，需要注意以下几点：

第一，商标布局要趁早。一个国家对注册商标的保护仅限于该国国内，如果权利人想在其他国家得到保护，就必须到相应的国家去注册。就我国而言，只有注册商标才享有商标专用权，包括注册商标的专有使用权、禁止权、转让权、许可使用权等。未注册商标尽管也受到一定保护，但保护力度太小，很容易失去相关商品或服务市场。因此，跨国公司应当尽早去了解自己的商标在他国的申请注册情况，如果并未被注册，则要尽快申请注册；如果不幸被注册，也要尽可能了解申请人的实际使用情况，看看是否存在撤销或者无效宣告的可能性，为自己的商品或服务进入市场扫清障碍。

第二，类别注册要齐全。在上文提到的“无印良品案”中，良品计画已经在第16、20、21、35、41类商品上成功注册了商标，却并未申请注册第24类商品。但实际上，无论是根据相关公众的认识，还是根据《尼斯分类表》的分类，第20类商品中的“枕头、软垫、垫枕、睡垫”等商品与第24类中的“床单、枕套、坐垫、盖垫”等商品都构成类似商品。良品计画没有在第24类商品上申请注册，南华公司就有机会注册成功，尤其是在良品计画尚未在国内实际宣传销售的情况下。因此，跨国公司在申请注册商标时，应当尽量在类似商品上也进行申请，争取注册齐全，以防他人有机可趁。

第三，警惕他人恶意囤积。申请人恶意囤积商标的行为并不罕见，许多情况下申请人并不打算使用该商标，而是把商标转让和商标诉讼作为投资获利的渠道。尽管有些申请会被商标局驳回，但仍有许多情况商标局无法作出准确判断。因此，一方面跨国公司应当申请联合商标和防御商标，尽可能将近似商标进行申请注册，以防他人抢注。另一方面，跨国公司在申请注册完自己的商标以后也并非高枕无忧，应当尽可能关注是否有他人注册自己没有想到的近似商标，一旦发现要立即申请异议或无效宣告。

第四，要在国内宣传使用。从以上案件可以看出，法院认定一项商标是否实际使用均以国内使用为限。由于知识产权之地域性，国外的知名商标并不必然在国内知名，相关商品或服务如果在国外具有较高知名度而在中国境内不具有知名度，法院很难认定其在境内具有知名度。而这种知名度来源于特定产品在中国境内市场的生产、销售或者其他针对特定产品的经营活动。因此，跨国公司若想在中国开拓市场，应当尽早在国内进行宣传使用，并且保留宣传使用的证据，以应对潜在诉讼。