对他人商标进行说明性使用的认定

蔡伟   福建省高级人民法院法官

【案情回放】

原告九牧厨卫公司系“九牧”“JOMOO九牧”系列商标权人。“JOMOO九牧”商标在2011年被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为驰名商标。被告腾昌五金电器商行销售原告公司产品，在店铺门栏上突出使用“JOMOO九牧”商标，在店招上标示“JOMOO九牧专卖店”字样。原告认为，被告并非原告专卖店，其行为属于对原告商誉的攀附，破坏了原告的营销体系，构成商标侵权。被告辩称，其销售的产品系来源于原告公司的正品，故其在门栏及店招上对九牧商标的使用不构成商标侵权。

福建省泉州市中级人民法院经审理认为，被告在其店面单独使用原告商标及字号标识，实质仍是指向店面的经营者是原告，或者与原告存在商标或字号许可使用等关联关系。而被告仅是涉案商标正牌商品的销售者，其与原告不存在许可关系，故被告在店面店招上单独使用“JOMOO九牧”标识的行为显然已经超过了说明或者描述自己经营商品的必要范围，不属于善意和合理的使用。相关公众施以一般注意义务，通常情况下均会得出涉案店铺系由原告经营或者经原告授权经营的认知，属于给他人的注册商标专用权造成其他损害的侵权行为。故判决被告承担相应的法律责任。二审中，双方在法院主持下达成和解。

【不同观点】

被告在店铺内销售原告九牧厨卫公司的正牌产品情况下，在店铺门栏上突出使用“JOMOO九牧”商标，在店招上标示“JOMOO九牧专卖店”字样的行为，是属于正当的说明性使用，还是构成恶意攀附他人商誉的商标侵权行为？

第一种观点认为，被告的行为属于正当的说明性使用，不构成商标侵权。理由是：被告系合法注册的洁具产品的销售商，其在店铺内所销售的产品就是原告公司所生产的，并非侵害原告公司商标的侵权商品。所以其在店铺门栏上突出使用“JOMOO九牧”商标，在店招上标示“JOMOO九牧专卖店”字样的行为只是为了正常销售的需要，从而用这种方式客观描述自己店铺内所售商品是原告公司生产的正牌商品。这种使用方式应当属于对原告商标的正当的说明性使用。被告店铺虽非原告的授权专卖店，其在店招上标示“JOMOO九牧专卖店”字样的行为虽有不妥，但考虑到其主观上并没有傍品牌、搭便车的恶意，客观上也不会造成消费者的混淆误认，所以不应认定构成商标侵权。

第二种观点认为，对商标进行正当的说明性使用的行为方式应当有一定的限度，即经营者必须是以直接使用叙述性文字的方式，来说明经营的商品种类及提供服务的范围。而本案中被告虽然销售原告的产品，但其并非经原告授权的专卖店，其在门栏上突出使用“JOMOO九牧”商标，在店招上标示“JOMOO九牧专卖店”字样的行为并非以叙述性文字的方式客观介绍其经营的商品种类，已经明显超出说明性使用的合理范畴。这种使用方式会使被告不正当地获得竞争优势，而且向消费者传递的信息本身也与事实不符，主观上有攀附原告商誉的恶意，客观上会造成消费者的混淆误认，应当认定被告的这种使用行为构成商标侵权。

【法官回应】

销售正牌商品不等于可以对商标进行任意使用

经销商销售正牌产品，因为具有合法来源，根据商标权利用尽原则，销售行为本身自然不涉及对他人商标的侵权。实践中出现的争议问题是：经销商出于经营活动的需要，能否在产品以外的其他地方，如店招、宣传册等载体上使用产品商标以及和生产商有关的其他商业标识，如企业字号等。这就涉及到商标侵权案件审理中的一个基础性问题，对他人商标进行说明性使用（或称为指示性使用）是否构成侵权以及认定的标准和判断的界限问题。

1.说明性使用的法律性质及类型

关于商标的说明性使用，商标法没有作出专门规定。实务中一般将说明性使用界定为：经营者在商业活动中善意合理地使用他人的注册商标，客观地说明自己商品或者服务源于他人，或者客观地指示自己商品的用途、服务对象以及其他特性与他人的商品或服务有关，而用叙述性文字使用他人商标。说明性合理使用通常表现为直接使用他人商标，并且该商标亦直接指向商标所有人的商品或服务，而非使用者自己的商品或服务。商标法第五十九条仅仅规定了对商标中包含的描述性内容可进行正当使用，但从具体的市场经营活动来看，商标的正当使用不仅包括对描述性内容的正当使用，还包括在特定条件下对商标的说明性正当使用。说明性使用本质上还是构成商标结构意义上的使用，进入商标权的控制范围，但并不构成商标侵权，是因为在这种情况下，为了平衡其他利益或者价值，商标权的权利受到了限制，法律将这种使用行为不作为侵权处理。认定对他人商标进行说明性使用属于正当使用具有重要意义，因为经销商在销售商品时，为了客观说明自己商品或者服务的来源、用途、服务对象及其他商品本身固有的特性，不可避免地需要使用他人的注册商标。如果一律禁止其他经营者对所经营商品的商标进行说明性使用，显然违背了正常的商业经营活动规律，使商标用于区分商品和服务来源的这一本质特性无法发挥，对经营者也是不公平的。

从目前审判实践来看，商标说明性合理使用主要涉及两种类型：一种是为了说明商品或服务的特点或用途而使用他人商标，尤其表现为对商品零部件或配件用途的说明、服务对象的说明等，如手机电池厂商可以在其生产的电池上注明“本款电池可以匹配华为手机”，这种使用就属于对他人商标合理的说明性使用；另一种则针对商标权利用尽而言，经商标权人许可或以其他合法方式投放市场的商品，他人购买后可以加以转卖，也可以在广告中宣传推销该商品进而对商标进行使用。比如销售五粮液公司产品的销售商，只有使用五粮液商标才能合理地向消费者传达所销售的产品的信息。销售商如果在对外宣传时使用“本店销售正宗五粮液白酒”的描述方式，应当也属于对他人商标正当的说明性使用。

2.构成说明性使用的判断因素

经营者可以对他人商标进行说明性使用，但在使用方式上必须有一定的限度和边界，即经营者使用须基于诚信善意，且是以直接使用叙述性文字的方式，说明经营的商品种类及提供服务的范围。如果经营者的行为明显是为了暗示和误导消费者，如经营者在企业名称、店铺名称以及店招中以单独或者突出标注的形式使用他人注册商标，会让相关公众误认其与经销品牌具有投资、授权等紧密联系，实质是利用经销品牌的知名度和美誉度吸引更多的关注和商机。由于这种使用方式和行为不但会使经营者不正当地获得竞争优势，而且向消费者传递的信息本身就是虚假的，因此不属于说明性正当使用，有可能构成商标侵权。关于店招门头的商标使用问题，国家工商行政管理总局在1996年下发的《关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店企业名称及营业招牌的通知》第二条规定：商品销售网点和提供某种服务的站点，在需要说明本店经营商品或提供服务的业务范围时，可使用“本店修理XX产品”“本店销售XX商品”等叙述性文字，且其字体应一致，不得突出其中的商标部分。从审判实践来看，认定被告的行为是否属于正当使用，主要应围绕使用意图、使用方式和使用效果等三方面进行综合判断。至于注册商标的显著性和知名度以及注册商标的历史因素等在有的案件中也可以作为考虑因素。

具体到本案，按照上述分析，被告对原告商标的使用显然不属于说明性正当使用。其不当体现在以下两个方面：一是在店招上标注“JOMOO九牧专卖店”字样不当；二是在店铺门栏上突出使用“JOMOO九牧”商标不当。这里需要澄清一个观念，经销商不等于品牌授权商，所谓的品牌授权商，一般是以专卖店的形式出现，由商标权人统一设计店面形象并进行统一的品牌推广。这种经销模式主要是以特许经营的法律关系出现。这种情况下，经销商一般会和商标权人之间签订有专门的品牌授权协议，经销商会被许可在具体产品以外的店招、宣传资料等载体上使用商标权人的商标、企业字号等标识性信息。而如果只是一般的经销商，则不能认为经销商从正规渠道购进品牌产品，想当然地认为可以拿厂家的商标及其他标识做广告，如在店铺招牌上醒目用上知名品牌的商标或企业字号，以扩大影响。实际上，此时的经销商所享有的只是合法销售产品的权利，而非产品商标的使用权。其只能是为了说明或介绍所经销产品的来源，一般性地、非突出地（也就是客观合理、主观善意）在经营场所使用厂商商标和企业字号。因此，在无明确的书面授权的情况下，经销商不得在一般性购销关系的经营流程之外，自行将所经销的商品的商标单独、突出地标注在企业名称、商号、招牌、交易文书等各种商业载体之上，否则将被视为侵权。

本案中，被告并非原告的品牌授权商，根据查明的事实，其店铺中还销售其他品牌的卫浴产品，其在店铺门栏上突出使用“JOMOO九牧”商标，在店招上标示“JOMOO九牧专卖店”字样，实质是指向店铺的经营者是商标权人或与商标权人存在许可使用等关联关系，会使相关公众对两者关系产生误认，从而为被告谋取不正当竞争优势，损害原告的相关权益，因此法院判决其构成商标侵权。