恶意拖延谈判违反 FRAND 原则

恶意拖延谈判违反 FRAND 原则
——华为技术有限公司诉三星（中国）投资有限公司等四被告侵害发明专利权纠纷案

 
【案件信息】

案号：深圳市中级人民法院（2016）粤03民初816号

原告：华为技术有限公司

被告：三星（中国）投资有限公司、惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司、深圳市南方韵和科技有限公司

判决日期：2018年1月4号
 
【判决要点】

一、根据标准必要专利交叉许可谈判的国际规则，母公司代表自己和其关联公司与他人进行谈判时，母公司是否遵循FRAND义务，也视为其关联公司是否遵循FRAND义务

二、三星方在标准必要专利许可谈判中违反FRAND原则。从程序上看，三星方坚持将标准必要专利、非标准必要专利打包捆绑谈判，拒绝仅就标准必要专利进行交叉许可谈判；不积极提供相关资料，也不积极回应华为方的报价；对第三方的居间调停消极应对。从报价上看，在谈判双方的标准必要专利实力相当（没有明显差别）的情况下，三星的报价明显不合理，存在主观恶意，违反FRAND原则。
 
【案情简介】

华为公司是全球领先的信息与通信技术解决方案供应商，是主流通信标准制定工作的重要参与者。华为公司拥有名为“一种无线网络通信装置”的201110269715.3号发明专利（下称涉案专利），为3GPP LTE通信标准必要专利之一。华为公司认为，三星公司未经其许可，实施涉案专利，大量制造、销售、许诺销售、进口采用3GPP LTE通信标准的终端产品，包括但不限于三星公司旗下盖乐世系列的多款手机及平板电脑。华为公司认为上述行为侵犯了其对涉案专利合法享有的专利权，遂诉至法院，要求被告停止侵权行为。

被告三星公司答辩称，华为公司在标准必要专利的许可谈判中没有尽到公平、合理、无歧视原则（FRAND原则），三星方在谈判过程中无明显过错，因此应驳回原告诉请。
 
【主要争点】

一、双方在标准必要专利交叉许可谈判的过程中，是否遵循了FRAND原则；

二、技术事实的查明与认定问题
 
【判决观察】

法院认为，原告华为和韩国三星电子株式会社均在全球范围内（包括中国）拥有大量无线通信标准必要专利，同时，这两家企业也是无线通信技术产品的制造者和销售者，这意味着，原告华为和三星电子株式会社既是标准必要专利权人，也是标准必要专利的实施人。原告华为和三星电子株式会社均为跨国公司，这两家公司为了在全球范围内推销其无线通信产品，均在世界上许多国家投资设立关联公司（子公司或控股公司），然后依靠这些关联公司在当 地生产、销售无线通信产品。本案中，三星（中国）投资有限公司等三被告是三星电子株式会社的关联公司，这三家公司的控股股东均为三星电子株式会社，它们之间为经济利益共同体。

标准必要专利具有地域性，各国专利授予与实施均受该国专利法的规制，为了解决在全球范围内的标准必要专利的授权许可问题，原告华为和三星电子株式会社分别代表自己和各自的关联公司，进行全球范围内的标准必要专利交叉许可谈判。

原告华为和三星电子株式会社之间的标准必要专利交叉许可谈判，对其自己和各自的关联公司都具有同样的法律效力。根据标准必要专利交叉许可谈判的国际规则，母公司代表自己和其关联公司与他人进行谈判时，母公司是否遵循FRAND义务，也视为其关联公司是否遵循FRAND义务。比如，根据 ETSI 知识产权政策，FRAND义务及于标准必要专利声明人及其关联公司。三星在与华为交叉许可谈判的报价中，将许可主体明确为三星及其关联 公司。鉴于此，三星电子株式会社在与原告华为进行标准必要专利许可谈判的过程中，其是否遵循 FRAND 原则，也被视为三星电子株式会社与其关联公司（包括本案的三被告）是否遵循FRAND 原则。基于该原因，法院将三星电子株式会社和被告三星（中国） 投资有限公司、惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司统称为“三星方”，将三星电子株式会社简称为“三星”。

 
一、从双方标准必要专利交叉许可谈判的程序方面分析原告华为和三星是否存在明显过错，是否遵循 FRAND 原则

（一）从谈判程序来看，三星存在明显过错，违反了 FRAND 原则；华为没有明显过错，没有违反FRAND原则，理由如下：

1. 三星方存在明显过错，明显违反FRAND原则

（1）三星在标准必要专利交叉许可谈判的范围、前提条件方面，坚持将标准必要专利、非标准必要专利打包捆绑谈判，拒绝仅就标准必要专利进行交叉许可谈判，从而导致双方之间的标准 必要专利交叉许可谈判被严重拖延。
（2）三星在与华为进行标准必要专利交叉许可谈判时的技术谈判方面，始终未对华为提交的标准必要专利权利要求对照表（CC）进行积极回应，从而导致双方之间的标准必要专利交叉许可谈判被严重拖延。
（3）三星在报价方面消极懈怠，既不积极单方向华为报价，也不积极针对华为的报价进行反报价，这说明三星存在恶意拖延谈判的主观过错。
（4）从双方谈判过程来看，华为按照谈判惯例，试图通过中立第三方仲裁的方法来促成双方达成标准必要专利交叉许可，三星无正当理由拒绝，这说明三星存在恶意拖延谈判的主观过错。
（5）从法院组织双方进行标准必要专利交叉许可谈判的过程来看，三星方没有提出实质性调解方案，明显恶意拖延谈判，在主观上有过错。

2. 华为方没有明显过错，没有违反 FRAND 原则

三星首先向华为提出谈判的意思表示后，华为积极予以回应。在标准必要专利交叉许可谈判的范围方面、在技术谈判方面、在报价方面、在争议解决方面，华为的做法均符合标准必要专利交叉许可谈判争议解决的国际惯例。在法院组织华为与三星进行调解期间，华为在规定的四十日内，及时给出了其标准必要专利的许可报价。同时，在三星对其标准必要专利报价给出非实质性回应后，对三星的报价及时给予回复，没有任何拖延。

华为在谈判过程中亦存在一定的过错。华为在谈判过程中，将从夏普收购的专利亦包含在对三星许可的范围之内，但具体收购了多少族专利，华为的表述存在着模糊之处，这给谈判带来了一定的不利影响。但华为事后向三星澄清了从夏普收购专利族数的事实，因此，华为的该过错并没有谈判的整体进程带来重大影响，该行为不属于标准必要专利交叉许可谈判中的明显过错，华为没有违反 FRAND 原则。

（二）从双方标准必要专利交叉许可谈判的报价方面来看，三星存在明显违反 FRAND 原则的行为，而原告华为没有明显违反FRAND原则，理由如下：

1.华为和三星所拥有的3G和4G标准必要专利的实力

要判断双方向对方所提出的报价是否符合FRAND原则，应根据双方所提交的证据来判断双方所拥有的标准必要专利的实力，然后在此基础上来判断双方根据自己所拥有的标准必要专利的实力，向对方给出的报价是否符合 FRAND 原则。

（1）从双方在  3GPP  国际标准组织中被采纳的获批提案数这个视角来看双方所拥有的LTE标准必要专利的实力。

①原告提交了三份 ABI research 研究机构出具的研究报告
②被告提交的我国台湾地区经济部智慧财产局2014年度的《专利趋势分析结案报告》

（2）从双方在 ETSI 所声明的标准必要专利的数量和评估为标准必要专利的数量这个视角来看双方所拥有的3G/UMTS和4G/LTE标准必要专利的实力。

①原告提交的 2012 年 Cyber Creative Institute 研究机构的《向ETSI声明的LTE必要专利评估》研究报告
②被告提交的我国台湾地区经济部智慧财产局2014年度的《专利趋势分析结案报告》
③原告提交的FRI研究机构的研究报告
④原告提交的丁峙教授专家报告
⑤法院从工业和信息化部电信研究院调取的《LTE标准必要专利评估报告》
⑥被告方提交的邓飞博士专家报告、原告提交的王晓茹博士的专家报告

（3）从双方在法院互诉标准必要专利侵权案件的过程中，涉案专利被宣告无效的情况看双方标准必要专利的实力。

除了本案以外，华为还在法院起诉被告方，称其七件4G标准必要专利（发明专利）被侵害，均要求被告方停止侵权。在本案审理的过程中，双方都对对方的标准必要专利提出了无效申请。从双方各自拿出的八件标准必要专利互诉和无效情况来看，三星涉案专利有四件被宣告无效；华为涉案专利有一个被宣告无效。三星涉案专利被宣告无效的比例，明显高于华为，这说明华为的涉案专利的质量明显高于三星。

法院认为，无线通信领域里的标准化组织通常只制定标准必要专利实施的 FRAND 原则，而并不对会员所拥有的专利是否为标准必要专利进行判断。

由于各会员被国际标准化组织所采纳的技术提案数，通常与该会员所拥有的标准必要专利的数量成正比，因此，获批提案数通常是衡量各会员所拥有的标准必要专利实力的一个重要指标。在本案中，华为称，华为和三星在全球所拥有的标准必要专利实力相当，其在中国所拥有的标准必要专利的实力强于三星。 从法院查明的事实来看，华为和三星被３GPP国际标准化组织所采纳的4G获批提案数、在 ETSI 声明的 3G、4G 标准必要专利的数量、上述对双方在 ETSI 声明的3G、4G标准必要专利的必要性评估的第三方报告等证据，能够相互印证，华为上述关于双方标 准必要专利的实力主张，予以采信。

（4）被告提交的汤森路透数据，不能作为全面客观评价双方在全球的标准必要专利实力的依据。

法院认为，原告华为和三星以各自所拥有的全球范围内的标准必要专利的实力作为双方交叉许可谈判的基础，而被告提交的汤森路透报告是以美国专利和专利申请等数据信息为基础进行分析，该数据不能全面客观反映双方在全球范围内的标准必要专利的实力。

（5）双方专利在美国专利中被引用的情况，不能作为全面客观评价双方标准必要专利实力的依据。

法院认为，标准必要专利具有地域性，各个国家的专利制度以及各个公司的专利申请策略亦具有差异性，同时，华为和三星 各自生产、销售的3G、4G手机在世界上不同国家的市场所占的份额也存在差异性，只有全面考虑这些要素，才能比较全面客观地评价双方所拥有的标准必要专利的实力。

（6）从华为、三星与IDC（交互数字公司）在经营模式和实力对比方面来看，IDC 不能作为华为与三星标准必要专利交叉许可的合理参照。

法院认为，IDC作为专利非经营实体，其经营模式与华为、三星不同，同时，其标准必要专利实力与华为和三星相比，明显较弱，不应当作为华为与三星标准必要专利许可的合理参照。

2.华为根据自己所拥有的标准必要专利的实力，向三星给出的报价符合 FRAND 原则，而三星根据双方所拥有的标准必要专利的实力，向华为给出的报价不符合FRAND原则。

（1）华为向三星给出的报价符合 FRAND 原则

①华为向三星给出的以4G标准必要专利许可为主，并包含3G标准必要专利许可的报价符合业界惯例。

从法院查明的事实来看，涉及 2G、3G、4G 标准必要专利交叉许可谈判的业界惯例为，如果许可的标准必要专利及产品仅涉及2G标准，但不支持3G或4G标准，则按2G标准必要专利的实 力收费。如果许可的标准必要专利及产品至少支持 3G 标准，但 不支持4G标准，则按3G标准必要专利的实力收费。如果许可的 标准必要专利及产品至少支持4G标准，则按4G标准必要专利的 实力收费。该许可惯例认可无线通信技术标准的代际演进和当前 主流标准的重要性，也有助于防止专利许可使用费的堆叠问题，法院予以支持。

华为在给三星报价时，围绕着市场主流移动通信标准，以其实力最强的 4G 标准必要专利或者以 4G 标准必要专利 许可为主并包含3G标准必要专利许可的报价，符合业界惯例。

②华为给三星的报价符合 FRAND 原则

华为在法院起诉三星前向三星提出六次报价，在法院组织调解期间，华为向三星给出的报价涉及到 4G 标准必要专利。

法院认为，要判断华为给三星的报价是否符合FRAND原则，除了要考虑华为所拥有的   3G、4G标准必要专利的实力，同时还要考虑作为被许可方三星方所生产、销售 3G、4G 手机的市场价格，以及 3G、4G 标准必要专利累计许可费率，以避免许可费率过高导致超出该行业的正常利润水平。

法院认为，华为作为标准必要专利权人给予三星的报价，包括许可费率和每部手机的许可费，是符合 FRAND 原则的。华为作为标准必要专利权人给出的报价在法律性质上属于要约，华为的上述报价是根据其全球范围内标准必要专利的实力，和 3G 和 4G 领域标准必要专利累积的许可费率，以及三星手机的市场销售信息等考量因素，给出的报价（要约），该报 价是根据华为所拥有的标准必要专利的实力在合理范围内给出的 报价，并不明显背离华为所拥有的标准必要专利的实力，作为被 要约人的三星仍有部分讨价、还价的余地和空间，因此，法院认定华为的上述报价符合 FRAND 原则。

③三星反驳华为的报价违反 FRAND 原则不成立

根据对原、被告提交的专家报告之分析，法院认为王晓茹博士的专家报告，来源于对国际数据公司（International Data Corporation）所提供的三星手机历史资料的详细分析，结论比较可靠，应被采信，故华为计算三星方所销售的 3G 和 4G 手机的价格，有比较可靠的市场信息依据。

法院认为，评判标准必要专利许可使用费是否符合 FRAND 原则，确实需要考虑行业合理利润因素。从三星提交的证据来看，各厂商获得的利润有高有低，都是其参与市场竞争的 结果。另一方面，为了保障标准必要专利制度健康运行，也要考虑使标准必要专利权人能够获得合理回报。故被告方提交的该证据，不能证明华为向三星提出的报价将可能使三星不能获得合理的营业利润。

（2）三星向华为给出的报价不符合 FRAND 原则

在华为起诉三星之前，与华为第五次报价的同时，三星于2015 年 7 月 20 日向华为提出唯一一次报价。在法院组织调解期间， 三星给出了一次报价。
法院认为，华为和三星在全球范围内的标准必要专利实力相当（没有明显差别）。而从三星给予华为的报价来看，其向华为收取的许可费率是华为向其收取许可费率的三倍。同时，三星在全球范围内拥有的 3G/UMTS 标准必要专利的实力弱于其拥有的4G/ LTE标准必要专利的实力，但三星于2011年7月25日向苹果公司提出单方 UMTS 标准必要专利许可费率为 2.4%，将该许可费率，与三星向华为给出的上述 3G、4G 标准必要专利许可费率进行对比，高出近x倍。标准必要专利报价的费率与最终达成协议的费率可以有一定范围的差别，报价 费率可以随谈判进程来相应调整，从而给许可谈判讨价还价留下空间，但报价费率不应严重背离标准必要专利的价值及双方标准必要专利的实力对比，三星的报价明显背离华为和三星所拥有的标准必要专利的实力，三星的报价明显不符合FRAND原则，三星在主观上存在恶意。同时，从三星所提出的标准必要专利许可费率本身来看，其是比照华为诉 IDC 案所得出的费率，华为诉 IDC 案判决所确定的费率是在中国领域内的华为应向 IDC 支付的中国 的标准必要专利费率，并非全球费率，而华为和三星双方交叉许可谈判的标准必要专利是全球范围内的标准必要专利，三星参照华为诉 IDC 案提出报价，不具有可比性。从 IDC 本身的情况来看， IDC属于标准必要专利非实施主体，其仅以标准必要专利授权作为其经营模式，这与华为和三星均是全球领先的标准必要专利实 施主体而言，也不具有可比性。华为提交华为与IDC之间的许可协议能够证明，在广东高院华为诉 IDC 案终审判决后，华为与 IDC 达成并履行了新的全球许可协议，原判决确定的中国标准必要专利许可费率并没有在该协议中实施，广东高院终审判决确定的 IDC中国费率不适宜作为本案的可比费率。也就是说，从授权主体的特点，授权的标准必要专利的范围、地域范围等方面来看，三星参照华为诉IDC案的判决进行报价，明显不合理。同时，华为已向三星表明愿意在仲裁保密程序的条件下拿出华为与IDC全球协议供三星参考。上述事实证明，三星主观上存在着明显过错，其向华为提出的报价不符合 FRAND 原则。

综上，从双方标准必要专利交叉许可谈判的程序和实体两个方面来分析，华为的行为符合 FRAND 原则，而三星的行为不符合FRAND原则。
 
二、关于本案技术事实的问题

（一）关于原告要求保护的专利权的技术特征与相应 4G无线通信技术标准是否对应，以及被告方是否构成专利侵权的问题。

法院认为，原告要求保护的涉案专利技术为 4G标准必要专利技术。被告方在我国生产、销售 4G 终端产品时，一定会使用原告的涉案专利技术，因此，在 2015年7月29日原告取得涉案发明专利权以后，被告方未经许可在我国实施原告的涉案专利技术，侵犯了原告的专利权。

（二）关于被告主张的合法来源抗辩的问题

被告惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司抗辩，其并不生产被控侵权手机的 CPU 或基带芯片，是直接从高通公司和三星合法购得，因此，根据专利法第 70条的规定，被告惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司具有合法来源，不应承担赔偿责任。被告三星（中国）投资有限公司、深圳市南方韵和科技有限公司仅是销售被控侵权的手机，亦具有合法来源，不应承担赔偿责任。

法院认为，被告方提出的合法来源抗辩不成立。理由是，三星方三被告未提供证据证明，原告的涉案 4G 标准必要专利技术已授权给高通公司和三星电子株式会社实施；同时，三被告共同实施了涉案被控侵权产品的制造、销售、许诺销售行为，作为制造商，上述三被告无权主张合法来源抗辩。

被告深圳市南方韵和科技有限公司作为被控侵权产品手机的销售商，其未提交证据证明，其销售的含有原告涉案 4G 标准必要专利技术的手机的进货来源，故其主张合法来源抗辩的理由亦不成立。在本案中，原告并未向四被告提出专利侵权损害赔偿的诉讼请求，因此，即使本案四被告提出的合法来源抗辩的主张成立，其对本案的裁判也无意义。

（三）关于被告主张的专利权用尽抗辩的问题

根据法院查明的事实，被告抗辩，根据原告涉案专利权利要求的内容，原告指控被告方侵权的实际上是 4G 手机中的 CPU 以及基带芯片，而被告惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术 有限公司生产的G9300，G9350，J5008，A9000，A8000，A7100， A5100，J7008，C5000，C7000等型号的被控侵权产品手机，使用的是购自高通公司的CPU或者基带芯片，由于原告与高通公司之间存在标准必要专利许可合同，原告已将其涉案标准必要专利许可给高通公司使用，因此，被告惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司制造、销售该部分被控侵权产品手机的行为， 因原告的专利权已经用尽，故被告的行为不应视为侵犯原告专利权的行为。

法院认为，根据原告提交的原告方与高通公司之间签订的《（终端）用户产品许可协议》第 4.4.5 约定，明确排除了原告方给予高通公司的Pass-Through权利，原告方授权给高通公司的标准必要专利不包括 4G/LTE标准必要专利，不存在原告方的4G/LTE标准必要专利在本案中权利用尽的问题。因此，被告的该抗辩主张不成立，不予采纳。

（四）关于被告提出的现有技术抗辩的问题

根据法院查明的事实，被告方主张现有技术抗辩，原告指控被告方侵权的技术方案属于现有技术，被告方据此提交了两篇技术文献，被告认为上述两篇技术文献的结合组成现有技术。

法院认为，被告方将上述两篇技术文献结合起来作为现有技术抗辩的主张不成立，不予采信。

从 2011 年 7 月华为和三星开始谈判至今已六年多，原告华为在谈判过程中无明显过错，符合 FRAND 原则；而三星在和原告华为进行标准必要专利交叉许可谈判时，在程序和实体方面均存在明显过错，不符合 FRAND 原则。原告华为在努力寻求谈判和试图通过仲裁等方式来解决双方之间的标准必要专利交叉许可问题已不可能的情况下，向法院寻求禁令救济。经法院组织双方进行调解，三星在调解过程中仍然存在恶意拖延谈判的情形，鉴于此， 原告要求四被告停止侵害其专利权，亦即停止实施其涉案 4G 标准必要专利技术，予以支持。

被告三星（中国）投资有限公司、天津三星通信技术有限公司、惠州三星电子有限公司与三星电子株式会社属于经济利益共同体。三被告共同以制造、销售、许诺销售的方式侵害原告涉案发明专利权，应承担停止侵权的法律责任。原告指控上述三被告承担进口的侵权行为，因未提供证据证明，法院不予支持。

被告深圳市南方韵和科技有限公司属于以销售和许诺销售方式侵害原告的涉案专利权，其与被告惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司、三星（中国）投资有限公司不存在共同侵权关系，独立承担停止侵权的民事责任。

考虑到本案的专利为 4G 标准必要专利，在停止侵权问题上和非标准必要专利不同。在法院责令被告方承担停止侵权的判决生效后，华为和三星仍可以进行标准必要专利交叉许可谈判，如果原告和三星达成标准必要专利交叉许可协议或经原告同意，不执行停止侵权的判项，应予准许。

判决如下:

一、被告立即停止以制造、销售、许诺销售的方式侵害原告专利权的行为；

二、被告深圳市南方韵和科技有限公司立即停止以销售、许诺销售的方式侵害原告华为专利权的行为；

三、驳回原告的其他诉讼请求。