方法界定产品权利要求的保护范围——济南昌林气囊容器厂有限公司与乔昌林专利侵权纠纷案

1、案件事实

乔昌林是“高强度橡胶尼龙气囊容器”发明专利的专利权人，专利原有效期至2002 年8 月26 日。专利权利要求书记载了如下内容：“1、一种高强度橡胶尼龙气囊容器，其特征是挂上生胶的各种帘线及其织物或帘线钢丝混合织物缠绕后硫化而成。”乔昌林（甲方）与孙菊香、昌林容器厂（作为乙方）于2001 年10 月29 日签订《专利技术实施许可合同》，其中约定甲方许可乙方生产、制造、销售、使用涉案专利技术，其有效期为专利权存续期间，即直至专利权终止。2001 年12 月10 日，国家知识产权局发布公告，在1992 年12 月31 日前向原我国专利局提出申请的，到2001 年12 月11 日仍然有效的发明专利，其专利权的期限延长为自申请日起20 年。乔昌林专利的保护期据此延长至2007 年8 月26 日终止。乔昌林向法院起诉，主张昌林容器厂在2002 年8 月26 日后仍使用涉案技术，构成专利侵权。

一审法院和二审法院都未支持原告的诉讼请求。二审法院认为，乔昌林所举的侵权证据仅有原审法院固定的昌林容器厂制造的气囊产品的照片，该照片不能显示产品的技术特征，亦无法确定照片上的气囊产品是否落入涉案专利保护范围，其所举证据不能证明昌林容器厂、孙菊香实施了侵犯其专利权的行为，乔昌林亦无有效证据证明昌林容器厂、孙菊香实施了许诺销售其专利产品的行为。

2、法院判旨

乔昌林不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院驳回再审申请，维持二审判决。

最高人民法院认为，该权利要求是以方法界定的产品权利要求，在进行侵权判定时，应当考虑被诉侵权技术方案是否使用该方法特征。从目前的证据来看，一审法院拍摄的被诉侵权产品照片仅能看出被诉侵权气囊产品的外观和形状，不能获知其具体的制造方法，即不能获知其是否为挂上生胶的各种帘线及其织物或帘线钢丝混合织物缠绕后硫化而成。而由于气囊容器并非新产品，主张侵权的专利权人乔昌林应该提供证据证明被诉侵权气囊产品的制造方法与涉案专利技术所包括的方法特征相同或者等同，从现有证据来看，尚不能确定被诉侵权气囊产品的制造方法，因此，无法确定其是否落入涉案专利的保护范围。乔昌林没有完成其举证责任，应该对此承担不利后果，对乔昌林主张昌林容器厂、孙菊香侵犯其涉案专利权，本院不予支持。

3、案件评释

在济南昌林气囊容器厂有限公司与乔昌林专利侵权纠纷案中，权利要求是产品——一种高强度橡胶尼龙气囊容器，但界定该产品时用的是生产方法——挂上生胶的各种帘线及其织物或帘线钢丝混合织物缠绕后硫化而成。因此，这一权利要求属于以方法界定产品的权利要求。法院诉讼中的证据是产品的照片，但从产品的照片上看不出生产方法。如果采用“物同一说”，则可以通过照片对比确定产品是否相同；如果采用“方法限定说”，则无法作出侵权认定。最高人民法院在裁定中明确提出采用方法限定说：在进行侵权判定时，应当考虑被诉侵权技术方案是否使用该方法特征。由于一审法院拍摄的被诉侵权产品照片仅能看出被诉侵权气囊产品的外观和形状，不能获知其具体的制造方法，最高人民法院没有就二者产品是否相同进行对比，而认为不能确定被诉侵权气囊产品的制造方法，因此，无法确定其是否落入涉案专利的保护范围。

2016年发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十条规定：“对于权利要求中以制备方法界定产品的技术特征，被诉侵权产品的制备方法与其不相同也不等同的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。”这一规定，实质上是本案中所采用的解释方法的成文化，成为对法院具有约束力的侵权判定规则。

“物同一说”与“方法限定说”是两种对立的解释方法，两种方法各有优缺点。“物同一说”的最大缺点是难以确定被控侵权物与专利保护的产品是否是“同一物”，“方法限定说”的最大缺点是无法给专利权人提供充分的保护。“物同一说”更理想化，“方法限定说”更实用化。我国法院一直以来适用“方法限定说”，并且这种观点成为司法解释中的侵权判定规则。“方法限定说”有时对于专利权人的保护不力。特别是对于那些发明了新的产品但又只能通过方法界定，专利权人实质上无法就产品得到保护。因此，在适用“方法限定说”的解释方法时，还应当考虑如何充分保护专利权人的利益。