美国大法官告诉你 专利侵权导致的域外损失也可获赔

日前，美国最高法院在WesternGeco v. Ion Geophysical一案中做出重要裁决，认定专利权人可以追回因侵权行为而遭受的境外利润损失。

美国最高法院在这份7-2的判决中宣布撤销美国联邦巡回上诉法院（CAFC）此前的判决，并发回重审。联邦巡回上诉法院在此前的判决中认为，美国专利法不适用于境外，所以利润损失不能得到补偿。

Ion总裁兼CEO Brian Hanson表示：“虽然我们对最高法院的裁决感到失望，并且相信WesternGeco正在索赔的那种利润损失应当是绝对无法得到的，但联邦巡回上诉法院尚未在此案中确定WesternGeco是否可获得这样的利润损失赔偿，因为他们从未对我们所做出和保留的论点发表过意见。”

背景

Ion Geophysical Corporation是一家提供地球科学服务的公司。据称，Ion开发了可匹敌WesternGeco地震勘测系统的技术，并向美国境外的勘测公司销售该产品，但WesternGeco认为这一技术使用了WesternGeco的专利技术。

2009年，WesternGeco向美国德克萨斯南区联邦地区法院休斯敦分庭提起专利侵权诉讼，称Ion侵犯了其4件与用来搜寻海底石油和天然气的勘测技术有关的专利。WesternGeco诉称，由于Ion将其竞争系统DigiFIN的部件由美国路易斯安那州的仓库运输至美国境外的公司组装成据称实施了所述WesternGeco专利发明的勘测系统，因此WesternGeco认为Ion侵犯其专利权。不过，WesternGeco依据的是美国专利法Section 271(f)(1)和Section 271(f)(2)，而非更为常见的Section 271(a)，271(a)所处理的问题是在美国境内发生的直接侵权，而271(f)则指向这样的侵权者，即侵权者欲在美国境外以在美国境内会构成侵权的方式组装“在美国境内或由美国境内提供”的专利发明的部件。

35 U.S.C. 271 Infringement of patent.

（参考译文：《美国法典》第35编第271条 专利权的侵犯）

(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

（参考译文：(a) 除本法另有规定外，未经许可在专利有效期内在美国境内生产、使用、许诺销售或销售任何已获专利的发明产品的，即侵犯该专利权。）

……

(f)(1)Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

（参考译文：(f)(1) 未经许可在美国境内或由美国境内提供或使人提供已获专利发明产品的全部部件或实质部分部件，该种部件未用于部分或整体组装，且以若发生在美国境内则会侵犯该专利权的同样组装方式，积极诱导在美国境外组装该种部件的，应当视为侵权人而负责。）

(2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

（参考译文：(2) 未经许可在美国境内或由美国境内提供或使人提供已获专利发明产品的任何部件，且该部件系特别制造或特别适用于该发明产品，但非作为主要或属于不具有实质侵权作用的商业产品，且该部件未用于部分或整体组装，并且知道该部件制造或特制是为了使该部件在美国境外、以若发生在美国境内则会侵犯该专利权的同样组装方式被组装，并意图使之被组装的，应当视为侵权人而负责。）

地区法院于2012年7月对该案进行了审理。陪审团认定Ion确实构成了侵权，且所有被主张的权利要求有效，判决Ion应向WesternGeco赔偿由于其侵权而导致WesternGeco损失10份国外勘测合同的9340万美元的利润损失以及1250万的合理许可费用。

Ion认为WesternGeco的所谓损失多发生在美国境外，由于治外法权并不适用于Section 271(f)所规定的侵权行为，因此域外利润损失不应计入专利侵权损害赔偿中。Ion在观点被地区法院拒绝后，上诉至美国联邦巡回上诉法院。

2015年7月，在就利润损失问题提起的上诉审理中，联邦巡回上诉法院撤销了陪审团关于利润损失赔偿的判决。

联邦巡回上诉法院多数意见认为，依据Section 271(f)，因美国境外的活动而造成的利润损失不能追回。多数意见根据的是治外法权（extraterritoriality）不适用的推定——“美国法律在美国境内有管辖权但不能管辖全世界，这一推定具体到专利法中也适用。”

多数意见还援引联邦巡回上诉法院早先将该推定适用至Section 271(a)的Power Integrations Inc. v. Fairchild Semiconductor Inc.案判决，在那份判决中，联邦巡回上诉法院已表示专利权人不能追回境外利润损失，理由是“完全在境外生产、使用或销售在美国享有专利权保护的发明，是一种独立的、介于中间的行为，几乎在所有情况下，这种行为都会切断由域内侵权行为引发的因果关系链”。

关于多数意见在利润损失方面的裁决，Wallach法官并不赞同。Wallach法官解释道：“在考虑专利权人境外利润损失时，多数意见接近绝对的阻碍与本院及最高法院的判例相违背。”WesternGeco请求法院重新进行全席审判，但这一请求未被采纳。

2016年2月，就在涉及专利故意侵权惩罚性损害赔偿问题的Halo Electronics v. Pulse Electronics案刚刚举行口头审理后没几天，WesternGeco提出调卷令申请，请求最高法院提审该案。

在法院此后在Halo案判决中废除了Seagate测试后，最高法院同意了WesternGeco的请求，撤销了联邦巡回上诉法院相关原判决，将WesternGeco案发还联邦巡回上诉法院重审，由后者根据Halo案判决做出进一步考虑。

案件发还重审后，2016年9月，联邦巡回上诉法院再次认定涉案利润损失不能获得补偿。Wallach法官再次对利润损失问题的多数意见表示了异议。

2017年2月，WesternGeco再次就Section 271(f)(2)和Section 284（Section 284是对损害赔偿的规定）是否允许专利权人追回境外利润损失的问题提出调卷令申请。

今年1月，最高法院同意重新考虑WesternGeco与竞争对手Ion的这一纠纷。

最高法院判决

2018年6月22日，最高法院以一份7-2的裁决再次推翻了联邦巡回上诉法院原判决，认定Section 284允许追回Section 271(f)(2)所规定的专利侵权行为造成的境外利润损失。Clarence Thomas大法官代表美国最高法院多数意见执笔判决书，集中分析了治外法权不适用的推定，认为判给WesternGeco的境外利润损失赔偿是对Section 284的域内适用，因为Section 271(f)(2)规定的侵权行为包含域内行为。

法院首先给出了一个两步框架，用以分析联邦制定法的治外法权。步骤一，考查“治外法权不适用的推定是否已被驳斥”——即，相关制定法是否就域外适用提供了“明确指示”。不过，法院指出，步骤一在“适当案件”（例如要求解决不改变该案结果的“疑难问题”、但可能对未来影响深远的案件）中可以自由裁量。如果该制定法根据步骤一不享有治外法权，则法院继续考虑步骤二，考查“该案是否涉及该制定法的域内适用”——即，法院审查“制定法的‘关注点’”以确定“与该关注点相关的行为是否发生在美国境内”。

此案中，最高法院行使了其自由裁量权，放弃了步骤一，理由是“解决该问题可能牵涉到专利法之外的许多其他制定法”，并转向步骤二。法院用步骤二分析了Section 271(f)(2)和Section 284，认为“在一起涉及§ 271(f)(2)所规定的侵权行为的案件中，§ 284（“法院应当判给原告足以弥补该侵权行为的损害赔偿金”）的关注点在于由美国境内出口部件这一行为上”。法院分析道，该案中与该制定法的关注点相关的行为发生在美国——即，“是Ion供应部件的这一域内行为侵犯了WesternGeco的专利权”。由此，法院认为，判给WesternGeco的境外利润损失赔偿，是对Section 284的域内适用，因此是适当的。法院在判决书的注释中指出：“我们没有论及诸如近因原则等其他原则可能在特定情况下限制或排除损害赔偿的程度。”

Ion辩称，该案中的利润损失发生在域外，需要Section 284的域外适用。法院认为，引起境外利润损失的境外活动相较于与治外法权分析框架步骤二相关的域内行为——由美国出口部件的域内行为而言，仅仅是次要的。

法院将该案发还联邦巡回上诉法院，由后者考虑是否免去或降低陪审团判给的9300万美元的利润损失赔偿。

Gorsuch大法官执笔、Breyer大法官附议的反对意见中，同意多数意见中的治外法权分析，但不赞同其所得出的结论，因为“专利法没有条款支持该结论，很多条款与之相冲突”。反对意见认为，因在美国境外使用发明而判给损害赔偿，“可能会实际上默许美国专利权人利用美国法院将自己的垄断扩大到国外市场上”。

影响

此次最高法院撤销联邦巡回上诉法院对该案的判决并发还重审，有效地扩大了美国专利法的适用范围。

这一判决显然将会对美国专利侵权诉讼带来重大影响。考虑到美国企业的全球影响力，专利权人将重新考虑这一损害赔偿的体系，防止侵权人分零件地生产产品，然后将零件以未组装的形式出口给国外实体，并由后者将零件组装起来。

不过需要注意的是，这一判决并未将这一损害赔偿的体系扩展至Section 271(a)规定的侵权行为。Section 271(a)是专利案件中指称侵权的主要途径。此外，依据Section 271(f)(2)指称侵权的专利权人应当考虑，虽然该条款是一个宽泛的规定，不要求侵权人组装一个完整的发明，但正如联邦巡回上诉法院指出的那样，Section 271(f)(2)确实要求专利权人证明“被告：（1）有意组装部件；（2）知道其意图的组装是受专利权保护的；且（3）知道其意图的组装如果发生在美国将会构成侵权”。此案对于一般专利侵权案件的影响有限。不过此案澄清了针对Section 271(f)(2)所规定的侵权行为的可利用救济措施，并为专利权人指明了潜在的额外理由。