注册商标与企业名称冲突时， 被告许可加盟商使用其企业名称行为的认定

作者：罗伟明 江苏省高级人民法院

康成公司系“大潤發”“大润发”等注册商标的权利人，其主张吴江大润发公司恶意使用与康成公司商标文字内容相同的企业名称，并以开设分店或授权个体工商户以类似加盟性质使用企业名称的方式，扩大侵权范围，且吴江大润发公司及加盟商在实际经营过程中，使用与康成公司注册商标相同或类似的商标，构成商标侵权及不正当竞争。

在该案的审理过程中，对于吴江大润发公司及加盟商的行为构成商标侵权并无争议，法院认为吴江大润发公司在其经营的店招上标注“吴江大润发超市”，在开设的网站宣传图片中显示“大润发”“吴江大润发”等字样，加盟商在经营的店面店招上突出使用“大润发”等，容易使相关公众产生误认，侵犯了康成公司涉案注册商标专用权。

该案在审理中的特殊之处在于，第一，康成公司在该案中认为，“大潤發”“大润发”商标经过十几年的使用和经营，已经在全国范围内享有极高知名度，成为国内零售行业的顶尖品牌，符合被认定为驰名商标的条件。而吴江大润发公司主张，该案无需通过认定商标驰名来实现跨类保护，没有认定驰名商标的必要。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条第二款规定，以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定。依据上述法律规定，在司法实践中，对于涉及驰名商标与企业名称冲突的民事纠纷案件，只有在不相同或不相类似的商品或服务上突出使用企业名称，或者使用的企业名称足以使相关公众认为使用被诉企业名称与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉或不正当利用驰名商标的市场声誉的情形下，才有认定商标驰名的必要。因该案涉及企业名称与商标的冲突，且使用被诉企业名称有可能使相关公众对超市服务的来源产生误认，认为与康成公司具有许可使用、关联企业等特定联系，有可能贬损或不正当利用涉案商标的市场声誉等，所以法院认为有必要认定“大润发”商标为驰名商标并予以扩大保护。

第二，虽然康成公司于1999年6月14日获准注册了第1284783号“大潤發”商标，但康成公司直至2005年才在吴江开设超市，原来的店招为“百润发”，2007年之后才改名为“大润发”，而吴江大润发公司成立于2000年9月25日，且吴江大润发公司在原来的经营过程中也受到过表彰、获得了一些荣誉，为当地的经济发展和老百姓的生活作出一定的贡献，故基于上述因素，法院最终认定经过10年左右的共存经历，当地的相关公众在吴江大润发公司现有的经营门店范围规范使用其企业名称的情况下，应当可以区分康成公司与吴江大润发公司以及他们提供的服务，吴江大润发公司固有的生存空间应予保留，无需停止使用企业名称。但同时，法院考虑到涉案商标在全国范围内享有极高知名度，吴江大润发公司使用“大润发”企业名称，与权利人康成公司及前身以及“大润发”标识并无任何历史渊源，其却在吴江地区之外大量发展加盟商，在其不存在其他特许经营资源以及并不对所发展的加盟店提供商品配送等管理服务的情况下，其向加盟店收取高额加盟费，许可加盟商使用其企业名称申请经营名称开展经营活动，明显是在利用其企业字号与康成公司“大润发”注册商标文字相同的特点来攀附康成公司“大润发”注册商标的商誉，超出了企业名称合理使用的范围，足以使相关公众对超市服务的来源产生误认，容易使相关公众认为吴江大润发公司及其加盟商与康成公司具有许可使用、关联企业等特定联系，违背了经营者在市场交易中应当遵循诚实信用及遵守公认的商业道德的原则，构成不正当竞争，因此法院判决不允许吴江大润发公司再开设新的分公司或加盟店。

需特别说明的是，该案与当前颇为引人关注的同源老字号之间老字号与注册商标权利冲突的情形完全不同。一些历史悠久的同源老字号，本身经过长期共存且各自发展，事实上早已划清了彼此界限，且都具有较高的知名度和美誉度，因而对于这些具有历史渊源的老字号之间的共存及发展，应当适用“善意共存、各自发展”的司法政策，以体现对同源老字号长期共存、各自发展的历史事实与客观现状的充分尊重，这本身亦符合市场活动中公平原则和诚实信用原则的基本要求。

裁判要旨

对于非因历史原因造成的注册商标与企业字号之间的权利冲突，如果被告利用其企业字号与他人高知名度注册商标文字相同的便利条件，在不具备其他特许经营资源的情况下，超出其本身知名度影响范围许可加盟商使用其企业名称开展经营活动，攀附他人高知名度注册商标商誉，足以使相关公众产生误认，违反诚实信用原则和公认的商业道德，即应认定上述使用方式超出了企业名称合理使用的范围，构成不正当竞争行为，加盟商应当变更企业名称，同时考虑到被告如果再开设新的分公司或加盟店亦极有可能造成相关公众误认，故被告不得再开设新的分公司或加盟店。

案件信息

一审：南京中院（2014）宁知民初字第163号民事判决书；

二审：江苏高院（2015）苏知民终字第00303号民事判决书。

案情摘要

康成投资（中国）有限公司（以下简称康成公司）系第1284783号“大潤發”（1999年6月获准注册）、第5091186号“大润发”（2009年12月获准注册）、第4072235号（2007年4月获准注册）等注册商标权利人，核定使用商品类别为第35类，包括商品展示、商店橱窗布置、广告宣传册出版、广告空间出租、商业管理咨询、商业调查、进出口代理、推销（替他人）、组织商业或广告展览。

上海德安会计师事务所有限公司出具的审计报告证实，康成公司及其子公司在2009年至2013年期间，用于“大润发”品牌的广告宣传费每年均在1亿元以上，康成公司及其子公司税金统计如下：2009年为12亿余元，2010年为17亿余元，2011年为22亿余元，2012年为23亿余元，2013年为25亿余元。自2009年至2013年在中国连锁经营协会的统计报表及证明中显示，康成公司在销售业绩上均位于该统计的前10名之内。上海市工商行政管理局认定康成公司的第5091186号“大润发”及第4072235号商标为上海市著名商标，有效期为2015年1月1日至2017年12月31日。

吴江大润发超市有限责任公司（以下简称吴江大润发公司）成立于2000年9月25日，汪某某经营的张家港市杨舍镇晨阳吴江大润发超市晨阳加盟店的开业日期为2012年12月19日，经济性质为个体工商户。李某某经营的吴江市同里镇大润发超市同里加盟店开业日期为2012年4月26日，经济性质为个体工商户。

康成公司认为，相关商标（特别是“大潤發”“大润发”商标）经过十几年的使用和经营，已经在全国范围内享有极高知名度，成为国内零售行业的顶尖品牌，符合被认定为驰名商标的条件。吴江大润发公司作为康成公司的同业竞争者，为了谋取利益，恶意使用与康成公司商标文字内容相同的企业名称，甚至以开设分店或授权予个体工商户以类似加盟性质使用企业名称的方式，扩大侵权范围。而且，在经营过程中，吴江大润发公司、汪某某、李某某都故意使用与康成公司注册商标相同或类似的商标，并在门店中使用与康成公司旗下门店风格一致的装修，加剧了侵权后果。吴江大润发公司、汪某某、李某某的行为，严重侵犯了康成公司的商标专用权并构成不正当竞争，给康成公司造成了巨大的经济和商誉损失。故诉至法院，请求：

1、认定康成公司享有的“大潤發”“大润发”注册商标为驰名商标；

2、判令吴江大润发公司、汪某某、李某某停止侵犯康成公司商标专用权的行为；

3、判令吴江大润发公司、汪某某、李某某停止在企业名称中使用“大润发”的不正当竞争行为；

4、判令吴江大润发公司赔偿康成公司经济损失人民币1000万元；

5、判令汪某某、李某某各赔偿康成公司经济损失人民币20万元；

6、判令吴江大润发公司、汪某某、李某某刊登声明、赔礼道歉，以消除影响等。

吴江大润发公司辩称：

1、康成公司提供的证据不足以认定第1284783号“大潤發”商标及第5091186号“大润发”商标为驰名商标，且康成公司在使用时均组合在一起使用商标，这种使用的方式强化了整体特征，同时弱化了这三个商标的独立特征，因此不能认定为驰名商标；

2、康成公司繁体字商标虽然是1999年核准注册的，但康成公司并没有实际使用，康成公司实际使用的“大润发”简体字商标是2009年12月核准注册的，而吴江大润发公司成立于2000年9月，其成立至今一直使用“吴江大润发超市”作为经营字号和店招，在吴江地区已经具有一定的知名度，其使用该店招的行为没有攀附康成公司涉案注册商标的故意，不构成商标侵权；

3、吴江大润发公司与汪某某、李某某是商业合作关系，无法律上的隶属关系，康成公司提供的证据也不能证明汪某某、李某某的行为构成侵权。吴江大润发公司认可汪某某、李某某使用吴江大润发公司的字号申请注册经营名称不属于侵权行为；

4、康成公司要求吴江大润发公司赔偿1000万元没有任何事实依据。

汪某某、李某某辩称：

1、关于涉案商标是否应当认定为驰名商标，同意吴江大润发公司的意见；

2、汪某某、李某某与吴江大润发公司为加盟关系，其不存在侵权行为。

法院认为

南京中院一审认为：

一、 关于驰名商标认定的问题

首先，《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条第二款规定，以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定。该案中涉及汪某某、李某某注册的个体工商户名称及其使用情况是否侵犯康成公司的涉案商标权及不正当竞争的问题，所以有必要认定第5091186号“大润发”商标为驰名商标予以扩大保护。

其次，现有证据能够支持认定第5091186号“大润发”商标为驰名商标，主要有以下因素：

1、相关公众对该商标的知晓程度。康成公司注册的商标主要使用于提供超市服务上，消费者从多种报纸、宣传资料、免费班车等主要媒体上都可以获得第5091186号“大润发”商标的相关信息，第5091186号“大润发”商标在中国相关公众中已经享有相当高的知名度。

2、该商标使用的持续时间。虽然第5091186号“大润发”商标2009年才注册，但是第1284783号“大潤發”商标1999年就已经在中国大陆获得注册，核定使用的商品类别与第5091186号“大润发”商标基本相同，且简繁体有一一对应的关系，至今已有十多年的时间。

3、该商标宣传工作的持续时间、程度和地理范围。自“大润发”等商标获准注册以来，康成公司投入了大量的广告费用进行宣传，持续时间长，地理范围较广，宣传力度大，使“大润发”等品牌在广大消费者心目中建立了很高的认同感和满意度。

4、该商标受保护的记录。多年来康成公司企业及其商标品牌、相关产品在全省、全国获得了数量繁多的荣誉和奖励。

5、该商标驰名的其他因素。康成公司的企业实力和影响力较高。

自2009年至2013年在中国连锁经营协会的统计报表及证明中显示康成公司在销售业绩上均位于10名之内，营业收入从400多亿增长至800多亿，康成公司的企业实力不断增强，企业实力和影响力也是考虑对其注册商标作为驰名商标保护的重要因素。

综上，现有证据足以认定第5091186号“大润发”商标为驰名商标。康成公司还请求一审法院认定第1284783号“大潤發”商标为驰名商标的请求，因康成公司举证的证据主要指向的是第5091186号“大润发”商标，现有证据不能证明第1284783号“大潤發”商标为驰名商标，同时，该案中认定第5091186号“大润发”商标为驰名商标，足以制止涉案侵权行为，因此，对康成公司该请求不予支持。

二、 吴江大润发公司、汪某某、李某某的行为是否构成侵权

关于吴江大润发公司的行为。该案中，吴江大润发公司在其经营的店招上标注“吴江大润发超市”，其开设的网站在对外宣传图片中显示“大润发”“吴江大润发”等字样，而没有规范使用其公司名称，容易使相关公众产生误认，侵犯了康成公司涉案注册商标专用权。吴江大润发公司在吴江地区之外大量发展加盟商，且加盟协议中约定，在办理的营业执照中可使用“吴江市大润发超市（镇名）加盟店”字样，这些加盟商在经营过程中，突出使用了与康成公司涉案注册商标相同或相似的图形和文字，而吴江大润发公司仅收取加盟费，并未尽到监管督促义务。结合康成公司第5091186号“大润发”为驰名商标及康成公司经营过程中对其商标的使用情况，吴江大润发公司发展加盟商的行为，足以使相关公众对超市服务的来源产生误认，容易使相关公众认为吴江大润发公司及其加盟商与康成公司具有许可使用、关联企业等特定联系，也违背了经营者在市场交易中应当遵循诚实信用及遵守公认的商业道德的原则。因此，吴江大润发公司在吴江地区之外大量发展加盟商的行为构成不正当竞争，也侵犯了康成公司的注册商标专用权。

关于汪某某、李某某的行为。汪某某在经营的店面店招上突出使用“大润发”，“大润发”与“吴江”两字字样上有明显区别，“大润发”三字大于“吴江”两字，且招牌上的图形标识、塑料袋上的图形标识是与康成公司第4072235号商标相比仅是翻转后的使用，在会员卡及发票上突出使用了“大润发”字样，李某某在经营的店面店招、会员卡及塑料袋上均突出使用“大润发”字样，结合上述关于吴江大润发公司在吴江地区之外大量发展加盟商的行为构成侵权的分析理由，汪某某、李某某的加盟及经营行为，侵犯了康成公司的第1284783号“大潤發”、第5091186号“大润发”、第4072235号注册商标专用权，同时构成不正当竞争。

三、关于责任的承担

1、关于吴江大润发公司是否应停止使用企业名称的问题

经查，虽然康成公司于1999年6月14日获准注册了第1284783号“大潤發”商标，但康成公司当庭陈述，其2005年以昆山润华商业有限公司吴江分公司的名义在吴江开设了超市，原来的店招为“百润发”，2007年之后才改名为“大润发”，而吴江大润发公司成立于2000年9月25日，且吴江大润发公司在原来的经营过程中也受到过表彰、获得了一些荣誉，为当地的经济发展和老百姓的生活作出一定的贡献，经过10年左右的共存经历，当地的相关公众在吴江大润发公司现有的经营门店范围规范使用其企业名称的情况下，应当可以区分康成公司与吴江大润发公司以及他们提供的服务，吴江大润发公司固有的生存空间应予保留。因此，康成公司请求判令吴江大润发公司停止使用企业名称的诉讼请求，不予采纳。但是，如果吴江大润发公司再开设新的分公司或加盟店极有可能造成相关公众误认，因此，吴江大润发公司不得开设新的分公司或加盟店。

2、关于赔偿数额

康成公司未能证明吴江大润发公司、汪某某、李某某因侵权所获利益的数额，也未能提供其因被侵权所受损失的证据，并请求法院依法酌定，予以准许。康成公司的商标经过长期的宣传、使用而具有较强的显著性，吴江大润发公司、汪某某、李某某的侵权行为必然对康成公司商标、商誉产生负面影响，进而损害康成公司的经济利益。吴江大润发公司、汪某某、李某某与康成公司属同业经营者，在该案诉讼之前吴江大润发公司与康成公司已经在同一区域均有经营活动，对康成公司的商标应明知，无疑更应知道其行为会侵犯康成公司的注册商标专用权；汪某某、李某某作为经营超市的经营者，其对于康成公司的第5091186号“大润发”驰名商标应当明知，且在经营过程中突出使用“大润发”，“搭便车、傍名牌”的恶意十分明显。因此，综合考虑康成公司涉案商标的显著性及知名度，吴江大润发公司、汪某某、李某某侵权行为的情节、性质、后果、经营规模、经营区位，以及康成公司当庭明确吴江大润发公司、汪某某、李某某各自承担赔偿责任等因素，从保护权利人的注册商标专用权、维护正常的市场经济秩序、保障社会公众的正当权益、制裁侵犯知识产权违法行为的角度出发，确定吴江大润发公司赔偿康成公司经济损失200万元，汪某某、李某某各赔偿康成公司经济损失10万元。

3、关于康成公司请求判令吴江大润发公司、汪某某、李某某在《扬子晚报》和《现代快报》上刊登声明、赔礼道歉，以消除影响的诉讼请求，一审法院认为，根据该案查明的事实，由吴江大润发公司在《扬子晚报》上刊登声明，已足以消除侵权行为造成的影响，达到康成公司的诉讼目的。

吴江大润发公司、李某某均不服一审判决，向江苏高院提起上诉。

江苏省高级人民法院二审认为：

一、吴江大润发公司涉案行为侵害了康成公司涉案注册商标专用权以及构成不正当竞争

首先，吴江大润发公司在其自营门店的店招上使用“吴江大润发超市”标识侵害了康成公司涉案商标专用权。根据我国商标法以及相关司法解释的规定，将与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于侵害他人注册商标专用权的行为。该案中，吴江大润发公司在其经营的超市店招上使用“吴江大润发超市”文字，而没有规范使用其企业名称，属于将与涉案注册商标相同或者近似的文字作为字号突出使用的行为。吴江大润发公司上诉称，其成立至今一直使用“吴江大润发超市”作为经营字号和店招，在吴江地区已经具有一定的知名度，其使用该店招的行为没有攀附康成公司涉案注册商标的故意，不构成商标侵权。对此本院认为，吴江大润发公司在该案中并没有提供其自成立至今一直使用“吴江大润发超市”作为店招的相关证据，而且，虽然商标和字号均是经法定程序确认的权利，但在商标与字号存在冲突的情况下，各自仍应规范使用其商业标识，保持清晰的界限，避免混淆和误认。根据该案查明的事实，涉案“大润发”注册商标的知名度远远大于吴江大润发公司的字号，吴江大润发公司对该注册商标理应具有更高的注意和避让义务，其规范使用企业名称更有利于保障消费者的利益。综上，由于康成公司“大润发”商标具有较高的知名度，对于相关公众而言，吴江大润发公司此种使用方式必然容易导致相关公众产生误认，构成商标侵权。

其次，吴江大润发公司发展加盟店，并许可加盟店使用其企业名称申请经营名称的行为构成不正当竞争。我国《反不正当竞争法》第二条第一款规定，经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。该案中，作为同业经营者，吴江大润发公司对于康成公司“大润发”注册商标具有较高知名度的事实应是明知的，而其只是在苏州市吴江地区具有有限的知名度，但其却在苏州市吴江地区之外大量发展加盟店，在其不存在其他特许经营资源以及并不对所发展的加盟店提供商品配送等管理服务的情况下，其向加盟店收取高额加盟费，许可加盟商使用其企业名称申请经营名称开展经营活动，明显是在利用其企业字号与康成公司“大润发”注册商标文字相同的特点来攀附康成公司“大润发”注册商标的商誉，超出了企业名称合理使用的范围，违反了诚实信用原则和公认的商业道德，构成不正当竞争行为。而且根据康成公司提供的多篇媒体报道，吴江大润发公司在吴江地区之外发展的加盟店不当使用经营名称的行为，已经造成包括消费者和供应商在内的相关公众的实际混淆，严重损害了康成公司的利益。

二、李某某涉案行为侵害了康成公司涉案注册商标专用权以及构成不正当竞争

李某某在其经营的店面店招、会员卡、塑料袋上均突出使用 “大润发”字样，容易造成相关公众的误认，侵害了康成公司涉案“大润发”注册商标专用权。李某某明知康成公司“大润发”注册商标具有较高的知名度，却通过支付高额加盟费的方式获得使用吴江大润发公司企业名称的许可，从而登记含有“大润发”文字的经营名称，明显具有攀附康成公司涉案注册商标商誉的不正当目的，客观上也会造成相关公众的误认，其行为构成不正当竞争。

三、关于一审判决在该案中认定康成公司“大润发”商标驰名的问题

一审法院认为该案中涉及汪某某、李某某注册的个体工商户名称及其使用情况是否侵犯康成公司的涉案商标权及不正当竞争的问题，所以有必要认定第5091186号“大润发”商标为驰名商标，并无不当。况且，该案中无论一审法院认定“大润发”商标为驰名商标是否必要，最终并没有对吴江大润发公司、李某某的相关利益造成实质损害。该案中，康成公司确实存在将“大润发”、、“”三个注册商标组合使用的情况，但并没有证据证明这种使用方式会弱化“大润发”注册商标的显著性。一审法院根据康成公司提供的证明“大润发”商标驰名的相关证据，综合考虑相关公众对“大润发”注册商标的知晓程度，该商标使用的持续时间，该商标宣传工作的持续时间、程度和地理范围，该商标受保护的记录以及其他因素，认定康成公司“大润发”注册商标为驰名商标，亦无不当。

一审判决：吴江大润发公司立即停止侵犯康成公司的第5091186号“大润发”及第1284783号“大潤發”注册商标专用权的行为；汪某某立即停止侵犯康成公司的第5091186号“大润发”、第1284783号“大潤發”、第4072235号注册商标专用权的行为；李某某立即停止侵犯康成公司的第5091186号“大润发”及第1284783号“大潤發”注册商标专用权的行为；吴江大润发公司在其正在经营的门店店招上规范使用“吴江大润发超市有限责任公司”企业名称；吴江大润发公司不得开设新的分公司或加盟店；汪某某、李某某注销或变更加盟店名称，变更后的名称中不得包含“大润发”文字；吴江大润发公司赔偿康成公司经济损失人民币200万元；汪某某、李某某各赔偿康成公司经济损失人民币10万元；吴江大润发公司在《扬子晚报》刊登声明，公开说明事实，以消除其侵权行为给康成公司造成的影响；

二审判决：驳回上诉，维持原判。

一审合议庭：张　斌　雒　强　吴秋实

二审合议庭：袁　滔　罗伟明　史乃兴