PopStar（消灭星星）商标驳回复审行政确权案一审判决书

北京知识产权法院

 行政判决书

（2016）京73行初6787号

原告：掌游天下（北京）信息技术股份有限公司，住所地北京市海淀区知春路甲48号1号楼8层9B。

法定代表人何鹏，总经理。（未到庭）

被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区茶马南街1号。

法定代表人赵刚，主任。（未到庭）

第三人：嘉丰永道（北京）科技股份有限公司，住所地北京市石景山区鲁谷路35号8层8008室。

法定代表人肖瑜，董事长兼经理。（未到庭）

原告掌游天下（北京）信息技术股份有限公司（简称掌游天下公司）因商标申请驳回复审行政纠纷一案,不服被告国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)于2016年10月29日作出的商评字[2016]第91954号关于第15501045号“POPSTAR及图”商标(简称诉争商标)驳回复审决定书(简称被诉决定),于法定期限内向本院提起行政诉讼。

本院于2016年12月19日受理后,依法组成合议庭,先后于2017年1月17日、2017年3月8日公开开庭审理了本案，原告掌游天下公司委托代理人刘**、徐**,被告商标评审委员会的委托代理人樊*到庭参加了诉讼。

经审理，本院认为被诉决定所涉第14330119号“POPSTAR”商标（简称引证商标）是否存在恶意注册情形的事实认定以及本案裁判结果与引证商标权利人嘉丰永道（北京）科技股份有限公司（简称嘉丰永道公司）可能存在利害关系。

本院依照《中华人民共和国行政诉讼法》（简称《行政诉讼法》）第二十九条第一款的相关规定，通知嘉丰永道公司作为本案第三人参加诉讼，并于2017年8月3日再次开庭审理。

原告掌游天下公司委托代理人刘**、徐**,被告商标评审委员会的委托代理人樊*，第三人嘉丰永道公司的委托代理人郜*、高*到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

被诉决定系被告商标评审委员会就原告掌游天下公司因诉争商标不服国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）的驳回决定提出的复审申请而做出，该决定认定：

诉争商标指定使用的“娱乐”等复审服务与引证商标核定使用的“娱乐”等服务属于同一种或类似服务。诉争商标字母部分为“POPSTAR”，引证商标为“POPSTAR”，诉争商标与引证商标字母构成相同，仅表现形式不同，已经构成近似商标。

诉争商标与引证商标同时使用在同一种或类似服务上，消费者在隔离状态下施以一般注意力，易对服务来源产生混淆误认。诉争商标与引证商标构成使用在同一种或类似服务上的近似商标。

掌游天下公司提交的证据不足以证明诉争商标经使用在指定服务上与其建立了唯一对应关系，从而可与引证商标相区分。依照《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第三十条和三十四条的规定，被告商标评审委员会对诉争商标在复审服务上的注册申请予以驳回。

原告掌游天下公司诉称：

1、引证商标是对原告享有合法在先权益的诉争商标的恶意抢注。诉争商标系原告在先使用于“在计算机网络上提供在线游戏”等服务上并具有较高市场知名度的商业标志。

2、第三人嘉丰永道公司还大量抢注其他多家知名游戏企业的游戏名称作为商标，扰乱商标注册秩序和市场经营秩序。

3、第三人嘉丰永道公司与原告系同行业竞争者，经营地点也较为接近，其应当知晓原告企业以及诉争商标商业知名度。

4、第三人嘉丰永道公司曾要求苹果APPSTORE下架原告POPSTAR游戏程序，经原告积极维权，原告POPSTAR游戏重新上线销售。

5、原告针对引证商标已经向商标评审委员会提出无效宣告申请，此外与诉争商标相关联的案件目前正在北京知识产权法院审理中，希望与本案协调审理。

综上,被诉决定事实认定不清,适用法律错误,请求法院依法撤销被诉决定,并责令被告商标评审委员会重新作出决定。

被告商标评审委员会辩称：

1、引证商标是否存在恶意注册的情形不是被诉决定的审查范围，因此亦不应纳入本案审理范围。

2、被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，请求判决驳回原告的诉讼请求，由原告承担本案诉讼费用。

第三人嘉丰永道公司述称：

1、在司法实践中，除诉争商标存在共有权利人或发生转让外，商标驳回复审行政纠纷案件并不存在追加第三人的情况。引证商标注册的合法性不属于被诉决定审查范围，因此亦不应当将该事实纳入后续的行政司法审查程序。

综上，嘉丰永道公司同被诉决定与本案审理结果均无利害关系，不应当被追加为第三人参加诉讼。

2、引证商标与诉争商标构成使用在同一种或类似服务上的近似商标，诉争商标申请注册违反《商标法》第三十条的规定。

3、引证商标不存在恶意注册情形。请求判决驳回原告的诉讼请求。

本院经审理查明：

一、诉争商标

1.申请人：掌游天下公司。

2.申请号：15501045。

3.申请日期：2014年10月13日。

4.标志：

5.指定使用服务（第41类，类似群4104-4105）：娱乐；娱乐信息（消遣）；在计算机网络上提供在线游戏；音乐制作；提供在线音乐（非下载）；在线电子书籍和杂志的出版；电子桌面排版；提供在线电子出版物（非下载）；除广告外的版面设计。

二、引证商标

1.商标专有权人：嘉丰永道公司。

2.商标注册号：14330119。

3.申请日期：2014年4月4日。

4.初审公告日：2015年2月13日。

4.注册商标专用权期限至：2025年5月13日。

5.标志：

6.核定使用服务（第41类，类似群4101-4102；4104-4105）：教育；培训；安排和组织会议；在线电子书籍和杂志的出版；提供在线电子出版物（非下载）；广播和电视节目制作；娱乐；演出；筹划聚会（娱乐）；健身俱乐部（健身和体能训练）。

三、诉争商标注册申请审查以及追加第三人的相关事实

2014年10月13日原告掌游天下公司就诉争商标向商标局提出注册申请，2016年3月25日，商标局作出《商标驳回通知书》，根据《商标法》第三十条的规定，决定驳回诉争商标的注册申请，理由是诉争商标与引证商标构成近似商标。

2016年5月11日，原告掌游天下公司向被告商标评审委员会提出复审申请。其复审理由中包括引证商标是对诉争商标的恶意注册，诉争商标在中国大陆地区由原告掌游天下公司在先进行商业使用，具有较高市场知名度，该公司对诉争商标拥有合法在先权利。

在本案诉讼中，原告掌游天下公司亦提出本案引证商标违反《商标法》第七条、第三十二条、第四十四条第一款的有关规定，存在恶意注册情形。原告掌游天下公司认为，被告应当对其所提出的复审请求进行全面审查。在最高人民法院审理的王碎永诉深圳歌力思服饰股份有限公司、杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷一案中，将商标注册的合法性作为其专用权人主张权利的前提条件。

商标驳回复审案件中，如引证商标存在恶意注册的情形，应当在复审程序一并予以审查，如针对引证商标进行无效宣告审查程序后，再恢复驳回复审行政纠纷案件的司法审查，将造成司法资源的浪费。

经审查，本院依照《行政诉讼法》第二十九条第一款的规定，通知嘉丰永道公司作为本案第三人参加诉讼。

四、引证商标是否存在恶意注册的情形

(一)掌游天下公司主张就诉争商标享有合法在先权益的事实

1、“PopStar!”手机游戏的相关事实

根据北京市高级人民法院(2017)京行终3520号行政判决书（简称3520号判决书）以及原告掌游天下提交的相关证据，本院认定如下事实：

《PopStar！》手机游戏由案外人白相铉（Brian Baek）于2009年3月27日创作完成，并于2009年3月27日公布。

2011年10月18日，白相铉与原告签订《关于“POP Star!消灭星星”游戏软件著作权之授权及权利证明书》（简称《授权及权利证明书》），将该游戏软件的知识产权（包括但不限于著作权、商标权等）授予原告，许可原告以自己的名义在中国将“消灭星星”、“PopStar”等商标在相关商品和服务上进行注册申请，并许可原告独占该游戏的全部财产权（包括但不限于收益权、复制权、发行权、信息网络传播权、改编权、翻译权以及由著作权人/商标权人应当享有的其他权利）。

同时，授权原告维护《PopStar！》的合法权益。授权期限为2011年10月18日至2016年12月30日。原告掌游天下公司称，该《授权及权利证明书》系双方后来补充签订的，但主张该协议内容真实，是白相铉对之前授权行为的实际追认。

2013年10月18日，白相铉与掌游天下公司签订《游戏代理合作协议》，白相铉授予掌游天下公司及其关联公司就“Pop Star！”游戏产品在中国地区Android平台代理发行权，协议期限自2013年10月18日至2015年10月17日。

2014年2月18日双方签订《游戏代理补充协议》，白相铉对掌游天下公司就“PopStar！消灭星星”游戏产品中国地区的发行权限增加ios平台，授权时间重新确认自2014年1月1日至2015年12月31日。

2014年4月1日，白相铉将“Pop Star！”游戏（包括该游戏的图形及图像、源代码等）转让给CocoaPlay Corp.。

后掌游天下公司与CocoaPlay Corp.订立《关于〈PoPStar!〉产品买断合作协议》，约定掌游天下公司获得包括但不限于“Pop Star！”系列游戏的全球版权、商标权及著作权全部权利，2015年2月14日转让完成后，掌游天下公司为该游戏系列产品的著作权人、商标权人。

“PopStar!”中文翻译为“消灭星星”。在中国大陆，原告将中英文一并使用，使用方式为“PopStar！消灭星星”。自2011年至本案诉讼时，原告作为《PopStar！消灭星星》手机游戏的运营商，负责该手机游戏在中国及世界市场上的运营并享有收益。

目前，该游戏已有多个更新版本。同时原告还推出多个游戏下载版本，如《PopStar！消灭星星LITE》、《PopStar！消灭星星官方正版》、《PopStar！消灭星星2》。

2、诉争商标经过使用具有较高知名度的事实

根据美国苹果公司应用商店APP STORE的统计，2011年10月30日至2013年12月31日，原告《PopStar！》（中文名《消灭星星》）游戏软件的总销售量近20万件，总销售额近100万元；

根据第三方应用数据分析商App Annie的统计，2010年2月8日至2013年12月31日，原告《PopStar！消灭星星》在中国区IPHONE版桌面游戏中的下载平均排名第一，智力游戏下载平均排名第4，总游戏榜下载平均排名第8，所有类别APP下载平均排名第20。

2010年2月8日至2010年12月31日，原告《PopStar！消灭星星》在中国区IPHONE版桌面游戏中的销售收入平均排名第7，智力游戏销售收入平均排名第32，总游戏榜销售收入平均排名第171，所有类别APP销售收入平均排名第190；

单日最高下载排名：2013年1月1日至2013年12月31日，原告《PopStar！消灭星星》在中国区IPHONE版，桌面游戏中的单日最高下载排名第一，时间是2010年7月1日；

智力游戏单日最高下载排名第一，时间是2013年9月22；总游戏榜单日最高下载排名第二，时间是2010年7月14日；所有类别APP单日最高下载排名第五，时间是2010年7月13日。

上述日期均早于引证商标申请日（2014年4月4日）。

根据安卓游戏平台（360软件下载中心）的下载量统计：《PopStar！消灭星星官方正版》，2009-2016年下载量总计7153万；《PopStar！消灭星星2》，2009-2016年下载量总计89万；《PopStar！消灭星星中文版》，2009-2016年下载量总计39万；

根据威锋游戏网站统计，原告发布于2010年2月25日的《消灭星星Lite》手机游戏软件下载量已达到27362次；在“百度应用”，原告《PopStar！消灭星星》手机游戏软件在2012年10月18日更新时，下载次数已达到32万。

“PopStar！消灭星星”手机游戏获得2013年联想游戏《最佳产品奖》、2014年腾讯全球合作伙伴大会《十大最受欢迎应用》、2014年手游盛典年度大奖评选大赛《十大热门下载游戏》、2014年度《最佳移动游戏》单机类等奖项。

（二）原告掌游天下公司主张引证商标存在恶意注册的事实

1、原告掌游天下公司认为，诉争商标标志具有固有显著性。诉争商标与引证商标文字部分均为英文“popstar”，属于相同或近似商标标志。诉争商标使用于“手机游戏软件”商品与引证商标核定使用的“娱乐”服务属于同一种或者类似商品和服务。

2、第三人嘉丰永道公司未提交引证商标存在在先使用的相关证据。

3、原告掌游天下公司主张第三人嘉丰永道公司与原告均从事游戏开发和运营行业，是同行业竞争者，嘉丰永道公司地址为北京市石景山区八大处高科技园区，原告地址为北京市海淀区知春路，二者均位于北京市，地理位置非常接近，其理应知晓诉争商标。

4、引证商标获准注册后，第三人嘉丰永道公司于同年10月12日向苹果商店等多家国内软件应用平台发送投诉函，投诉原告游戏名称使用“消灭星星”、“POPSTAR”侵害其商标专用权，要求应用平台将原告游戏产品下架。原告游戏产品被下架后，原告对相关事实进行了澄清，此后相关游戏软件恢复上架销售。

（三）嘉丰永道公司存在恶意注册的其他事实

1、嘉丰永道公司于2013年12月12日在第9类手机游戏等商品上申请注册“消灭星星”商标，2014年11月20日初步审定公告，2016年4月15日商标局作出准予注册的裁定。

2、嘉丰永道公司除抢注诉争商标之外，还大量抢注了他人运营的游戏名称（详细情况见附表）。

（四）关联案件的审理情况

2016年7月14日，原告以损害其享有的在先使用商标权益，以及嘉丰永道公司还存在大量抢注其他商标的恶意情形为由，就嘉丰永道公司的“消灭星星”注册商标提出无效宣告请求， 2017年1月18日，商标评审委员会裁定对该商标予以无效宣告。

嘉丰永道公司此后向北京知识产权法院提起行政诉讼，北京知识产权法院于2017年5月16日作出（2017）京73行初1648号行政判决书（简称1648号判决书），驳回其诉讼请求。

同年9月7日，北京市高级人民法院作出3520号判决书，维持1648号判决。

上述事实，有诉争商标和引证商标的商标档案、《商标驳回通知书》、驳回商标注册申请复审申请书、被诉决定、（2017）京73行初1648号行政判决书、(2017)京行终3520号行政判决书、当事人陈述、各方当事人提供的证据材料等在案佐证。

本院认为，基于查明的事实，本案引证商标的初审公告日期在诉争商标申请注册日之后，本案审理应当适用《商标法》第三十一条的规定。被诉决定适用法律错误，本院予以纠正。

本案争议焦点在于：

一、嘉丰永道公司是否应当作为第三人参加本案行政诉讼

《行政诉讼法》第二十九条第一款规定，公民、法人或者其他组织同被诉行政行为有利害关系但没有提起诉讼，或者同案件处理结果有利害关系的，可以作为第三人申请参加诉讼，或者由人民法院通知参加诉讼。

本院认为，如果本案的处理结果对引证商标的专用权效力或专用权行使产生实质影响，那么嘉丰永道公司作为引证商标专用权人就可能与案件处理结果具有利害关系，就可以由其主动申请或由人民法院通知其作为第三人参加诉讼。

《商标法》第七条第一款规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。

在（2014）民提字第168号民事判决书中，最高人民法院明确指出缺乏合法性基础的注册商标专用权不能对抗他人的正当使用行为，法院应当注重审查被诉行为的正当性以及诉争商标注册的正当性。以非善意取得注册的诉争商标对具有正当性的被诉行为提起侵权之诉，属于对注册商标权利滥用行为，其诉讼请求不应得到支持。

在（2014）民提字第24号民事判决书中，最高人民法院进一步明确了当事人违反诚实信用原则，损害他人合法权益，扰乱市场正当竞争秩序，恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的，人民法院应当以构成权利滥用为由对其诉讼请求不予支持。

本院认为，

首先，商标申请注册的合法性是获得注册商标专用权以及行使该权利的重要基础。

恶意注册行为损害在先权利人的合法民事权利或权益，属于违法诚实信用原则的行为，其商标注册不具有合法性，注册申请应当予以驳回。即便被核准注册，恶意注册的商标在向具有合法在先民事权益的特定民事主体行使商标专用权时也不具备实现请求权功能的基础。

其次，商标恶意注册行为是商标民事、行政案件中往往交叉并存的问题。

既然在民事侵权诉讼中，人民法院作出恶意注册的商标权利人针对具有合法在先民事权益的主体提出侵犯其注册商标专用权的主张，属于违反诚实信用原则的权利滥用行为，不予保护并驳回其诉讼请求的认定。

那么在商标授权程序中，引证商标如存在恶意注册诉争商标申请人在先使用商标或其他合法在先民事权益的情形，可以依据上述判例精神进一步认定，即商标注册制度中申请在先原则适用的前提是注册行为具有合法性，要求引证商标不得存在对诉争商标恶意注册违反诚实信用原则的情形，否则引证商标注册不具有合法性，不应成为诉争商标申请注册的在先权利障碍。

再次，基于恶意而取得注册商标专用权的商标，其危害在于权利人可以通过主动行为和被动阻碍的两种形态损害合法在先权利人的民事权利。

即通过侵权诉讼等手段主张在先权利人的使用行为侵害其商标专用权，同时在商标申请阶段作为在先权利障碍阻碍在先权利人申请商标注册。结合最高人民法院的指导性案例以及诚实信用原则在商标法律适用中的基本精神，恶意注册人的权利滥用行为得到了有效遏制，其主动行为受到了约束，那么通过在商标驳回复审案件中对引证商标恶意注册情形的司法审查，使恶意注册的被动阻碍状态也不复存在，从而使恶意注册商标的实质损害后果得到全面遏制。

在此基础上，再通过在先权利人申请启动其他商标确权程序，对恶意注册商标的专用权效力加以根本性解决。

最后，上述民事、行政案件中的恶意注册事实认定相互呼应，可以促使执法尺度统一，促进知识产权民事、行政纠纷的实质性协调解决。

就本案而言，原告掌游天下公司在商标评审程序以及行政诉讼程序中均提出引证商标系恶意注册，不具有合法性。本院就该项主张进行司法审查的结果一方面会决定诉争商标能否获准注册，另一方面也会对引证商标专用权的效力和权利人行使专用权造成实质性影响。

为查清案件事实以及保障各方当事人的诉讼程序权利和实体权利，本院通知嘉丰永道公司作为第三人参加本案诉讼并无不当。

二、引证商标是否存在恶意注册的情形

《商标法》第三十二条规定，申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条规定，在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。

但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。

在先使用人主张商标申请人在与其不相类似的商品上申请注册其在先使用并有一定影响的商标，违反商标法第三十二条规定的，人民法院不予支持。

在本案中“PopStar！”游戏由韩国公民白相铉于2009年3月完成并发布。白相铉与掌游天下公司签订的《授权及权利证明书》在签署时间上虽有形式上的瑕疵，但协议内容应当视为白相铉对掌游天下公司作为“PopStar！”系列游戏产品独占被许可授权的追认。

且掌游天下公司已于2015年买断“PopStar！”系列游戏产品全球范围内的知识产权，其现已成为该款游戏相关知识产权的权利人，故该款游戏自2009年发布以来基于使用所形成的权益亦应由掌游天下公司继受。

根据掌游天下公司提交的在案证据可知，该公司在诉争商标申请注册日之前已经使用“PopStar！消灭星星”游戏名称。“PopStar！消灭星星”游戏在诉争商标申请注册日之前，无论从下载量还是销售收入来看，其在手机游戏软件商品上已经具有一定的影响力和知名度，“PopStar！消灭星星”的游戏名称可以与掌游天下公司形成稳定的对应关系，属于该公司在先使用具有一定影响的商标。

诉争商标与引证商标的呼叫相同，字母构成以及排列顺序相同，构成近似商标标志。手机游戏软件商品是实现娱乐服务的一种方式，在服务的内容、对象等方面具有重合和交叉，联系极其密切，因此，手机游戏软件商品与娱乐服务属于同一种或者类似商品和服务。

引证商标在娱乐服务上的注册使用易使相关公众认为引证商标与原告掌游天下公司之间存在特定联系，并误认为第三人嘉丰永道公司与原告之间存在授权或者关联企业的关系。其注册引证商标的行为侵害了原告掌游天下公司的合法在先权益。

另查，两公司属于位于同一地域的同行业经营者，嘉丰永道公司应当知晓掌游天下公司的“PopStar！消灭星星”游戏软件。嘉丰永道公司提交的证据亦不能证明其在诉争商标申请注册之前曾持续使用引证商标在娱乐服务上。且该公司在引证商标注册成功后还向相关软件销售平台进行恶意投诉，影响原告掌游天下正常的经营活动。

根据查明的事实，嘉丰永道公司除注册引证商标之外，还大量申请注册了“欢乐斗地主”等几十件商标，前述注册行为具有明显的复制、抄袭他人拥有的高知名度游戏软件名称的故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用和公序良俗的原则。

综上，第三人嘉丰永道公司对引证商标申请注册的行为违反了诚实信用和公序良俗的原则，损害了原告掌游天下公司合法在先权益，不具有合法性，引证商标不应成为诉争商标申请注册的合法在先权利障碍。

被告商标评审委员会作出的被诉决定认定事实及适用法律均有错误，本院予以纠正，原告的诉讼请求具有相应的事实理由和法律依据，本院予以支持。

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第（二）项之规定，本院判决如下：

一、撤销被告国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的《关于第15501045号“POPSTAR及图”商标驳回复审决定书》。

二、被告国家工商行政管理总局商标评审委员会就掌游天下（北京）信息技术股份有限公司针对第15501045号“POPSTAR及图”商标提出的复审申请重新作出决定。

案件受理费一百元，由被告国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。

审　   判　   长　　杜   长   辉

审   　判　   员　　侯   占   恒

审   　判   　员　　司   品   华

二 〇 一 七 年 十 二 月 二 十 九 日

法　官　助　理　　史   兆   欢

法　官　助　理　　张　      迁

法　官　助　理　　侯   李   可

书　　记　　员　　王        爽