从“东风”案猜涉外定牌加工商标侵权界定规则的走向

作者：黄璞琳 江西省抚州市人大常委会法工委

2004年“西班牙耐克”服装涉外定牌加工海关监管纠纷案后，涉外定牌加工中贴附标识行为，是否侵犯在我国的相同类似商品上相同近似注册商标专用权问题，就一直存在极大争议。其间，最高人民法院相关司法政策，以及在無印良品案、PRETUL案再审判决中，先后涉及此问题。近日，最高人民法院“东风”柴油机定牌加工案再审判决，让涉外定牌加工标识贴附是否构成商标使用行为的问题，再次成为业内人士讨论焦点。本文拟从最高人民法院相关司法政策及再审判决情况入手，猜猜涉外定牌加工商标侵权界定规则的可能走向。

一、最高人民法院相关司法政策及再审判决观点变化

（一）2009年司法政策：审慎表态关注加工贸易司法政策

《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（2009年4月21日法发〔2009〕23号文件印发），对涉外定牌加工中商标使用问题，以审慎的态度表示了关注：完善有关加工贸易的司法政策，促进加工贸易健康发展。认真研究加工贸易中的知识产权保护问题，抓紧总结涉及加工贸易的知识产权案件的审判经验，解决其中存在的突出问题，完善司法保护政策，促进加工贸易的转型升级。妥善处理当前外贸“贴牌加工”中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。

（二）2012年無印良品案：首次在商标注册纠纷中表态

2012年6月29日，最高人民法院在良品计画与商评委、北京棉田公司商标异议复审纠纷案再审行政判决（（2012）行提字第2号）中认为：商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或服务的来源，因此商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能。二审法院认为良品计画委托中国大陆境内厂家生产加工第24类商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，不属于商标法第三十一条规定的“已经使用并有一定影响的商标”符合商标法的立法原意。

这是最高人民法院首次明确“否定涉外定牌加工中的商标使用在中国境内的商标使用意义”①，其理由是商标的基本功能在于商标的识别性（即区别不同商品或服务的来源），商标只有在商品的流通环节中才能发挥其识别功能。不过，此裁判观点是在原告主张其涉外定牌加工贴附的商标为“已经使用并有一定影响的商标”，从而对他人初审公告的商标提起异议的商标注册纠纷再审案件中提出的，一直有人质疑其能否当然适用于商标侵权纠纷案件。

（三）2015年PRETUL案：首次在商标侵权纠纷中表态

2015年11月26日，最高人民法院在亚环公司与莱斯公司商标侵权纠纷案再审民事判决（（2014）民提字第38号）中认为：是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。个人理解，前述观点实质上是将构成商标法意义上的商标使用，作为界定商标侵权的前提。

最高人民法院还认为：储伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”注册商标权利人，亚环公司受储伯公司委托生产挂锁，贴附“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可能性。亚环公司依据储伯公司授权使用 “PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能，其在产品上贴附标志的行为不能被认定为商标意义上的使用行为。个人据此理解为：涉外定牌加工中贴附标志的行为，在中国境内不具有识别商品来源的功能，不能被认定为商标意义上的使用行为（商标法意义上的商标使用），不会破坏中国境内注册商标的识别功能。

（四）2017年“东风”柴油机案：再次在商标侵权纠纷中表态

2017年12月28日，最高人民法院在常佳公司与上柴公司商标侵权纠纷案再审民事判决（(2016)最高法民再339号）中认为：1.一般来讲，不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为。2.常佳公司依据印尼PTADI公司合法拥有的商标权受托生产柴油机及柴油机组件，并将产品完全出口至印度尼西亚销售，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。3.在经济发展全球化程度不断加深，国际贸易分工与经贸合作日益紧密的复杂形势下，人民法院审理商标侵权纠纷案件应当结合国际经贸形势发展的客观现实，对特定时期特定市场的交易形式进行具体分析，准确判断相关行为对于商标权人合法权益的实际影响。考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对上柴公司的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定其上述行为侵害了上柴公司的商标权。4.就本案而言，常佳公司作为定牌加工合同中的受托人，在接受印尼PTADI公司的委托加工业务时，已经审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态……对于相关商标权利状况已经适当履行了审慎适当的注意义务。5.常佳公司从事本案所涉贴牌加工业务之时，上柴公司自行使用相同商标生产相关或同类相关产品，实际已经无法合法出口至印度尼西亚销售。在此情况下，常佳公司根据印尼PTADI公司授权委托从事涉案定牌加工业务，对于上柴公司在印度尼西亚境内基于涉案商标争取竞争机会和市场利益，并不造成实质影响。即便综合国际贸易现实需要进行综合衡量，也没有足够理由认定常佳公司从事涉案定牌加工行为已对上柴公司造成实质损害，并进而有必要作为商标法意义上的侵权行为予以认定。

二、从“东风”柴油机案，猜涉外定牌加工商标侵权界定规则的可能走向

个人认为，最高人民法院在“东风”柴油机案中，对其在“PRETUL”案所持观点，是有所变化的：其一，引入“商标法意义上的侵权行为”概念，并使用了“一般来讲”“一般情况下”的有所保留态度。即，不构成商标使用的行为，一般不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为。其二，涉外定牌加工中相关标识指向的是境外委托人，不会影响相关注册商标在国内市场上的正常识别区分功能。即，涉外定牌加工中的贴附标志行为，不认定为商标意义上的使用行为。其三，涉外定牌加工行为虽然不构成商标法上的商标使用，但是仍然存在由于承揽人接受委托时未尽合理注意义务（即，审慎适当的注意义务），其受托加工行为对在我国注册的商标专用权造成实质性损害，从而侵犯注册商标专用权的特殊情形。当然，涉外定牌加工承揽人前述“未尽合理注意义务”“造成商标权实质性损害”的特殊情形，由商标权人承担举证责任。其四，在中国注册的商标，与在境外某国家或者地区在相同类似商品上注册的相同近似商标，分别归属不同商标权人时，该境外注册的商标之权利人委托中国境内企业定牌加工产品并全部出口到该境外市场的，该涉外定牌加工行为不会对在中国注册的商标权造成实质性的损害，不认定为商标法意义上的侵权行为。

孔祥俊教授在任职最高人民法院知识产权庭庭长期间曾著书认为：涉外定牌加工中的商标标识使用是否属于商标使用，除了涉及商标权地域性等法理外，也涉及政策性考量，即是否考虑我国加工贸易的发展状况和需求②。从最高人民法院这几例再审判决裁判观点及其变化来看，确实能看出政策性因素的考量与影响。从“东风”柴油机案，本文试图猜测涉外定牌加工商标侵权界定规则，可能有以下走向：

（一）据最高人民法院在“东风”柴油机案裁判说理，一般情况下，不构成“商标意义上的使用行为（或者说商标法意义上的商标使用）”，就不会构成“商标法意义上的侵权行为”。个人感觉，最高人民法院有如下潜在之意：特殊情况下，“商标法意义上的侵权行为”不以商标法意义上的商标使用为前提。但是，前述特殊情况具体包括哪些情形，得进一步分析厘清。

（二）涉外定牌加工的委托人是境外市场的商标权人，且产品全部出口至该境外市场的情况下，由于在中国注册的商标之权利人本身不可能将其注册商标产品自行合法地出口至该境外市场。故，此类涉外定牌加工行为不会对在中国注册的商标权造成实质性的损害，不认定为商标法意义上的侵权行为。在历经“西班牙耐克”服装案、“SOYODA”油漆刷案、“CROCODILE”服装案、“PRETUL”挂锁案以及“东风”柴油机案后，前述观点应当能得到更多共识。

（三）孔祥俊教授在任职最高人民法院知识产权庭庭长期间曾提出：“国内出口型产品的商标的特殊保护考虑。外向型（以出口为主要目的的）企业，其在中国注册的商标用于出口产品的，倘若国内其他经营者使用相同近似商标并向同一目的国出口，在境外引起混淆的，笔者认为仍可认定其构成商标侵权，而不能以未在中国境内产生混淆为由不认定侵权。这显然主要是出于政策的考虑，即鼓励外向型企业的对外贸易，且此类损害后果也及于国内企业，其情况是与定牌加工中商标意义上的使用行为的认定不同的。③”孔祥俊教授此观点，与最高人民法院在“东风”柴油机案再审裁判思路中蕴含的“特殊情况”，感觉存在某种程度的契合。

那么，孔祥俊教授此观点，有无可能被最高人民法院新的司法政策所吸纳，或者在最高人民法院个案裁判中得到确认？孔祥俊教授此观点，能否扩及涉外定牌加工的下列特殊情况？即：在中国注册的商标之权利人，同时也是涉外定牌加工产品的出口目的市场的相关商标之权利人，或者二者存在投资控股或者代理、代表关系时，其他人未经该权利人许可擅自在中国境内委托定牌加工并出口至前述境外目的市场的行为，会导致在该境外目的市场出现混淆后果，对在中国注册的商标之权利人有实质损害，进而会实质性损害在中国注册的商标权。此特殊情况下，虽然未构成在中国境内的“商标法意义上的商标使用”行为，但构成在中国境内“商标法意义上的侵权行为”。

如果孔祥俊教授前述观点，以及前述特殊情况下的涉外定牌加工委托行为构成商标侵权行为的观点，能成为共识或者得到司法政策、司法解释认可。那么，前述特殊情况下的涉外定牌加工委托行为，属于《商标法》第五十七条所列的哪一项商标侵权情形？个人认为，前述特殊情况下涉外定牌加工委托人的委托贴附标识行为，在中国境内不构成商标法意义上的商标使用，不宜归类于《商标法》第五十七条第一项、第二项所列的商标侵权行为，而宜归类于该条第七项所列的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”情形。相应地，前述特殊情况下涉外定牌加工承揽人的受托贴附标识行为，宜归类于《商标法》第五十七条第六项所列的“故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的”情形。

前述特殊情况下的涉外定牌加工中，如果承揽人履行了合理注意义务，例如向委托人索取查验了在出口目的国的商标权属证明等，或者说，在中国注册的商标之权利人并无相反证据证明涉外定牌加工承揽人未尽合理注意义务的，即使能够认定此类涉外定牌加工委托人的委托贴附标识行为在中国境内构成商标侵权，也不应认定承揽人的受托加工行为构成商标侵权。

（四）在中国注册的商标之权利人，涉外定牌加工的委托人、承揽人，三方均未在涉外定牌加工产品的出口目的国获得相关商标权的，相关涉外定牌加工行为，是否构成在中国境内“商标法意义上的侵权行为”？个人感觉，从最高人民法院“东风”柴油机案再审判决中，很难找到直接的裁判思路和政策倾向性。也许，还是得看在中国注册的商标之权利人，其相关商标产品能否自行合法地出口至涉外定牌加工产品的出口目的市场：如果不能，则此类涉外定牌加工行为，未对在中国注册的商标权造成实质性损害，不构成在中国境内“商标法意义上的侵权行为”。如果能，则此类涉外定牌加工委托人的行为，对在中国注册的商标权造成了实质性损害，构成在中国境内“商标法意义上的侵权行为”；相关涉外定牌加工承揽人，则视其有无履行合理注意义务，从而认定是否构成在中国境内“商标法意义上的侵权行为”。

【注释】

注① ：《商标法适用的基本问题》，孔祥俊著，中国法制出版社2012年9月出版，第103页。

注② ：《商标法适用的基本问题》，孔祥俊著，中国法制出版社2012年9月出版，第93页。

注③ ：《商标法适用的基本问题》，孔祥俊著，中国法制出版社2012年9月出版，第105页。