商标“撤三”制度中商业使用的判断标准

作者：陈曦 北京市高级人民法院

要 旨

商标连续三年停止使用撤销制度的立法目的在于激活商标资源，清理闲置商标，并非对商标注册人的惩罚。在判断所涉行为是否构成对商标的实际使用时，应从商标法的立法精神出发，只要商标注册人具有真实的使用意图并在商业活动中公开使用了注册商标，均应认定为实际使用。商标法并未禁止在同一商品上同时使用多个商标，但若该使用行为明显不符合商业惯例，且不能实现识别商品来源仅为规避商标连续三年停止使用撤销制度的，则不应认定为实际使用。

案 情

原告（上诉人）：安庆市佰联无油压缩机有限公司

被告（被上诉人）：国家工商行政管理总局商标评审委员会

第三人：菲亚特克莱斯勒汽车意大利控股股份公司

安庆市佰联无油压缩机有限公司（以下简称安庆市佰联公司）于1999年2月8日向国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）提出第1432998号图形商标（以下简称诉争商标）的注册申请。诉争商标于2000年8月14日获准注册，核定使用在第7类“空气压缩机”商品上。菲亚特克莱斯勒汽车意大利控股股份公司（以下简称菲亚特公司）针对诉争商标向商标局提出连续三年停止使用撤销申请。商标局经审查认为，安庆市佰联公司提供的商标使用证据有效，据此驳回菲亚特公司的撤销申请，诉争商标继续有效。菲亚特公司不服，向国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）申请复审。在商标评审程序中，安庆市佰联公司提交了产品购销合同、产品宣传画册和图片以及产品说明书、标贴等证据。商标评审委员会认为，产品购销合同在缺乏其他证据予以佐证的情况下不能证明实际履行情况，其余证据均为安庆市佰联公司的自制证据，故在案证据难以证明诉争商标在2007年3月11日至2010年3月10日期间（以下简称指定期间）在“空气压缩机”商品上进行了公开实际使用，据此决定对诉争商标予以撤销。安庆市佰联公司不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。在一审诉讼程序中，安庆市佰联公司补充提交了5组共35份证据。北京市第一中级人民法院认为，安庆市佰联公司提交的证据不足以证明其在指定期间内在“空气压缩机”商品上对诉争商标进行了使用，判决：驳回安庆市佰联公司的诉讼请求。安庆市佰联公司不服原审判决，向北京市高级人民法院提出上诉。二审法院经审理查明，在安庆市佰联公司向一审法院提交的第三组有关公证书的证据中显示，空气压缩机产品实物上使用了诉争商标图样以及“风牌”或“FENGPAI”标志，上述产品订购合同的显示时间在指定期间内并有增值税发票及付款凭证佐证。菲亚特公司认可上述公证书记载的商标使用行为，也认可该商标使用的商品就是诉争商标核定使用的商品，但认为诉争商标图样及“风牌”或“FENGPAI”标志构成了不同于诉争商标的新商标，上述公证书仅能证明该新商标的使用，而不能证明诉争商标的使用。对此二审法院认为，无论诉争商标图样及“风牌”或“FENGPAI”标志是否构成了不同于诉争商标的新商标，上述公证书记载的产品实物均已表明其已经实际使用了诉争商标。由于该使用行为发生在指定期间，实际使用的商品亦是诉争商标核定使用的商品，因此安庆市佰联公司提交的证据可以证明诉争商标在指定期间内已经进行了有效的商业使用。据此，二审法院判决：撤销一审判决及被诉决定，商标评审委员会重新作出决定。

评 析

商标的价值在于使用。在商标注册取得制度下必然存在因注册泛滥或怠于行使权利而导致的资源囤积，大量无使用意图的注册行为以及长时间的闲置占用了有限的商标资源。商标连续三年停止使用撤销制度不仅可以清理闲置商标，使注而不用的商标重新回归公有领域；同时可以有效激活商标资源，督促商标注册人积极使用商标，充分发挥商标的功能和作用。根据2013年修订的《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第四十九条第二款规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，但是该条未对“使用”作出具体界定。因此，如何理解和判断所涉行为是否够成“商标使用”，是商标连续三年停止使用撤销制度争论的焦点问题。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第二十条规定，人民法院审理涉及撤销连续三年停止使用的注册商标的行政案件时，应当根据商标法有关规定的立法精神，正确判断所涉行为是否构成实际使用。对于该条立法精神的理解，最高人民法院在“卡斯特”商标撤销案[1]中指出，商标连续三年停止使用撤销制度的立法目的在于激活商标资源，清理闲置商标，撤销只是手段，而不是目的。因此，只要在商业活动中公开、真实地使用了注册商标，且注册商标的使用行为本身没有违反商标法律规定，则注册商标权利人已经尽到法律规定的使用义务。而关于具体使用行为的认定，在《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（以下简称《若干问题的规定》）第二十六条中得到进一步明确，即：商标权人自行使用、他人经许可使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定为商标法第四十九条第二款所称的使用。实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。没有实际使用注册商标，仅有转让或者许可行为；或者仅是公布商标注册信息、声明享有注册商标专用权的，不认定为商标使用。商标权人有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因其他客观原因尚未实际使用注册商标的，人民法院可以认定其有正当理由。

由此可见，从商标连续三年停止使用撤销制度的立法目的出发，法院对于商标使用在具体方式和情形上采取了相对“宽容”的态度，即只要商标尚有生命力，即使在使用中存在一定瑕疵，亦不轻易撤销。但是，商标使用仍应具备两个基本要件：一是主观上具有真实使用的意图；二是客观上具有能够实现区分商品来源功能的使用行为。

具有真实使用意图的判断

所谓真实使用，是指使用是为了销售商品、实现商业价值，而不是仅仅为了维持商标有效的象征性使用。[2]商标注册人注册商标除了基于真实使用的意图外，亦有可能出于对其他核心商标的保护性注册，或是出于囤积商标资源进而谋取利益，甚至恶意抢注他人商标等目的。因此，仅仅为了规避商标连续三年停止使用撤销制度而采取的象征性使用，不能产生维持商标注册的效力。对于使用意图的判断离不开使用行为，笔者认为，应根据商标所使用的商品或服务的性质、相关商业惯例以及其他客观因素，对商标使用行为从“量”和“态”两方面进行综合判断。所谓“量”即商标使用的数量、规模、频率等。通常情况下，仅有一次的广告宣传或是数量、数额较少的销售证据，不能证明商标注册人具有真实使用的意图；但是，限于商品的价格、市场需求等客观因素制约，或是存在商标注册人取得商标权的时间较短、投入使用难度较大等现实困难的，即便商标使用证据相对单薄，亦可认定商标注册人具有真实使用的意图[3]。所谓“态”即商标使用的具体方式。如果商标的使用方式明显不符合商业惯例，则不能认定商标注册人具有真实使用的意图。本案的争议点即在于此。根据在案证据显示，在核定商品上确实使用了诉争商标，但同时还使用了“风牌”或“FENGPAI”标志，菲亚特公司认可商标使用行为的存在，但认为诉争商标标志与“风牌”或“FENGPAI”标志共同使用构成了不同于诉争商标的新商标，在案证据仅能证明新商标的使用而非诉争商标的使用。对此，笔者认为，商标法并未禁止在同一商品上同时使用多个商标，这种情形在商业活动中也并不少见。典型的有“主商标+系列产品商标”的形式，即商标注册人在商品上使用主商标的同时在不同系列产品上还会再标注相应的商标予以区分，例如在“健怡可口可乐”产品的包装上就同时存在“可口可乐”、“coca cola”、“健怡”等多个商标。再或者“中文+图形+字母”的形式，即商标注册人分别注册有中文商标、图形商标、字母商标以及其中两个或三个元素组合而成的商标，在不同的商品上单独使用或组合使用。本案即属于这一情况。诉争商标系由字母“F”变形而成的图形商标，与中文“风牌”或字母“FENGPAI”共同使用在核定商品上，该使用行为未违反商业惯例，不论商标注册人是否注册有其他组合商标，均不能据此否定商标注册人对诉争商标具有真实使用的意图。然而，在同一商品上同时使用多个商标并非毫无限制，若超过一定数量或使用方式明显不符合常理的，则不能认定构成商标使用行为。

能够区分商品来源的判断

商标的基本功能在于区分商品来源。因此，不能发挥商标功能的使用行为，不应认定为商标使用。首先，商标的使用必须是公开使用，即商品需进入流通领域，使相关公众能够接触到。《若干问题的规定》第二十六条明确规定，仅有转让或者许可行为，以及仅是公布商标注册信息、声明享有注册商标专用权的行为不属于商标使用。除此之外，商品仅用于公司内部交易或是商标仅使用在内部资料上，亦不能认定为公开使用。其次，商标的使用应易于识别，若相关公众不能通过商标识别商品的来源，则不应认定为商标使用。就本案而言，诉争商标为由字母“F”变形而成的图形商标，易于相关公众识别和记忆，即使在核定商品上同时存在中文“风牌”或字母“FENGPAI”，亦不会影响诉争商标发挥区分商品来源的功能，故该使用行为可以认定为商标使用。但是，若将商标使用在商品包装的非显著位置或所占比例过小，以致相关公众不会将其识别为商标甚至难以发现其存在的，则该使用方式无法实现商标的基本功能，不能认定构成商标使用行为。

综上所述，在商标连续三年停止使用撤销案件中对于所涉行为是否够成商标使用进行判断时，不能机械地理解法条，拘泥于对某一具体使用形式定性，而是要结合具体证据，从商标注册人的主观意图和客观行为两个方面进行综合判断。只要商标注册人在商业活动中公开、真实地使用了注册商标，则应当认定构成商标使用行为。

注释：

[1] 最高人民法院（2010）知行字第55号法国卡斯特兄弟股份有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、李道之商标撤销复审行政纠纷案。该案被最高人民法院（2011）知识产权案件年度报告引用。

[2] 北京市高级人民法院知识产权审判庭编著：《商标授权确权的司法审查》，中国法制出版社2014年版，第405页。

[3] 参见北京市高级人民法院（2017）京行终2877号行政判决书。