合议庭多数意见认为“葵花宝典”不属于可受保护的在先商品化权益 法院判决撤销行政裁定

近日，北京知识产权法院审结了原告上海游奇网络有限公司（简称上海游奇公司）与被告国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）、第三人完美世界（北京）数字科技有限公司（简称完美世界数字公司）商标权无效宣告请求行政纠纷一案。北京知识产权法院判决撤销商标评审委员会无效宣告请求裁定书，判令商标评审委员会重新作出裁定。

名词解释

商品化权益源于“角色形象和名称”的保护需求，其是美国法从隐私权中引申出来的公开权（Right of Publicity）。世界知识产权组织将商品化权益定义为：“为了满足特定顾客的需求,使顾客基于与角色的亲和力而购进这类商品或要求这类服务,通过虚构角色的创作者或者自然人以及一个或多个合法的第三人在不同的商品或服务上加工或次要利用该角色的实质人格特征。”我国法律中尚未明确规定商品化权益。 

法条链接

2001年《中华人民共和国商标法》

第三十一条：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。 

最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（2017年3月1日实施）

第十八条：在先权利包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。

第二十二条第二款：对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。

第三十一条：人民法院依据2001年修正的商标法审理的商标授权确权行政案件可参照适用本规定。

案件详情

原告游奇网络公司于2012年提出注册申请“葵花宝典”商标（简称诉争商标），2013年获准注册，核定使用在第41类“在计算机网络上提供在线游戏”等服务上。《笑傲江湖》系金庸于1969年创作完成的一部武侠小说作品，“葵花宝典”系该小说中虚构的一部最高级别的武学秘籍名称。2008年，金庸与北京完美时空软件有限公司等签订协议，由其在中国大陆地区发行及销售“笑傲江湖”游戏。2016年，金庸授权完美世界（北京）软件科技发展有限公司等在中国大陆地区独家利用“笑傲江湖”作品及小说元素改编开发、发行、运营游戏软件产品的权利及以自己名义追究第三方侵权责任的权利。本案第三人完美世界数字公司为前述公司的关联公司，第三人于2015年向商标评审委员会对诉争商标提出无效宣告请求。商标评审委员会经审理作出无效宣告请求裁定书（简称被诉裁定），对诉争商标予以无效宣告。上海游奇公司不服被诉裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

北京知识产权法院审理认为

1关于第三人对诉争商标提出无效宣告的主体资格是否适格的问题

北京知识产权法院认为，认定第三人是否具有对诉争商标提起无效宣告的主体资格，实质是判断第三人是否构成2014年《商标法》第四十五条所指的利害关系人。涉案“笑傲江湖”游戏的被授权方为完美世界（北京）软件有限公司、完美世界（北京）软件科技发展有限公司及Perfect Online Holding Limited三家公司。同时，完美世界（北京）软件科技发展有限公司根据协议可以授权其关联公司承担并制作游戏软件产品。从控股关系来看，“完美世界”系列公司的实际控制人均为本案第三人或者第三人的法定代表人池某峰。第三人与涉案“笑傲江湖”游戏的被授权公司完美世界（北京）软件科技发展有限公司存在控股关系，属于《游戏软件改编授权合约之补充协议一》中约定的关联公司。因此，第三人与涉案“笑傲江湖”游戏的被授权公司完美世界（北京）软件科技发展有限公司之间存在事实上的授权关系，第三人属于对诉争商标主张权利的利害关系人，具备2014年《商标法》第四十五条规定的主体资格。

2关于诉争商标是否违反2001年《商标法》第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。

少数意见认为：“葵花宝典”作为金庸小说作品《笑傲江湖》中武学秘籍的特有名称具有较高知名度，相关公众能够将“葵花宝典”与《笑傲江湖》及金庸产生关联。诉争商标申请注册的第41类“在计算机网络上提供在线游戏；娱乐”服务是武侠小说作品通常可能涉及到的衍生服务行业，诉争商标使用在前述服务上，容易使相关公众误认为其与金庸存在特定联系，或者已经获得了金庸及相关权利人的授权，损害了金庸小说作品《笑傲江湖》中武学秘籍特有名称“葵花宝典”的在先商品化权益。

多数意见认为：2017年《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十二条第二款规定的“商品化权益”适用对象为具有较高知名度的作品名称和作品中的角色名称，能否适用于“作品中的作品名称”应持审慎态度。“葵花宝典”为《笑傲江湖》小说作品中的虚构作品名称，随着《笑傲江湖》小说及影视作品的广泛传播而为公众所熟知，但正因此日渐成为一种流行的词汇，可以用来指代从事某一工作或任务的高级攻略或手册。“葵花宝典”已经从唯一指向金庸作品《笑傲江湖》演化为不再仅指向特定作者或特定作品，“葵花宝典”与《笑傲江湖》及金庸之间的稳定指向关系因其在各个领域中的广泛使用而受到了阻断。此种情形下，如果仍将《著作权法》中不属于保护对象的虚拟作品名称纳入到在先商品化权益的保护范畴，一定程度上损害了社会公众对法律的合理预期利益并限制了公众的表达自由。因此，“葵花宝典”不能作为在先商品化权益给予保护。 

综上所述，无论是合议庭少数意见认为“葵花宝典”仅在核定使用的第41类“在计算机网络上提供在线游戏；娱乐”服务上属于可受保护的在先商品化权益，还是多数意见认为“葵花宝典”不属于可受保护的在先商品化权益，被告作出的被诉裁定均对虚构作品名称“葵花宝典”是否属于可受保护的“商品化权益”的事实认定不清，对新旧法律适用错误。因此，合议庭在“在先商品化权益”认定上的分歧不影响本案的最终裁判结论。北京知识产权法院判决撤销商标评审委员会被诉裁定，判令商标评审委员会重新作出裁定。