欧洲知识产权服务平台发布技术转入许可指南

　　企业面临的市场竞争日益激烈，需要通过开发或获得前沿技术推出新产品和新服务，其中通过许可协议获得第三方技术权利的过程被称作技术转入许可。2015年12月，欧洲知识产权服务平台（European IPR Helpdesk）发布了技术转入许可指南，分析了技术转入许可最相关的问题，总结了预备步骤和实践性建议，为未来谈判做准备。报告指出，许可谈判往往比较复杂，需要特定的法律专业知识，进入谈判阶段前最好咨询律师评估当前形势的特殊性。 

　　1. 现有技术的利用 

　　（1）利用现有技术的原因 

　　一般来说，技术指的是科学研究和技术开发成果以发明、技术秘密和计算机程序的形式，用于创造新的或改进产品和服务。企业不投入技术创新，而使用或改进他人开发的技术解决方案，通常包括以下原因： 

　　①需要短时间内整合第三方技术向市场推出新产品；
　　②缺少人力和/或资金，无法自己开展技术研发；
　　③需要使用由标准制定组织建立的国家或国际行业技术标准的一部分技术；
　　④需要保持受到新技术商业化威胁的市场地位；
　　⑤发现其新的或改进的产品侵犯了第三方知识产权。 

　　（2）利用现有技术的途径 

　　发明、技术秘密和计算机程序通过知识产权进行保护。针对第三方拥有的受保护技术，通过签订许可协议，许可方允许受让人使用知识产权，否则视为侵权。若技术属于公知范围不受保护，可免费获取并无须许可。 

　　2. 技术转入许可谈判步骤 

　　指南针对技术转入许可，对潜在许可人在谈判之前和协议签订之后应遵循的步骤进行了解释。 

　　（1）评估技术转入的优势与风险 

　　进入许可谈判之前，必须评估获得第三方技术权利的优势和潜在风险： 

　　①优势：受让方可以更快地进入某个市场；不需要自主研发便能够获得创新技术和专业知识；拟获得产品或过程的权利的有效性已得到证实。 

　　②风险：许可技术可能会面临淘汰；高额许可费可能会导致产品的市场价格不具竞争性；受让方技术上依赖许可人，随后许可人可在续约中强加不利条款；若是非独占许可，许可人还可向竞争对手许可同样的技术。 

　　（2）许可谈判前 

　　①识别感兴趣的技术 

　　许可谈判前的核心步骤是识别适合企业需求和目标的现有技术。为此，通过各方信息资源查询现有技术尤为重要。如专利信息是一种极具价值的技术信息来源，可以通过国家和国际专利局提供的免费在线数据库（例如Espacenet和Patentscope）进行检索；其次，针对软件信息，可通过网络博客、网站和数据库在线进行检索；此外，还可关注研究机构和私企在专用的在线平台[1]上定期发布许可信息，包括了可用技术信息、知识产权法律状态以及权利人考虑的合作方式（例如许可协议）。 

　　②评估公知技术范围 

　　公知技术由于不受知识产权的保护或所受保护已失效，可以免费获得，使用不受许可限制。因此，若企业识别了感兴趣的技术，必须评估该技术是否属于公知技术的范围。 

　　受保护的专利技术一旦超过专利法定保护期限（申请之日起20年），或未交纳专利维持费，或专利权被宣告无效，均可能造成专利失效成为公知技术。 

　　在欧洲，由于源代码被视为文字作品，原创的计算机程序由著作权进行保护。在某些国家自动产生著作权保护，作者或作品拥有者向公众免费提供软件，由此放弃了独占权。在这种情况下，第三方能够不受限制地使用源代码（例如修改代码、将代码嵌入到其他软件等）。向公众提供创造作品的形式并不固定。如果软件进入公知领域，从法律上说，大多数软件都可以获得联系人的邮箱地址、网址和通信地址，建议向创造者核实使用权。 

　　除此之外，还需要注意免费获取的软件并不意味着它属于公知范围，在某些情况下，受著作权保护的软件可以免费访问，但需遵守许可协议才可以使用（例如免费开源许可）。
 
　　（3）准备谈判：尽职调查 

　　开展一项许可项目受让方常常必须进行大量的金融投资，并希望获得合理的投资回报。因此，在进入谈判之前，受让方应开展知识产权尽职调查以确定：许可技术受知识产权的保护且权利稳定；许可技术由许可人拥有；以及竞争者在同一市场内未获得许可技术的授权。 

　　（4）许可协议谈判 

　　虽然每一份许可协议都是独有的，反映了许可人和受让人的特定需求和预期。但是，达成大多数许可协议的某些问题是基本且常见的。以下展示了许可协议的通用结构，分析了针对受让方的关键条款。 

　　①界定条款 

　　协议的界定类似字典，大家认可合同中关键条款的含义，用来简化协议起草和解释的过程。界定部分需要清楚确定协议中包括的技术和相关的知识产权；详细描述技术细节，还需要对包括软件许可、专利许可、技术秘密许可等所有权利的利用方式进行认定。
 
　　专利许可协议一般会标明专利申请或授权号以及申请日期，通常在合同附录中会包含相关的专利文献。考虑到软件和技术秘密都不需要登记，不可能以注册号来识别它们，因此，有必要在界定下进行描述，必须包括明确提及的技术附件以确定软件或技术秘密的特征和发展现状。 

　　软件的界定包括可执行源代码、未来的更新以及所有辅助元素，确保受让人获得所有必需的权利，以成功开发受许可的软件。 

　　受许可的技术秘密应该将能够直接相关或用于受让技术当中的任何专有信息、公式、过程、技术、思想、发明以最广泛的方式进行界定。 

　　②许可授予条款 

　　许可授予条款陈述了受让人获得的权利以及对权利的限制： 

　　首先，双方可自由协商全部或部分授予被许可人法律规定知识产权所有者所拥有的权利。受让方应关注获得包括优化开发许可技术以及进一步开展研发活动的权利。 

　　其次，许可权限制与许可的地域范围相关，例如受让方获得的知识产权许可的区域。也应关注许可本身的独占性，受让方为了保护经济利益对抗潜在竞争者，可以寻求对领土范围的独占许可，但这也意味着更高的成本。 

　　第三，许可技术的使用范围仅限于合同规定的特定产品开发或某些特定目的（例如特定机器或工作站使用的软件许可）。受让人应考虑到计划对许可技术的利用方案，仔细审查协议中涉及使用范围的任何限制。 

　　最后，许可协议应明确规定受让人有权分许可。在协议签订之前，若一项许可进入诉讼和解阶段，许可协议应包括一份不侵权声明。 

　　③对价条款 

　　协议普遍包含对价（consideration）条款：即指双方之间的利益交换。技术许可协议中，许可方的对价是授予使用受保护技术的权利；受让方的对价则是支付许可费。 

　　一般基于知识产权价值评估来计算许可费。通常受让方可一次性付清预先确定数量的许可费或基于受让人销售业绩分期支付提成。提成的计算方法可基于产品销售价格的百分比或每销售单件产品提成固定数额。谈判中涉及许可费计算方法时，受让人应考虑许可技术的使用范围。 

　　尤其当受让方计划进一步改进许可方的技术且影响销售价格，可商定按照每销售单件产品提成固定数额来支付提成；其次，也可商定在一定期限内或在整个协议期间支付提成的上限（如商定全部待支付提成的总额），若超过该数额表明已全部付清许可费。 

　　为了确保其他受让方不能得到更优惠的许可费率，受让方可以提出最惠条款，该条款能让受让方保持竞争性的市场地位，使受让方支付的许可费获得至少不低于其他受让方的优惠。 

　　受让人受益于免费许可的技术。免费许可现象尤其在软件领域越来越普遍。如开源软件允许在一定的条款和条件下免费使用、修改和/或分享源代码。尽管这些受著作权保护的计算机程序免费可用，但也隐藏了两方面主要风险：首先是第三方知识产权侵权，免费开源软件很少附带未侵权担保或赔偿，利用开源软件可能承担潜在风险；其次是病毒许可（viral licence），免费开源协议常常包括了条款规定任何全部或部分包含或衍生该程序的作品都应开源，这就意味着专有软件中仅仅包括部分开源代码，都将使整个软件在开源许可证下免费获取。 

　　④保证条款 

　　受让方担心卷入知识产权侵权中，或为某一技术支付了许可费后，由于相关专利无效，竞争者可免费使用该技术。尽管在进入谈判前通过尽职调查可以减少类似的风险，仍应考虑保证条款作为补充措施。为了达到该目的，强烈建议协议中包括陈述和保证条款：许可方必须出示并保证拥有许可知识产权专有、合法的所有权；许可方必须出示并保证受让方使用的许可知识产权没有侵犯第三方知识产权。 

　　⑤损害赔偿 

　　若许可方对所有权和不侵权的保证有误，那么受让方就有可能面临知识产权诉讼的风险。由于许可方提供技术并从技术交易中赚钱，那么受让方必须坚持在面临诉讼危机时有权从许可方处获得赔偿。许可方的赔偿义务同时伴随维护权利的义务。 

　　⑥协议终止 

　　许可协议应明确规定协议生效与终止的日期，否则默认为一项永久协议。一旦被许可知识产权被宣布无效或被许可技术秘密的保密信息被泄露，在受让方无过错的情况下，受让方有权终止协议。 

　　⑦技术改进 

　　在合同有效期间，许可方和受让方均可能对许可技术开展进一步的研发活动。 

　　当许可方改进许可技术时，受让方可能面临购买淘汰技术的风险。因而，在许可协议中指明针对许可方技术改进的处理办法至关重要。受让方应注意：广泛界定改进技术，包括任何加强原有技术的实用性、功能性、效率以及性能的改进；明确指出许可技术包含未来许可方的改进技术，以便使任何改进技术自动落入许可的范围。 

　　为了使受让方能针对许可技术开展研发活动，应在许可协议中包含授权受让方该权利的条款。许可方可能对受让方改进的技术感兴趣，并要求增加回授条款限制受让方的权利。此时受让方应注意：许可权利中保留对许可技术进行研发活动的权利；避免包含针对改进技术的转让或独占许可条款（例如转让或独占性回授条款）。 

　　（5）签约后许可协议登记 

　　在一些国家，知识产权许可需要办理相应的登记手续，通常在知识产权局办理。若没有办理正式手续，许可协议可能无效，受让方也可能失去包括赔偿权或第三方侵权时寻求救济在内的一些权利。因此，一旦在许可的地区有登记的义务，受让方应在主管的知识产权局办理登记手续。 

　　3. 受让方注意事项总结 

　　（1）在进入许可协议之前，审查技术是否属于公知范围；开展知识产权尽职调查。 

　　（2）进入谈判阶段： 

　　①确保获得的许可权可以使用所有优化开发技术必需的知识产权；
　　②仔细考察针对授予权利、使用范围的任何限制，将未来计划对许可技术的利用方式考虑在内；
　　③设定许可费的计算方法时，应考虑许可技术预期的使用；
　　④加入最惠条款；
　　⑤当使用免费开源软件时，考虑第三方知识产权侵权和病毒效应的潜在风险；
　　⑥加入特定条款，一旦许可知识产权宣告无效或保密信息被泄露，允许许可协议终止；
　　⑦明确提出针对改进技术的处理办法。 

　　（3）协议签订之后，若许可地区有登记义务，需在相关知识产权局进行登记。 

　　[1]包含技术信息的在线平台，例如欧洲企业联盟（EnterpriseEurope Network，简称EEN），http://een.ec.europa.eu/content/technology-transfer；欧洲核研究组织（European Organization forNuclear Research，简称CERN），http://knowledgetransfer.web.cern.ch/technology-transfer/external-partners/opportunities。