中国企业在美国申请商标的三大误区

       （作者：萧惠文（Amy Hsiao） 美国飞翰（Finnegan）律师事务所）

       伴随着中国经济的持续强劲增长以及中国企业经济实力的不断强大，尤其是中国政府大力推行实施的“走出去”战略，越来越多的中国企业开始走出国门，将经济版图拓展至全球范围，包括经济实力同样强大的美国。但是，另一方面，众多鲜活的案例告诉我们：中国企业在进入美国市场包括在美国申请商标时，经常面临商标申请的“雷区”和“误区”。原因很简单：当身处陌生环境时，我们通常会通过联想已经熟悉的事物来试图认识并适应新的环境。例如，很多中国学生开始学习英语时，他们会用拼音来“熟悉”英文发音，即，试图通过他们已经熟悉并适应的汉字拼音来记忆英文单词。这一方法当然有助于适应新环境且屡试不爽, 但同时也可能造成意想不到的负面效果。同理，当中国企业在不同国家的法律体制下进行实际的商业运作时，时常试图通过假设其他国家的规则与中国相同的方式来理解该国的规则。如此刻意或不经意的假设，很可能导致企业面临相当大的商业风险以及法律风险。正如中国古语所云：“商场如战场”“知彼知己，百战百胜”。如若不了解当地的规则，又如何能在商业战场中过关斩将？如果对一个国家的基本游戏规则都存在错误认知乃至错误假设，又如何能在商场上立于不败之地？ 

       结合笔者在美国从事多年的商标经验，本文归纳总结了中国企业在进入美国市场时经常面临的三大误区，并做出相关分析和梳理，以期为中国企业进入美国市场提供基本的商标战略指导。 

       误区一：错误理解美国商标在先权利 

       中国商标体系适用的是申请注册在先原则。而使用权的概念在美国商标法体系下极为重要。一个使用在先但注册在后的商标，相对于尚未投入使用但注册在先的商标而言，前者享有在先权利。 

       例如，A公司于2006年在美国申请商标，但尚未投入使用。B公司于2007年申请注册一个近似的商标，而其最早使用商标的时间可追溯至2001年。依据中国商标法，A公司基于其申请注册在先当然享有在先权利。但是，在美国商标法体系下，尽管B公司的商标申请和注册时间晚于A公司，但是B公司仍然享有在先权利。原因就在于，依据美国商标法，在先权利遵循申请在先和使用在先相结合的原则。换句话说，不仅需考虑商标的申请方面（申请日），还要考虑商标的使用方面。因此，与中国不同，在先申请的商标在美国并不必然享有在先权利。 

       中国和美国商标法体系最关键的区别之一，就是对于使用权的认定。进入美国市场的中国企业因为运用“中国”的思考模式以及“中国”的法律体系来试图理解美国体系，因而时常犯下巨大的错误。换句话说，中国企业常常在仅有少量使用或尚未使用商标（或者根本没有使用意图）的情况下仍执意在美国申请商标。在这种情况下，上述商标申请并不享有在先权利。事实上，商标的“在先权利”仍归属于商标申请在后但能提供有效在先使用证据的第三方。 

       另外，在美国进行商标检索时，中国企业时常会误解美国在先权利的概念。在中国的商标法体系下，只要全面检索并评估中国商标局数据库的在先商标申请记录，即可大致完成商标检索工作。换句话说，评估中国商标局数据库的记录在大部分情况下足以完成初步的商标检索工作，因为中国的商标体系以保护申请注册商标为原则，以保护未申请注册商标的使用为例外。上述仅仅检索并评估中国商标局数据库的在先商标申请记录的方式在中国适用，但是在美国则不适用。在美国，权利人只要将其商标投入使用即可对其未注册商标享有权利。中国企业常犯以下错误：试图用仅检索商标局记录的“中国”方式在美国进行商标检索，而未核实是否有任何近似的商标已经投入使用。请牢记：使用权在美国是一个很重要的概念。部分企业甚至一意孤行，不事先进行普通法意义上的全面检索就推出品牌。这样势必会产生不必要的法律风险及商业后果，包括律师函、侵权索赔或投入上千万元的市场推广费用。这样的后果，造成的不仅仅是法律上的风险，更是无法估价的商誉损失。检索的重要性可详见后文提及的误区三。 

       误区二：过于依赖宽泛的商品描述 

       在中国，权利人通常会简单挑选每一类似群的商品、服务项目。因为该商标一旦获准注册，只要其商品、服务已涉及全部类似群即可获得该类别的全面保护。因此，在中国的商标体系下，对于产品、服务描述的详尽程度需求并不高。然而，美国商标实践中并没有“类似群”的概念。相对而言，在美国申请商标时，申请人在商标申请前期需要花很大力气来对于所有商品或服务进行准确以及详尽的描述，确保其尽可能精准地描述该商标指定的商品或服务。 

       更为重要的是，在美国，商品、服务的描述与实际使用（或者意图使用）的信息必须完全一致。换句话说，在中国，宽泛的商品、服务描述并没有太多的不利后果（事实上，宽泛的商品、服务描述可有效防止其他人复制申请其商标，因而显得很有必要）。但是在美国，情况却完全相反：因为需要尽可能贴切地描述指定商品或服务以及相关的使用信息，所以需要较为详尽的商品、服务描述。特别是权利人必须对商标的申请签署声明，向美国专利商标局声明所有列明的商品或服务已经或即将在美国市场投入使用。因此，在商品或服务描述这方面，中国和美国商标体系的着重点以及实践侧重点有着非常大的差异。 

       举个酒店品牌为例。试想一位中国的酒店经营者打算在美国推广品牌。若没有合适的美国法律顾问，该经营者想当然认为美国商标体系跟中国相同。因此，其服务描述不仅包括第43类酒店和饭店服务，还包括第43类一些其它类似群服务，诸如“为动物提供食宿”和“养老院”等等。在此，酒店经营者本身无意从事动物寄养或养老院业务。然而，因为其想当然地认为美国体系与中国相同或相似，所以在申请商标时指定使用并未在美国投入使用或提供的商品或服务。如此“过于宽泛商品描述”的商标申请虽然并不一定在美国商标申请过程遭到驳回，但仍然有可能之后遭到第三方的争议，招致美国商标法下的种种问题，从而导致整个商标注册被撤销。对于体系认知的错误，损失的不只是准备商标申请耗费的时间和金钱，还有商业运营上的成本耗费以及宝贵商机的延迟。 

       误区三：低估商标检索和律师意见书的重要性 

       在中国，评估检索结果比较直接。中国企业的法务熟悉中文并接受过中国商标法体系培训，因此，对于商标的检索、评估以及风险的掌握当然是了如指掌。 

       但是在美国，评估检索结果的过程以及尺度的掌握却完全不同：如果评估者不是具有美国执业经验、了解美国文化并熟练掌握英文的律师，且评估者没有受过美国商标体系的培训或具备相关经验，那么，评估者的评估用陌生的语言书写的检索结果，风险是无法估量的。其中的“风险”无异于让以英语为母语的人评估中文检索结果，期望其找出包含中国历史意义和现代寓意的汉字，如“楚汉”、“520”(谐音“我爱你”)等。设想一下，一个中国企业仅靠上述检索结果就在美国贸然推出品牌，其承担的风险究竟有多大。 

       美国商标体系非常注重使用权的概念，初步的商标检索不足以判定该商标能否在美国使用。原因就在于：初步的检索无法发现已使用但尚未注册的普通法意义上的商标权。将检索仅局限在有效商标的范围内也很危险，可能导致遗漏目前尚在使用的普通法意义上的商标（尽管上述商标已经在商标注册局放弃或已被撤销）。在美国，事先没有进行充分的检索有时会导致一个企业在美国不得不重新启用品牌，或失去美国市场。鉴于此，如果中国企业希望在美国成功推出一个品牌，笔者提出三点建议：（1）聘请美国律师设计出在美国体系之下的实际检索战略；（2）聘请美国律师亲自评估并分析检索结果（包含注册商标和普通法意义上的权利）；以及（3）聘请律师出具书面检索报告。