美国联邦巡回上诉法院认定商标案件利润赔偿要求恶意

　　2016年3月31日，RomagFasteners公司诉Fossil公司一案从康涅狄格州联邦地区法院上诉至美国联邦巡回上诉法院，在关于商标原告是否必须证明故意侵权才能获得利润赔偿的问题上，美国联邦巡回上诉法院作出了判决，而在这个问题上各个巡回上诉法院之间的意见并不一致。迪克（Dyk）法官在法院判决中写道，从法律角度来说，除非原告能够证明被告故意实施商标侵权行为，否则原告不能获得被告的利润赔偿。 

　　原告Romag Fasteners公司是磁性按扣的销售商，与一家时尚饰品分销商达成了一份协议，后者会在其产品上使用原告的按扣。2010年，原告发现被告的产品上使用了一些假冒按扣。 

　　原告提起诉讼，主张专利侵权、商标侵权、虚假指示来源、普通法上的不正当竞争以及违反康涅狄格州不正当贸易行为法。在经过七天的审判之后，陪审团裁决认定被告漠视原告的商标权，不过认为被告的侵权不是故意的。后来法官又用了两天时间对衡平抗辩和调整利润赔偿数额问题进行了审判，最终，康涅狄格州联邦地区法院判决，由于陪审团并未认定故意侵权，原告无权获得被告的利润赔偿。 

　　联邦巡回上诉法院首先审视了有关商标侵权案件中要求恶意才能获得利润赔偿问题的历史，包括各巡回区在这个问题上的不同意见。法院注意到，在《兰哈姆法》1999年修正案之前，商标侵权要适用衡平原则来确定能否获得利润赔偿。第二、第三、第十以及华盛顿特区巡回上诉法院都认为，必须证明恶意侵权原告才能获得利润赔偿。与此相反的是，第五、第六、第七以及第十一巡回上诉法院都认为不需要这样的条件。 

　　1999年，《兰哈姆法》第35条进行了修订，商标淡化也能获得金钱赔偿，此前国会在1995年的《联邦商标淡化法》中并未规定这一条。1999年第35条修正案明确规定，只有故意违反《联邦商标淡化法》才能获得金钱赔偿。那个时候，第35条也没有进行其他的修改。在这次修正案之后，第五和第六巡回上诉法院仍然坚持其观点，认为商标案件中赔偿利润不要求故意。第三和第四巡回上诉法院也采纳了这个观点。第一、第二、第九以及第十巡回上诉法院则都要求故意。 

　　原告主张，1999年《兰哈姆法》修正案改变了商标侵权中的故意要件，联邦巡回上诉法院在考虑之后驳回了原告的主张。法院认为，根据立法历史，国会从未想要改变侵权案件中的故意要求。 

　　最关键的是，本案的另一个管辖法院——第二巡回上诉法院在2014年的Merck Eprova AG 诉Gnosis S.p.A.一案中强调了其坚持认为应该要求故意。于是，联邦巡回上诉法院得出结论，1999年《兰哈姆法》修正案并未修改相关的法律，这样导致了各巡回区在商标案件利润赔偿问题的故意要求上产生了分歧，由于第二巡回上诉法院要求故意，因此联邦巡回上诉法院维持康涅狄格州联邦地区法院的判决。

　　（中国保护知识产权网 编译）