美国最高院审结「尿布」案：懈怠抗辩不能用于消除专利侵权赔偿义务

案件信息：SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC (2017)

▎美国最高院审结「尿布」案

本周，具体说是3月21日，美国最高院审结SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC 案，并最终确认懈怠(Laches)抗辩不能用于消除专利侵权赔偿义务。

简单的说，最高院延续了Petrella案（著作权）中的观点，既然专利法（美国专利法第286条）中已经有了专利诉讼时效的规定，就没有必要利用懈怠为理由再进行衡平抗辩。就像最高院在Petrella案中说的那样，衡平原则主要针对普通法中的法律条文并没有明确规范的特殊情况，是为了填补法律缺陷（filling the gap），而非推翻法律（legislative overriding）。

这个判决导致的结果？ 一句话：如果专利权人发出警告函后，即使超过6年再起诉，仍然可以得到往前回溯6年的侵权赔偿。

这次最高院发布的判决由Alito大法官撰写意见书，法官投票结果是7-1，Breyer大法官表达了不同意见（dissent），他主要是担心由此引发的专利潜水艇诉讼问题。

关于本案的前因后果、潜水艇、Petrella等等，Global君去年写过一篇文章，题目叫：「美国最高院、尿布、潜水艇和愤怒的公牛」，已经把相关问题写的很详细了，现全文摘录如下，供大家复习。 

▎美国最高院同意审理「尿布」案

本周（2016年5月6日那周），美国最高院同意审理SCA VS Fisrt Quality案，最高院将预计在今年秋天审理并回答原告SCA在上诉动议中提到的问题：

Whether and to what extent the defense of laches may bar a claim for patent infringement brought within the Patent Act’s six-year statutory limitations period, 35 U.S.C. § 286.（懈怠抗辩是否能够用于消除，或能够消除多少在美国专利法第286条规定的法定时限中的侵权行为产生的赔偿义务）

好吧，Global君承认上面这个翻译我自己都看不懂，没事，让我们来举个栗子：

假设张三拥有一个美国授权专利A，而且发现李四在市场上销售的产品好像侵犯了专利A的专利权。于是，在2005年1月1日的时候，张三给李四发去警告函，告知李四侵权并威胁要采取法律行动，李四回函说：「我找到一个现有技术B，你的专利A相对于B显然是无效的，所以我不侵权」。

张三收到回函后，决定暂缓对李四采取行动，理由有二：一是李四说的好像有道理，张三决定基于现有技术B向USPTO提出再审，试试专利A的稳定性到底几何？二是李四这条大鱼现在还不够肥，他卖的产品销量也不好，即使官司打赢了，也赔不了多少钱。

岁月如梭，一眨眼就过去了七年，从2005年到2012年这七年里，张三一边不停的威胁李四要提起诉讼，另一边也等来了USPTO的再审决定，认为专利A相对于现有技术B仍然是有效的。而李四的产品在2010年开始就大卖了，获得了十分可观的销售利润。

于是，在2012年的5月，张三动手了，在法院提起专利侵权诉讼。而李四请求法官驳回张三的诉求，理由是张三故意延后诉讼时间的做法属于懈怠（laches）行为，而根据美国专利法第286条的规定：「Except as otherwise provided by law, no recovery shall be had for any infringement committed more than six years prior to the filing of the complaint or counterclaim for infringement in the action」，从发警告函到正式发起诉讼，时间已经超过六年，原告不应该再具有行使专利权的权利。李四的这个请求就叫做「懈怠抗辩」。

于是，SCA在上诉动议中提到的问题在这个栗子里就可以被简单化为：张三是否丧失行使专利权的权利，如果丧失，是丧失多少？法定时限六年之内的权利是否丧失（例如张三是否可以要求李四赔偿2006-2012年期间的赔偿所得）？

上述例子中张三的拖延诉讼战术被很多美国专利流氓所使用，也被称为「潜水艇」战术。

OK，SCA案的背景基本上和这个栗子差不多，下面我们来详细看一下。

「

说个题外话，本案被最高院同意审理之后，目前在最高院手里挂着（pending）的专利案件已经增加到5件，他们分别是：

SCA v. First Quality （懈怠抗辩）；
Cuozzo v. Lee （IPR中的BRI解释）；
Samsung v. Apple （外观专利的赔偿计算）；
Stryker v. Zimmer & Halo v. Pulse （加重损害赔偿）

」

▎「尿布」案的案件背景

本案原告SCA Hygiene Products是一家瑞典个人用品和造纸公司，市值111亿欧元，拥有欧洲最大的私人林场，主要产品包括尿布等卫生用品。被告First Quality Baby Products是SCA最大的竞争对手，SCA认为First Quality的尿布产品，侵犯了其美国专利US6375646的专利权。

2003年10月31日，SCA向First Quality发出警告函，要求其立刻停止侵权产品的销售和制造。而不到一个月之后，在2003年11月21日，First Quality就回复说上述646专利和现有技术：美国专利US5415649公开的尿布结构相同，因此646专利是无效的，所以也就不存在所谓的侵权行为。

两家公司在接下来的时间里没有任何通信往来。而2004年7月，SCA向美国专利商标局USPTO申请再审（re-examination），希望基于649专利来再审646专利，在2007年USPTO确认646专利原有的28项和后来新加入的权利要求都是具有专利性的。

然而，在USPTO再审之后，SCA并没有告知First Quality经过再审并被确认具有专利性的事实，而First Quality在此期间投入大量资金扩张企业规模和销售相关的产品。在后来的法庭辩论中，SCA声称USPTO的再审信息是公开的，因此他们默认First Quality是知道这个过程的（这里Global君替First Quality吐槽一下，这个案子的再审过程文件实际上是很难检索到的，有兴趣的小伙伴可以自己尝试一下）。

2010年8月（距离发警告函已经快7年了），SCA在美国肯塔基西区地方法院起诉First Quality专利侵权，而First Quality反过来主张SCA存在懈怠（laches）行为以及衡平禁反言（Equitable Estoppel）行为，所谓的「衡平禁反言行为」是指SCA多年不提起诉讼的行为使得被告当然以为自己不存在侵权行为。2013年7月，地方法院驳回了关于衡平禁反言的主张，但是同意SCA存在懈怠行为并由此做出了即时判决，判定First Quality胜诉。

SCA向美国联邦巡回上诉法院CFAC提出上诉。

2014年9月，CAFC合议庭维持了地区法院的判决，而SCA仍然不服要求CAFC进行联席判决（en banc），该请求被准许。而2015年9月CAFC的联席法庭仍然维持了原判，但是6:5的最终结果也说明法官们比较纠结。

在CAFC阶段，SCA和法院、以及法官们之间的主要争论，是2014年5月美国最高院针对著作权做出的关于Petrella v. Metro Goldwyn Mayer案的判决，是否适用于专利侵权案件？因此，在进入本案焦点之前，我们先来看一看Petrella案。

▎Petrella案

不知道大家看没看过一部著名的美国电影：愤怒的公牛。由罗伯特·德尼罗主演，大导演马丁·斯科塞斯执导，1980年在美国上映。Metro Goldwyn Mayer（米高梅公司）是这个电影的投资方和后续DVD和蓝光影碟的发行方。

而愤怒的公牛的剧本的著作权原来由世界拳王Jake LaMotta和Frank Petrella拥有，后来被Frank Petrella的女儿Paula Petrella所继承。Paula Petrella就是本案的被告。从1991年开始，Petrella就对剧本的著作权进行续展，但是直到2009年1月6日才正式起诉米高梅公司侵权。

基于美国著作权法第507条（b）项的关于民事起诉时限的限制（No civil action shall be maintained under the provisions of this title unless it is commenced within three years after the claim accrued），在起诉请求中，Petrella只请求2006年1月6日以后的损害赔偿。

而米高梅公司主张Petrella存在laches懈怠行为，根据懈怠衡平抗辩原则（equitable doctrine of laches），理应被取消行使著作权的权力。地区法院和CAFC都支持了米高梅公司，而驳回了Petrella的起诉。

然而，在2014年5月，美国最高院最终反转了此案，最高院认为衡平原则主要针对普通法中的法律条文并没有明确规范的特殊情况，是为了填补法律缺陷（filling the gap），而非推翻法律（legislative overriding）。既然国会在著作权法第507条（b）中明确规定了著作权民事诉讼的时效性，就不应该再适用懈怠衡平抗辩原则。也就是说，在著作权案件中，懈怠抗辩不能作为被控侵权人防御的措施。

此外，最高院也指出，虽然对3年以内的请求权，懈怠抗辩不能作为防御理由，但是如果有极端例外的情况，仍然可以提出懈怠抗辩。例如，一个建筑物设计的著作权人，一开始就知道有人利用其设计图纸来搭盖建筑物，而不提起诉讼阻止，等到建筑物盖好了卖给顾客并且有住户搬入居住了，还提出侵权诉讼要求拆除建筑物，这就是极端例外的让人无法忍受的情况。而Petrella提出诉讼且只要求2006年以后的损害赔偿以及未来的禁售令，并不至于让米高梅公司血本无归（total destruction），因此不属于极端例外情况。

▎SCA案争论的焦点

让我们再回到SCA案，在CAFC审理阶段，SCA希望在本案中同样适用最高院在Petrella案中的观点，即懈怠抗辩不能作为防御理由来抵消侵权责任，被告First Quality至少应该赔偿法定时限6年之内的损害金。

然而，CAFC认为，美国专利法第286条规定的是侵权赔偿时效限制（statute of limitations），而不是和著作权法第507条一样的诉讼时效限制（damage limitations）。

更进一步的，CAFC认为国会在制定专利法的时候，已经把懈怠抗辩融合到第286条中而实现了法条化「To summarize, § 282 uses inclusive language, the legislative history characterizes § 282 as “broader” and “general,” and the Federico（美国专利法主要起草人） Commentary explicitly states that § 282 includes laches. The dissent does not point to anything that contradicts our understanding of § 282. Accordingly, we conclude that Congress codified a laches defense in § 282」，因此懈怠抗辩当然可以被用在专利侵权案中。

当然，CAFC联席法庭的最终结果是6:5，这就说明有接近一半的法官是反对在专利侵权案件中使用懈怠抗辩的。其这5个异议者中，Hughes法官说的比较激烈，他说他不认为美国专利法第286暗示对懈怠抗辩的法条化，他还说对法律的解释不能靠猜啊，汗！「The language in § 282(b)(1) is ambiguous at best, and contains no hint of a special version of laches that applies to legal relief ...But statutory interpretation cannot turn on this kind of guesswork」

▎结语

很有意思的是，当年在Ptrella案中，当最高院被问到专利权诉讼时限和懈怠抗辩的问题时，最高院的回答是「这个问题因为还没有合适的案件上诉到最高法院，所以我们没有机会表态」。而一年后的SCA案中，CAFC接着说「最高院从来没有说过在著作权案件中对懈怠抗辩原则的排斥，能够被同样应用于专利案件中」。

给人的感觉就是： 最高院说「快啊，快给机会让我表态啊」，CAFC马上就说「老大，给你找了个合适的案子，赶紧接着！］。哈哈，这两年最高院handle的专利案件真是越来越多了。

Global君认为，最高院最终很可能会把Ptrella案的标准应用到SCA案中来，形成一定程度上的专利著作权联动（linking patent and copyright ），也就是说SCA在本案中能够获得回溯6年的损害赔偿（damages to six years back）。当然，这种排斥懈怠抗辩的做法，会在一定程度上使得Patent troll更肆无忌惮的使用放长线钓大鱼的「潜水艇」战术。

让我们拭目以待吧！