2016年美国重要专利判例大全（五）

C. 专利执行（Enforcement）

C4. 故意侵权和加重赔偿

C4-1. Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., and Stryker Corp. v. Zimmer, Inc

Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc.案以及Stryker Corporation et v. Zimmer Inc.案（下面简称Halo案和Stryker案）。

Halo案的背景源于Halo公司对Pulse公司发起的专利侵权诉讼。两家公司都是提供电子元器件的公司，早在2002年，Halo公司就曾经发信给Pulse要求进行专利授权许可，但是Pulse公司的工程师认为Halo的专利是无效的因此拒绝了其许可请求，并继续制造和销售相关的产品。2007年，Halo将Pulse告上法庭。地院阶段，陪审团认定Pluse公司的侵权行为成立，并且认为有很大的可能性属于故意侵权，但是地院的法官拒绝根据美国专利法第284条对Pulse判罚加重赔偿金，理由是Pulse公司的抗辩并非属于「客观上没有依据（objectively baseless）」或是「虚假（sham）」，也就是说不满足Segate标准中的第一个条件。Halo不服上诉到美国联邦巡回上诉法院（CAFC），但是CAFC维持了地院法官的判决。Halo再次上诉到美国最高法院。

Stryker案的背景源于Strykr公司在2010年起诉Zimmer公司，两家公司的主要销售产品都是外科整形用的伤口冲洗器。地院阶段陪审团认定Zimmer公司故意侵犯Stryker公司的专利，并由此判决赔偿金7000万美金，而地区法院将赔偿金提高至7610万美金，并且认为Zimmer的故意侵权行为特别恶劣：证据显示Zimmer公司的高管几乎是指示要求研发团队对Stryker公司的产品进行仿照以快速抢占市场。因此地院适用了美国专利法第284条中关于加重赔偿的规定，最终判处的赔偿金高达2.28亿美金。

Zimmer公司不服上诉到CAFC，CAFC认同地院关于故意侵权的判断，但是却撤销了加重赔偿判罚的部分，理由是Zimmer在地院阶段提出了「合理的抗辩（reasonable defenses）」，因此加重赔偿的判决并不满足Seagate标准。

那么，什么是Seagate标准呢，Seagate标准是2007年CAFC在In re Seagate案中，对美国专利法第284条中关于加重赔偿的适用做出的规定。Seagate标准具体分为两个部分，只有当同时满足两个部分的要求，则被告的行为才能被认定为故意侵权，而在此基础之上，地院的法官才可以行使裁量权，来决定是否提高赔偿金的额度。

Seagate标准的这两个部分包括：第一部分，专利权人必须以清楚且具有说服力的证据（clear and convincing evidence）来证明“尽管客观上该行为很可能侵犯有效的专利，但是被诉侵权者仍然实施了该行为”（the infringer acted despite an objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent）。这一部分又被称为“客观鲁莽（objectively reckless）”，在证明“客观鲁莽”的过程中，不但需要比证据优势标准（preponderance of evidence）要求更高的“清楚且具有说服力”证据标准，而且被诉侵权者的主观想法（state of mind）此时不应该在考虑的范畴之内。

第二部分，在证明上述“客观鲁莽”存在的基础上，专利权人还必须证明被诉侵权者“明知或者应该知道”侵权风险的存在。这一部分又被称为“主观因素（Subjective Prong）”，证明“主观因素”的证据标准也必须是“清楚且具有说服力”的证据。

而在实际的专利诉讼中，Seagate标准的存在使得专利权人陷入极为艰难的境地，特别是证明“客观鲁莽”的部分，只要被诉侵权人在诉讼进行中“针对专利有效性或者不侵权”提出了实质的质疑（substantial question），就不会被认定为“客观鲁莽”，即便其在侵权行为发生时并没有做出任何有意义的抗辩或者声明。

另外，即使在地院阶段，专利权人费了九牛二虎之力满足了Seagate标准，地院法官也判处了三倍赔偿。在上诉的时候 ，CAFC又会对针对加重赔偿的部分适用“三重审查标准”。第一，针对Seagate标准第一部分的“客观鲁莽”问题，CAFC将采取“重新审理（reviewed de novo）”审查标准；第二，针对Seagate标准第二部分的“主观因素”因为，CAFC将采取“实质证据（substantial evidence）”审查标准；第三，就最终是否应该提高赔偿金，CAFC将采取“滥用裁量权（abuse of discretion）”审查标准。

由上可见，在Seagate标准之下，专利权人想要最终获得加重的赔偿金，可谓“困难重重”。正是在这个背景之下，上述两个案子的原告Halo公司和Stryker公司才将这一问题上提到美国最高法院，要求最高法院重新审视Seagate标准的合理性。

2016年6月，美国最高法院针对合理审理的Halo案和Stryker案做出判决意见书，否定了Seagate标准，认为在加重赔偿问题上，应该给予地区法院足够的裁量权，此外还认为在此过程中专利权人的举证标准也应该放宽。

美国最高法院的意见要点大体可以分成三点：

(1) 无需“客观鲁莽”，主观故意即可。最高法院首先认可了美国专利法第284条规定的加重赔偿的确应该适用于“恶劣的侵权行为（egregious infringement behavior）”。然而认为针对何为“恶劣”，Seagate标准显得过于僵化，严重的妨碍了地区法院的法定裁量权。Seagate标准中的“客观鲁莽”的标准有着太多的限制，从而使得有一些故意侵犯专利的侵权人并没有得到应有的惩罚，最高法院甚至直接将此类侵权人称为“强盗（pirate）”。

最高法院提到了2014年的Octance fitness案，虽然那个案子讨论的是专利法第285条关于在“例外情况下”判决败诉方支付对方律师费的问题，但是在判断标准上和Seagate标准有一定的类似性。过去法院对第285条的适用也要求客观和主观两个要件都需要满足，而在Octance fitness中最高法院消除了其中的客观标准，认为只要有主观故意，就可以判决败诉方支付律师费。同样的道理，对于加重赔偿的适用只要有主观上的故意即可，无需证明其有“客观鲁莽”行为。

而且最高法院还指出了Seagate标准的一个重要缺陷，就是允许被诉侵权人在诉讼中提出合理的抗辩，而即使被诉侵权人在侵权时根本没想过这个抗辩，只要在诉讼中提出就可以逃脱加重赔偿的惩罚（即使诉讼中的抗辩没有成功），这显然是不合理的。因此，第284条的适用应该回归到地区法院的裁量权，地院应该考虑每一个案子的具体情况来决定是否提高赔偿金。

(2) 适用“优势证据”举证责任标准。最高法院认为在认定故意侵权行为和加重赔偿时，专利权人所应该负有的举证责任只需达到“优势证据”标准即可，这是因为在一般专利侵权案件中举证责任就是“优势证据”标准，最高法院并不认为对第284条的适用需要提升这一标准。最高法院还再次提到了Octane fitness案，该案对律师费判罚的举证标准曾经也是“清楚且具有说服力”标准，但是这个做法在2014年被最高法院推翻，同样降低到“优势证据”标准。

(3) 上诉时采用“滥用裁量权”审查标准。对于当地院判罚了加重赔偿，上诉阶段应该采取何种审查标准的问题，最高院也否定了目前CAFC的做法，认为既然第284条将加重赔偿金的裁量权赋予了地院，那么上诉法院对于地院裁量权的审查不需要细分为多个部分，一并采取“滥用裁量权”审查标准即可。这也和最高法院在2014年在Highmark一案中对“律师费判决”问题给出的意见相一致。

Tips from Mr. Global: 美国最高法院在Halo案中明确推翻了原先针对故意侵权加重赔偿的Seagate标准，在很大程度上降低了专利权人获得加重赔偿金的门槛。总结来说，对故意侵权和加重赔偿的问题，地区法院有了更大的裁量权，而被告也不能在侵权行为发生之后，于诉讼中再行提出合理抗辩以逃脱责任。可以预见的是，在新的标准之下，未来美国专利侵权诉讼中故意侵权和三陪赔偿的判决将越来越多。


C5. 专利权用尽

C5-1. Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc

Lexmark是美国生产打印机和打印机墨盒的知名厂商，其出售的墨盒分成两种，一种是正常使用型墨盒，另一种是更加便宜的回收型墨盒，Lexmark明确告知消费者这种回收型墨盒只能一次使用(singleuse)而且不得转售(noresale)，而为了保证一次使用的效果，Lexmark还在墨盒中安装了一个控制芯片。

本案的被告Impression Products公司却直接向消费者回收使用过的墨盒并在美国境内转售，并利用第三方公司更换Lexmark安装在墨盒中的芯片。其中，Impression收购的墨盒有两种，一种是Lexmark在美国境内出售的回收型墨盒，而另一种是Lexmark在美国境外销售的正常使用型墨盒和回收型墨盒，并将它们进口到美国重新销售。

于是，Lexmark在美国联邦地院起诉Impression的销售行为构成专利侵权。Lexmark认为，(1)针对第一种Lexmark在美国境内出售的回收型墨盒，由于销售时已经明确禁止转售，根据美国最高法院在Mallinckrodt案中的意见，这种情况下将不受到专利权用尽的限制，侵权行为成立；(2)针对第二种Lexmark在美国境外销售的正常使用型墨盒和回收型墨盒，由于美国最高法院在Jazz Photo案中的判例已经明确了“专利权用尽属于国内用尽，而非国际用尽internationalexhaustion”的规则，因此侵权行为也是成立的。

针对Lexmark的起诉，Impression也提出了两点抗辩：(1)美国最高法院在QuantaComputer, Inc. v. LG Elecs., Inc中已经推翻了Mallinckrodt案中的意见，认为专利权人的售后限制条件并不影响专利权用尽的适用；(2)美国最高法院在Kirtsaengv. John Wiley & Sons, Inc案(著作权案件)中也已经认为著作权应该使用国际用尽原则，这种原则理应也适用于专利权。

原被告双方各自引用最高院的案例，可谓针锋相对，不过这也是无奈之举，因为和著作权法不同，美国专利法的条文中并没有明确规定专利权用尽原则，所以只能依靠判例来说事。

联邦地院的判决最终是各打一板。针对第一个问题，地院支持了被告Impression，认为售后限制条件确实不应该影响专利权用尽的适用，在第二个问题上，地院则站在了原告Lexmark这一边，认为Kirtsaeng案的见解仅仅适用于著作权案件而不应该延及专利案件。

Lexmark不服上诉到CAFC，由于本案涉及多个最高法院判例，CAFC二话不说就直接送到全席审理(enbanc)，2016年2月，CAFC给出最终判决意见，支持了原告的诉求。

CAFC首先指出，在本案中Lexmark并没有授权第三方，而是自己在美国境内和境外销售墨盒产品，并在销售时清楚的表达了禁止购买者再次使用和转售行为的意思。因此，本案适用美国最高法院在Mallinckrodt案中树立的规制，即销售者制定的合法的(lawful)的授权条款来限制被授权人，以保留其后续追究侵权责任的权利，这是被允许的，换句话说，此时不受到专利权用尽的限制。对于被告给出的关于Quanta案的抗辩，CAFC指出在Quanta案中，专利权人(LG)并不是直接生产和销售侵权产品，而是将专利权授权给其他公司(Intel)，再由该公司生产和销售，两案情况不同，因此Quanta案和Mallinckrodt案的见解并不矛盾。

其次，对于专利权用尽属于国内用尽还是国际用尽的问题，CAFC认为Jazz Photo案仍然是有效的判例。换句话说，如果专利权人在美国境外销售产品，并没有授权购买者可以进口该产品到美国销售的权利，那么这些进口销售行为仍然构成侵权。对于Kirtsaeng案，CAFC同意地院的观点，认为该判例仅适用于著作权案件。美国著作权法第109条(a)明确规定了著作权用尽原则，但是专利法并没有。

Tips from Mr. Global: 单从本案CAFC的见解来看，关于专利权用尽的问题，美国与其他国家所持的观点大相近庭，无论是专利法条文相关部分的缺失还是国内用尽原则。此外，专利权人在销售时可以附加一定的限制，这也和权利用尽的初衷向左。也正是由于这些原因，对本案的判决业内颇有一些不同的声音。不过，2017年伊始，美国最高法院已经同意重审本案，希望能在上述问题上有更加清晰和令人信服的见解。


用几句话看完2016年美国重要专利判例：

软件专利终于渐有生机(Enfish等)；
IPR继续“杀手本色” (Cuozzo)；
PTAB依然大权在握(Cuozzo等)；
律师特权惠及专利代理(Inre QUK)；
外观设计回归初心(Samsung vs Apple)；
加重赔偿变得更容易(Halo和Stryker)；
专利用尽仅仅止于国内(Lexmark)。