2016年美国重要专利判例（三）

A5. PTAB程序

A5-2. Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee

Cuozzo是2016年的“五星级”案例，本案的主角Cuozzo Speed Technologies就是一个以专利授权为主业的专利流氓，2012年6月15日，Cuozzo Speed Technologies向新泽西州联邦地区法院提起诉讼，状告台湾国际航电Garmin公司和克莱斯勒公司侵犯了其US6,778,074的专利权。用通俗一点的语言讲，US6,778,074保护的是一种导航系统，该系统能够在汽车超速的时候用醒目的颜色（红色）标示出当前速度，以对司机起到警示作用。被告Garmin公司利用了IPR这个反击利器（无效成功率高达87%）提出无效请求，USPTO的PTAB最终也没有放过Cuozzo的这个专利，权利要求被全部无效了不说，还拒绝了Cuozzo修改权利要求的请求。

此后，Cuozzo把PTAB上诉到了联邦巡回上诉法院，而在那他们也没有得到好的结果。反而被告知，根据AIA之后的美国专利法第314条，对于是否启动IPR程序的决定，PTAB的决定是最终的且不可上诉的。

于是Cuozzo请求美国最高院重审本案。Cuozzo在重审请愿书中希望美国最高院对以下两个问题做出答复：

问题1：负责IPR程序的PTAB对权利要求适用「BRI 最宽泛合理解释」原则，而非地区法院适用的「POM 普通字面解释」原则，是否合理？

问题2：PTAB对IPR的启动具有最终决定权，该决定不可上诉，这是不是超出他们理应拥有的权力范围了？

在最高院的最终意见中，对于问题1，8位大法官一致认为USPTO有权在IPR程序中适用「BRI 最宽泛合理解释」原则。而对于问题2，8位大法官中有6位表示IPR的启动决定不可上诉，这并不超过国会赋予USPTO的权力。但大法官Alito和Sotomayor对此发表了不同意见（dissent）。

对于BRI（broadest reasonable interpretation），最高院表示，美国专利法第316条(a)(4)明确规定了USPTO来主导IPR程序，所谓的主导包括了建立和管理相关的法规和原则：「The statute, however, contains a provision that grants the Patent Office authority to issue “regulations . . . establishing and governing inter-partes review under this chapter.” 35 U. S. C. §316(a)(4). 」，因此，最高院表示同意CAFC的先前判决，即USPTO有权对IPR程序适用不同于法院的解释原则。

此外，虽然专利法中没有清晰的指明USPTO需要在IPR程序中适用何种原则，但是根据先前的判例：Chevron U. S. A. Inc，当法律条文很明确时，行政部门应该遵守该条文，当其不明确时，相关的行政部门有余地根据条文的意图和文意去合理的制定规则：「Where a statute is clear, the agency must follow the statute. Id., at 842–843. But where a statute leaves a “gap” or is “ambigu[ous],” we typically interpret it as granting the agency leeway to enact rules that are reasonable in light of the text, nature, and purpose of the statute」。

随后，最高院不同意“IPR程序和地方法院司法程序相类似”的说法：inter partes review is less like a judicial proceeding and more like a specialized agency proceeding。最高院不认为国会设立IPR程序是为了替代地区法院中的专利诉讼程序。最后，最高院认为BRI程序有利于专利在“合理的范围”下被授权，因此是符合公众利益的，否则，如果不合理的大范围专利被授权，可能会不利于公众使用该发明的积极性：yet unlawfully broad claim [that] might discourage the use of the invention by a member of the public。此外，最高院还认为BRI原则有利于督促专利权人在专利申请过程中，构建专利的合理保护范围，而非“过大”的保护范围。

关于启动IPR程序的决定不可上诉是否合理的问题，最高院认为，国会通过了美国专利修改法案，其目的就是给予专利局显著的权力去重新审视和修正之前的授权专利：significant power to revisit and revise earlier patent grants，由于这个目的，国会才在新专利法第314(d)中规定了（不可上诉）NO APPEAL规则，即The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and non-appealable。因此，最高院认为不可上诉原则并没有超出USPTO的权力范畴。此外，最高院还认为，如果USPTO基于与请求人的请求紧密相关的事项自行启动了IPR程序，这并不不妥，也将是不可上诉的。

Tips from Mr. Global: Cuozzo的尘埃落定，宣告了美国专利权人需要在 “IPR的阴影” 之下继续苦苦挣扎，但是对提高美国授权专利质量而言，是个比较正面的事情（至少USPTO是这么认为的）。此外，对于「不可上诉」原则，最高院留了个口子，认为所谓的「不可上诉」并不是绝对的，如果IPR启动决定涉及违宪问题（constitutional questions），或者USPTO存在诡计欺诈行为（shenanigans），上诉法院可以以USPTO违反宪法权力或者超出权力范围为理由，对启动IPR程序的决定进行上诉程序。

A5-3:Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien LP

本案源于Ethicon公司起诉Covidien侵犯其所拥有的外科吻合器专利，而在Covidien提出的IPR无效程序中，PTAB最终做出了专利无效的决定。

Ethicon不服上诉到CAFC，上诉的理由是“做出启动IPR程序的PTAB委员和做出最终书面决定的PTAB委员是相同的人”，Ethicon认为这有违AIA（修改后的美国发明法案）的规定。

CAFC最终驳回了Ethicon的上诉，CAFC认为，虽然AIA字面上规定了，USPTO的局长负有做出是否启动IPR程序的决定的权力，而PTAB应负责做出最终书面决定。但是，国会（立法者）并不会禁止局长按照职权委托PTAB做出是否启动IPR程序。换句话说，做出启动IPR程序决定的人和做出最终书面决定的人是相同的一拨人，此事并无不妥。

A5-4: Synopsys, Inc. v. Mentor Graphics Corp

本案源于Synopsys公司针对Mentor公司的专利提出IPR请求，PTAB最终认定部分专利无效。但是Synopsys公司并不满意并提起上诉。

在提交给CAFC的上诉中，Synopsys公司认为根据美国专利法第318条的相关规定：“If an inter partes review is instituted and not dismissed under this chapter, the Patent Trial and Appeal Board shall issue a final written decision with respect to the patentability of any patent claim challenged by the petitioner and any new claim added under section 316(d)”，PTAB需按照IPR请求人的要求，针对所有权利要求做出最终书面决定。

但是，CAFC并不认可Synopsys公司的说法，CAFC认为首先在专利法中，国会（立法者）明确的将IPR程序分成两个部分：立案部分和决定部分，而立案部分的规定明确的写在第314条中，因此第318条中的规定理应只针对被成功立案后的权利要求。同时国会在314条和318条中也使用了不同的表达：314条中用的是“claims challenged in the petition”，而318条中用的是“claim challenged by the petitioner”。其次，第318条也明确记载了先决条件：“If an inter partes review is instituted…”，这也表示了PTAB可以仅针对被成功立案的部分权利要求给出最终书面决定。最后，CAFC认为从立案到最终给出书面决定，这中间挑战方和专利权人都会给出很多材料和证据，PTAB在综合考虑这些材料和证据之后，显然并无必要非得针对请求书中提到的所有权利要求去撰写书面决定。

A5-5: SAS Institute, Inc. v. Complementsoft, LLC

本案源于SAS公司针对Complementsoft公司的US7,110,946号专利提出IPR请求，在请求书中SAS公司认为946号专利的全部16项权利要求都应被无效。而PTAB在审理请求书之后，最终自行决定仅仅对其中的部分权利要求启动IPR程序，并随后针对这些权利要求发布了书面决定。SAS请求重审但被PTAB拒绝，SAS遂上诉到CAFC。

SAS首先在上诉请求中提到，PTAB需按照IPR请求人的要求，针对所有权利要求做出最终书面决定。然而，CAFC引用了先前的Synopsys, Inc. v. Mentor Graphics Corp案判决，认为PTAB在针对全部或者部分权利要求做出最终书面决定这一问题上，应当具有自由裁量权，遂驳回SAS的上诉。

SAS接下来又提出了全席审判（en banc）审理请求，这次请求审理是PTAB针对部分权利要求启动IPR程序的行为是否合理，该请求被CAFC拒绝。

Tips from Mr. Global: 本案涉及部分立案（partial institution）和部分决定（partial decision）两个问题，显然，CAFC认为在这两个问题上，PTAB都具有足够的权力自己裁量，IPR请求人并没有太多周旋的余地。

A5-6. Unwired Planet, LLC v. Google Inc

本案涉及USPTO的CBM（涵盖商业方法专利，covered business method patent）复审程序，该程序是2011年AIA之后新增的过渡程序（被规定在AIA的第18条中），比起IPR程序中“仅可使用现有技术文献来挑战专利有效性”，CBM还可以提出类似“非适格专利主题（美国专利法第101条）”等理由来进行挑战。

关于何为CBM专利，美国专利法中的定义是：“covered business method patent means a patent that claims a method or corresponding apparatus for performing data processing or other operations used in the practice, administration, or management of a financial product or service, except that the term does not include patents for technological inventions”。即涉及在金融产品或服务的使用和管理中用来执行数据处理或者其他操作的方法或者装置的专利，排除技术发明。

本案源于2012年美国知名NPE Unwired Planet在特拉华州地院使用美国7,203,752号专利起诉Google，该专利涉及一种限制客户端应用程序读取手机位置信息的技术，Google随后向USPTO提起CBM复审，双方争议的焦点在于752号专利的权利要求25是否属于涵盖商业方法的方案，最终PTAB站在了Google这一边，决定该权利要求25因涵盖商业方法而不满足专利法第101条而无效。

Unwired Planet不诉起诉到CAFC，Unwired Planet认为752号专利的权利要求25仅仅描述了使用一服务器作为过滤点，根据用户设定的规制，在服务器中决定允许或者拒绝客户端应用程序读取手机位置信息，这属于技术发明而非商业方法。Unwired Planet认为PTAB对CBM专利的认定，采用了不同于专利法规定的更为宽泛的方法。

CAFC最终认可了Unwired Planet，将本案打回USPTO重审。CAFC认为，PTAB在评估某一个专利是否属于CBM专利时，确实采用了与AIA不同的标准，PTAB主要考虑该专利是否属于金融本身或伴随、搭配（“incidental” or “complementary”）了某一金融活动。这个评估标准与AIA的记载有所不同，而是来源自联邦参议员Schumer对AIA中的CBM条款的评论（comments），然而，CAFC认为，即使该评论是在立法过程中产生的，也不能用某个议员的评论来代替法条本身。且如果采用“伴随、搭配某一金融活动”的标准，即使专利所要保护的方法或者装置和金融行为并无实质关系，仍然有可能被认定为属于CBM专利。举例来说，如果一个专利要求保护一个使用在银行金库中的电灯，那么按照“伴随、搭配某一金融活动”的标准，该电灯专利也属于“伴随、搭配某一金融活动”的标准，这显然并不合理。

因此，CAFC认定本案需要重新申请，CAFC还提醒USPTO需要重新审视和制定在CBM复审程序中对相关专利的认定标准。