2016年美国重要专利判例大全（二）

A3. 显而易见性

A3-1. Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. (en banc)

本案的背景是苹果公司在加州地院就三个功能性专利起诉三星，涉案专利中包括了著名的“滑动解锁专利”。地院阶段，陪审团认为三星侵权行为成立，需要赔偿苹果公司1.2亿美金。此外，关于例如商业成功等辅助性判断因素（secondary considerations ）对于“滑动解锁专利”的创造性的贡献问题，三星要求地院法官做出和陪审团意见不同的JMOL（Judgment as a Matter Of Law），也遭到了地院的驳回。

三星不服上诉到CAFC。

在2016年2月的CAFC panel判决中，CAFC的三位法官反转了地院的判决，认为三星侵犯行为不成立，特别对“滑动解锁专利”，CAFC认为其相对于现有技术：Neonode N1手机以及一篇论文（Plaisant），是显而易见的。对于辅助性判断因素（secondary considerations ），CAFC认为弱的辅助判断通常不能克服有力的显而易见性的表面证据 「weak secondary considerations generally do not overcome a strong prima facie case of obviousness」，因此也反转了地院不做出JMOL的裁定。

而在10月份的全席判决（en banc）中，panel判决被推翻，全席判决认为三星的侵权行为成立，也即苹果的专利不是显而易见的，并且全席判决还恢复了原地院陪审团的1.2亿赔偿金。

全席判决认为本领域技术人员是否有动机结合现有技术来得出涉案专利的方案，这是一个事实问题，What a prior art reference teaches and whether a skilled artisan would have been motivated to combine references are questions of fact。既然是事实问题，那么就应该留给陪审团做决定。CAFC需要做的仅仅是判断地院陪审团对事实的判断是否有实质证据的支持，而全席判决认为苹果公司提供的实质证据足够证明本领域技术人员并没有动机结合现有技术中的技术方案，以得到涉案专利的方案。特别是苹果公司提到的在第二份现有技术中明确记载了“在方案测试过程中，相对于滑动解锁，用户更加喜爱按压解锁的方式”（苹果公司认为这是明显的taught away「反向教导」）。

而对于辅助性判断因素（secondary considerations ），也就是所谓的Graham 因素，全席判决逐个分析了商业成功、行业赞誉、他人模仿、解决了长期未解决难题等因素，最后认可了地院相对三项JMOL请求的驳回决定。

值得注意的是，CAFC panel原审法官Prost（现任CAFC首席法官）等三人在全席判决中言辞激烈的表达了自己的不同意见（dissent），长达107页的决定书中，有超过半数（55页）的dissent。三个原审法官表示，这个全席判决在一定程度上改变了美国专利显而易见性的判断标准，且在判决发布之前，并没有按照惯例公开征求外部意见，这也极不寻常。

A3-2. Arendi S.A.R.L v. Apple Inc

关于显而易见性的第二个重要判例仍然和苹果公司有关，背景是Arendi在地院起诉苹果公司，苹果公司利用IPR程序进行无效反击， USPTO的PTAB最终认定涉案专利因不具有创造性而无效。具体的，PTAB认为涉案专利与现有技术的区别（利用识别到的文本内容来执行检索）仅仅属于公知常识（common sense），因此判定该专利是显而易见的。

Arendi不服上诉到CAFC。

CAFC反转了PTAB的决定，认为PTAB不当的使用了公知常识来分析本案中专利的显而易见性问题。CAFC特别指出，在使用公知常识来进行显而易见分析时，至少有三个注意事项：there are at least three caveats to note in applying common sense in an obviousness analysis。这三个注意事项是：1. 公知常识（common sense）通常需要某个现有文献来支持（例如在现有技术中有记载），例如DyStar Textilfarben GmbH v. C.H. Patrick Co案，而不应该凭空认定专利中的某个特征限定（limitation）属于公知常识。2. 如果没有现有文献的支持，那么争议的特征限定应该是十分简单明了的技术：the limitation in question was unusually simple and the technology particularly straightforward，例如Perfect Web Techs., Inc. v. InfoUSA, Inc案。3. 公知常识的认定不能被完全用来取代合理的分析和证据支持（reasoned analysis and evidentiary support），特别是当该特征限定并没有出现在现有技术的时候。

具体到本案，CAFC认为PTAB认定的公知常识：利用识别到的文本内容来执行检索，首先这个特征并没有在现有技术中记载，而PTAB也没有提供其他的实质证据或者合理分析来论证该特征限制属于公知常识，因此该无效决定应被反转。

Tips from Mr. Global:

别看CAFC说的挺玄乎，其实主体思想和中国专利局SIPO对公知常识的审查规则相近：公知常识的认定应尽量提供现有技术的证据来予以支持，如果属于极简单的技术，也应该充分说理。只不过目前SIPO的规制并没有被审查员们执行的很好，公知常识的认定在国内显然是被过度滥用的。 


A4. 生产服务合同和预先囤积不构成公开销售

A4-1. The Medicines Co. v. Hospira, Inc (en banc)

2009年，Medicines公司指控Hospira侵犯其US 7,582,727和7,598,343号专利，这两个专利涉及Medicines公司的名为Angiomax的治疗心脏病的抗血栓合成药。

在地院阶段，Hospira质疑该涉案专利因为在前销售行为而专利无效，Hospira指出，在专利申请以前（大于12个月之前），Medicines曾经委托药品制造商Ben Venue公司准备三批实施了涉案专利技术的药品，并有服务合同为证，而根据pre- AIA §102（b）的on-sale bar条款，涉案专利应该被认定无效（应原始诉讼发生在2009年，所以使用pre- AIA §102（b）中的规定：A person shall be entitled to a patent unless…the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on-sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States）。但是地院法官认定生产服务合同并不构成“商业上的要约销售（commercial offer for sale）”。

Hospira不服上诉到CAFC，2015年的时候CAFC panel判决反转了地院的判决，CAFC认为Medicines与供应商之间的生产合同构成“要约销售行为”，原因有二，一是因为生产药品的价值很大，每批价值超过1000万美元，二是根据合同的内容判断，BenVenue为Medicine生产的药品是以商业开发为目的，而非秘密的、个人的使用。也就是说，尽管尚未实际销售，但是大批量的商业生产行为已经构成了pre- AIA §102（b）关于公开销售（on-sale）的定义。Hospira不服，请求全席审判(en banc)。

2016年，CAFC全席审判戏剧性的再次推翻了panel判决，认定Medicines与药品制造商BenVenue之间的生产服务合同，以及Medicines预先囤积Angiomax药物的行为并不构成公开销售（on-sale）。CAFC全席审判庭认为 (1)本案中的商业行为仅仅是药品制造商向专利权人提供生产服务的行为，而Angiomax药品本身并未真正被贩卖；(2) 专利权人对专利药品的初步量产和囤积行为，并非§102(b)规定的商业销售，而仅仅是为了未来销售做准备的事前行为；(3) 专利权人对专利技术的流通存在管控行为，例如虽然其委托Ben Venue公司进行量产，但是禁止其公开或者销售。

最终，CAFC全席审判认定生产服务合同和预先囤积均不构成公开销售，涉案专利有效。 


A5. PTAB程序

A5-1. In re Magnum Oil Tools Int'l, Ltd

本案涉及石油钻井孔塞的专利侵权诉讼，Magnum Oil Tools International在地院起诉McClinton Energy Group侵犯其US 8,079,413专利，而McClinton Energy利用IPR进行无效反击，其无效的诉状（petition）中提及413专利相对于现有技术A，B和C的结合是显而易见的。另外，McClinton Energy在诉状末尾来提及，即使用现有技术D来代替A，413专利仍然是显而易见的（但是没有针对D，B和C的结合展开详细论述）。

诸君都知道，IPR程序由两个大的部分组成，首先，PTAB会审查挑战专利者的诉状，然后决定是否批准IPR的启动（instituted），如果挑战者在诉状中要求了多项无效诉求（multiple grounds），PTAB还需要决定是要批准其中的一部分还是全部，或者将它们驳回。然后，如果PTAB启动IPR程序，才会有庭审（trial）的存在，在庭审过后PTAB会确定哪些权利要求是有效的，哪些应被无效。

具体到本案，PTAB基于现有技术D，B和C的结合能够使得413专利变得显而易见这一诉求而批准了IPR请求。Magnum表示反对并要求重新听证，Magnum认为McClinton Energy并没有针对D，B和C的结合展开详细论述，PTAB批准的是一个McClinton Energy没有提出的新诉求（new ground），且没有证据表明本领域技术人员对于D，B和C的结合能够成功有任何预期。而PTAB驳回了重新听证请求，认为McClinton Energy的起诉状已经足以让本领域技术人员对 D，B和C的结合的成功有合理的预期（reasonable expectation of success）。PTAB最终认定413专利无效。

Magnum不服上诉到CAFC，上诉的主要论点在于：关于413专利相对于D，B和C的结合显而易见这一点，从未形成过一个表面证据案件（prima facie case），PTAB做了一个错误的批准IPR程序的决定。由于McClinton Energy已经和Magnum和解，PTAB成为唯一的答辩人，PTAB争辩说：1. PTAB对IPR程序的批准已经足够形成一个表面证据案件（prima facie case），且这种程序上的批准实质上把举证责任（shifted the burden）转移到了专利权人，专利权人需要在接下来的程序中证明涉案专利并不显而易见；2. 虽然挑战者的诉状撰写存在一定问题，但是PTAB还是可以自行认为D，B和C的结合能够影响到413专利的创造性，这才批准了程序的启动，这并不是一个错误。也即在IPR程序中，PTAB有采纳挑战者本应提出（但没有提出）的诉求的自由 “the Board is free to adopt arguments on behalf of petitioners that could have been, but were not, raised by the petitioner during an IPR”。

CAFC不同意PTAB的争辩，CAFC认为举证责任分为说服举证责任和产品举证责任两种（a burden of persuasion and a burden of production），在提出无效程序的过程中，挑战者应该负有说服举证责任来试图说服PTAB拟挑战的专利是无效的，而这种责任不能转嫁给专利权人。反过来，在庭审程序中，专利权人负有产品举证责任来证明自己的专利是有效的。

另外，CAFC也不同意PTAB有代替挑战者提出诉求的自由，即使这个诉求是挑战者本应提出（could have been）的。相反，CAFC警告PTAB在批准每个诉求时，这个诉求必须是明确的表面证据案件（prima facie case），且另一方应有至少一次机会对这个诉求进行回应。

Tips from Mr. Global:

这个案例很有意思，PTAB的做法类似于国内复审委在无效或者驳回中的“依职权审查”，而从这个案例能看出来，美国对这种“依职权”的权力有着很大的限制。另外，由于IPR程序的诉状有字数的限制（14000字），因此原本很多无效请求人会在有限的篇幅中塞满很多诉求，其中很多都写的并不清晰和完善，这样的做法在今后将由于上述这个案例而变得存在极大风险，不再可取。