2016年美国重要专利判例大全（一）

A. 专利获得、有效性和可专利性

A1. 适格专利客体

A1-1. Enfish, LLC v. Microsoft Corp

2012年Enfish公司在加州中区地方法院起诉Microsoft等五家公司，涉案专利是US 6,151,604以及US 6,163,775，涉案产品是NET Framework平台中的ADO.NET数据存取技术。其中，604和775专利都是软件类发明专利，保护的是一种应用于计算机数据库（database）的自我参照模型（self-referential model），简单的说，该模型能够将不同的但有关联性的表格数据进行整合，并形成一个单一的的表格，以此来提升数据库的效率。

起初，地院同意Microsoft关于简易判决的申请，判定两个涉案专利由于涉及抽象概念而不属于美国专利法101条的专利适格客体，因此无效。地方法院应用Mayo测试，分析说：人类自古以来已经有利用表格化的方法来整理和存放数据的习惯，本专利的权利要求要求保护的内容属于使用表格来组织、存储和获取数据的抽象概念。另外，权利要求中的元素仅仅是利用公知的计算机硬件来运行一个常规的使用表格的方法，因此没有明显多于「significantly more」非适格客体的发明概念。

然而，美国联邦巡回上诉法院CAFC反转了本案，CAFC认为涉案专利不属于抽象概念「abstract idea」。CAFC认为地方法院应该更多的参考说明书的内容，从整体上判断权利要求请求保护的方案的本质，是否属于抽象的概念。CAFC还认为软件技术也可以创造出不属于抽象概念的技术创新和改良，而不是仅有硬件可以，而本案的软件技术对计算机的效能有改进作用，因此属于适格客体。

A1-2. McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc

MCRO，Inc于2012年和2013年在加州中区地区法院和特拉华州地区法院发起多起诉讼，对象是视频游戏开发商，其中包括SONY，BANDAI等知名游戏开发商。涉案专利涉及自动创建唇同步和面部表情动画特征的方法。

地区法院首先认为从权利要求的表面上看，其并未指向抽象概念，它们是有形的，并且属于自动的三维计算机动画这一特定的技术方法，并指出，初看很难明了权利要求如何在专利过多占用未来所使用的抽象概念的基本考虑；同时，地区法院又将权利要求的特征与现有技术比，试图通过确定其现有技术的改进是否满足第101条的规定。通过比对，地区法院认为，权利要求相对于现有技术的改进，在于其：使用规则来设置语素的权重和音素间的转换，然而权利要求中并没有限定所使用规则的具体内容，其属于过度先占（broadly preemptive）使用规则的抽象概念，因此权利要求仅仅是要求使用规则抽象概念，因此不符合美国专利法第101条的规定。

MCRO不服提起上诉。

联邦巡回上诉法院反转了此案，并明确了需要引入权利要求的解释（Claim construction），来确定权利要求是否存在过度先占。其指出，权利要求解释，有助于解决专利法第101条的可授予专利权的问题。就本案而言，依据权利要求所使用的语言，就可以很明显确定，其限制所使用的规则是对包含多个按序的音素的子序列进行评估。因此不存在过度先占而导致仅为抽象概念的问题。

回归到常规的判断原则，联邦巡回法院在此案中对于Alice案所给出的two steps原则在司法实践中的操作予以明确：1、在使用Alice案时，首先看是否属于所规定的例外，比如抽象概念，在判定是否属于所规定的例外时，需要将权利要求作为整体来看，如果判定不属于例外，则不用进行第二步的判断，只有在属于所规定的例外时，才进行第二步的判断。2、在进行第二步的判断时，要从权利要求的整体和权利要求的各个要素两方面来看；同时更加强调整体的作用。

本案的特殊之处，在于在two steps判断中，还考虑了之前的权利要求的解释。就本案而言，通过权利要求1的语言中的限定，可以明确，它是使用特定类型的规则（与音素子序列，定时和语素权重集相关的规则）的自动实现计算机动画，相对于传统方法有特别的技术上的改进，并不属于抽象概念。同时基于其限定，也可以明确权利要求1指向的对于已有3D动画技术的改进，以实现准确的和真实的唇同步和面部表情的动画特征。

本案中，联邦巡回法院明确了权利要求解释（Claim construction）有助于对于解决专利法第101条问题。同时强调利用Alice案的two steps原中，第一步和第二步两者的关系，并且明确了，在第一步和第二步的判断中，都应当将权利要求当作整体来看，而不是孤立地考量单个特征。同时，联邦巡回法院也给出信息，希望法院在专利法第101条的判定中，能够基于权利要求的方案整体，法院应当警惕避免出现对权利要求进行概要而不考虑其具体要求，从而过度简化权利要求的问题，谨慎考虑。

A1-3. Bascom Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC

原告Bascom在地院起诉AT&T专利侵权，涉案专利US 5987606涉及一种互联网内容过滤技术，AT&T认为其仅仅属于纯软件专利，因此要求法院做出该专利不属于适格专利客体的简易判决，地院支持了AT&T的诉求，Bascom不服提出上诉。

CAFC反转了地院的判决，认为涉案专利确实没有通过Mayo测试的第一步（互联网内容过滤确实属于抽象概念），但是该专利具有足够的发明构思，例如安装过滤器的位置是比较特殊的，且针对每个终端用户可以定制过滤内容（the inventive concept described and claimed in the ‘606 patent is the installation of a filtering tool at a specific location, remote from the end-users, with customizable filtering features specific to each end user）。因此，CAFC认为涉案专利属于技术上的解决方案，解决了现有互联网过滤系统的问题，属于适格客体。

A1-4. Amdocs Ltd v. Openet Telecom, Inc

原告以色列的Amdocs公司在地院起诉Openet Telecom，涉案专利涉及网络服务提供商的收费系统，Amdocs公司的专利采用了分布式收费架构，解决了现有技术中需要庞大的数据库来维护大量用户数据的问题。在地院阶段，法院做出有利于Openet 的判决，认为涉案专利不属于适格专利客体。

CAFC引用了在前的Bascom v. AT&T案例，认为涉案专利采用了与现有技术相比非常规的技术解决方案，且有效的解决了技术问题 “this claim entails an unconventional technological solution (enhancing data in a distributed fashion) to a technological problem (massing record flows which previously required massive databases)”，因此CAFC认为涉案专利是适格的，地院的判决被反转。

A1-5. In re TLI Communications LLC v. AV Automotive, L.L.C etc

TLI公司在2014年利用一个与数字图像存储和管理技术相关的软件专利在美国地区法院对包括Automotive等多家公司提起诉讼，而在地区法院阶段，涉案专利被认定属于抽象概念，地院认为其仅仅用公知的计算机元件实现了对图像的分类和组织方法，因此不属于适格客体。

CAFC认可了地院的观点，CAFC表示：在Mayo第一步测试中，虽然涉案专利的权利要求中出现了具体可见的硬件元素（例如服务器），但是这样的元素并不能使其脱离“抽象概念”的范畴，正如Enfish案中权利要求虽然描述是纯粹的软件方法，也不能直接认定其必然属于“抽象概念”一样。对于涉案专利而言，CAFC认为：即使把说明书的描述考虑在内，该专利也仅仅是把硬件元素（例如服务器）当成相关方法实施的运行环境，而专利的方案本身并没有给这些硬件或者环境带来任何技术上的改进，此外，说明书中提到硬件元素的部分，都皆采用了功能性的、模糊的语言进行描述，缺乏技术细节。因此，该专利属于使用公知的计算机解决分类和组织图片资料的“抽象概念”。

而在Mayo第二步测试中（判断是否存在“明显多于”的发明概念），问题也出在说明书：虽然权利要求中出现了类似“控制单元”和“分析单元”这种可能被认为是“明显多于”的元件，但是CAFC认为说明书中对这些元件的描述仍然是含糊抽象、不具有技术细节的，因此不足以使得该发明成为适格的专利客体。此外，涉案专利虽然限定了其使用在特定环境（移动电话系统）下，但是这仍然并不影响其不适格的事实。

A1-6. Genetic Technologies Ltd v. Merial L.L.C

Genetic Technologies Limited (GTL) 公司拥有一个分析人类DNA序列的专利，具体的说，该专利利用放大(amplify) DNA中的非编码区域并分析其序列，从而找出与之链接(link)的编码区的等位基因，该专利涉及的技术可以用来检测某一些遗传疾病，例如肌肉萎缩症。

GTL公司利用该专利在地院起诉Merial专利侵权，但是地院认为该专利指向自然法则(a law of nature)，因此不属于适格专利客体。

CAFC认可了地院的判决，CAFC认为在Mayo第一步测试中，涉案专利的权利要求项仅仅是在描述和DNA相关的自然法则，虽然是新发现的法则。而在第二步测试中，涉案专利权利要求中的两个步骤，无论是基因放大的步骤还是分析的步骤，均属于公知的现有手段，因此涉案专利并不具有足够的发明构思(inventive concept)。

Tips from Mr. Global:

1. 从Enfish和MCRO的判决来看，撰写权利要求的时候不用刻意的加入硬件元素，权利权利要求中是否包含硬件元素并不影响法院对专利是否属于“抽象概念”的判断，法院会结合说明书的内容进行整体和实质的判断。

2. 应该尽量避免以下的“不适格”案例，包括：“简单引入计算机元件来实施已知商业行为的权利要求”、“利用通用计算机来实施抽象的数学公式的权利要求”、“数学公式的单纯计算机实现的权利要求”以及“使用常用的计算机行为来执行的无显著特点的步骤”。

3.在撰写美国软件类专利的说明书时，无论是其中发明内容、发明领域、解决的问题以及具体实施例的部分，都必须强调本发明解决了哪些硬件、硬件功能或者环境的具体技术问题，例如Enfish案中申请人在说明书中阐述了要解决的问题是“对特定电脑功能（数据库的自我参照模型）的改善”，这些就可以将该发明和那些仅仅把计算机元件当做工具的抽象概念区分开来。

4. 在说明书中的具体实施例部分，如果涉及到权利要求中出现过的硬件部件或者功能元件，特别是与本发明要解决的技术问题密切相关的硬件部件或者功能元件，务必要写清楚相关的技术细节，而不应该仅仅以功能性或者模糊的措辞来描述它们。

A2. 授权当天申请延续案

A2-1. Immersion Corp. v. HTC Corp.

本案的焦点在于Immersion公司用于起诉HTC的几个专利所依赖的US7,148,875号专利，875专利是6,429,846专利的延续案（continuation application），而875专利的申请日（2002年8月6日）恰恰是846专利授权的当天。

在地院阶段，被告HTC对涉案专利的延续案资格提出了质疑，质疑的依据是美国专利法第120条中的规定：“An application for patent for an invention disclosed in themanner provided by section 112(a) (other than the requirementto disclose the best mode) in an application previously filed inthe United States, or as provided by section 363 or 385whichnames an inventor or joint inventor in the previously filedapplication shall have the same effect, as to such invention, asthough filed on the date of the prior application, if filed beforethe patenting or abandonment of or termination of proceedingson the first application or on an application similarly entitled tothe benefit of the filing date of the first application and if itcontains or is amended to contain a specific reference to theearlier filed application（翻译：如果一件发明专利申请中的发明已经在向美国提交的在先申请中按照本编第112条第１款或者本编第363条规定的方式进行了披露，且该发明专利申请是由在先申请中的一个或者多个发明人提交的，如果该申请是在在先申请或者在有权享受在先申请日好处的申请被授予专利或放弃以前，或者申请程序终结以前所提出，并且该申请中含有或者经修改而含有对在先申请的明确指引，则就上述发明而言,该申请视为是在前一申请日提交）.”

HTC认为，120条中明确写明了是“before”，那么在原案授权日当天提出的专利申请就不应该是适格的延续案。地院认可了HTC的观点，认为涉案专利不能享有846专利的申请日（2000年1月19日），因此将被现有技术无效掉。

Immersion不服上诉，CAFC反转了本案。CAFC首先引用了1864年美国最高院在Godfrey v. Eames案中的判决，认为最高院已经明确授权日当天申请延续案是被允许（same-day continuation）的，且这一论调被没有被推翻的迹象。此外，USPTO自1961年起就明确在审查指南MPEP中明确了申请延续案的合法时间是授权日之前以及授权日当天。事实上，根据第三方的调查，美国目前尚且有效的且在原案授权日当天申请的延续案专利有3万件之多。因此，CAFC认为不应该把已经被大众所周知的法条规则进行不一样的解释。

有意思的是，在2016年CAFC还没有做出本案的判决之前，USPTO在2015年10月曾经对MPEP进行修订，修订的时候特别提示申请人注意Immersion corp v. HTC案中地院的观点，但是USPTO也重审了自己的立场，即授权日当天申请延续案是被允许的，所以CAFC也算在这个问题了力挺了USPTO一次。

Tips from Mr. Global: 

虽然本案之后，延续案的申请日最晚可以是原案授权日当天。但是为了以防万一（比如2015年USPTO的电子申请系统就曾经崩溃过），以免造成不必要的权利损失。