美国Halo案或将对故意侵权认定产生影响

　　2016年6月，美国最高法院就Halo Electronics,Inc.诉Pulse Electronics, Inc.一案作出判决，摒弃了联邦巡回上诉法院在专利案件中用以调查故意侵权和给予加重损害赔偿的Seagate测试。笔者通过本文，谈谈Halo一案的判决及其对美国专利诉讼可能产生的影响。

　　案件背景

　　《美国发明法案》第二百八十四条规定，对于涉及侵权的案件，法院“可以增加损害赔偿金额，最高达到调查或者评估金额的3倍”。在Halo一案之前，在Inre Seagate Technology,LLC, 497 F. 3d 1360（联邦巡回上诉法院2007年）一案中，联邦巡回上诉法院已决定寻求赔偿的任何原告必须证明该侵权行为是“故意”行为，并采用双分支测试（two-prong test）以证明是故意行为。根据第一个客观分支，专利所有人必须“提供明确而令人信服的证据证明，侵权者无视其行为已客观上非常可能构成对有效专利的侵权，但仍然进行侵权活动”。根据第二个主观分支，专利权所有人也必须以明确而令人信服的证据证明侵权风险“要么是已知的，要么是非常明显的，而被控侵权者应该已经知道这一点”。

　　最高法院对Halo一案作出的判决涉及联邦巡回上诉法院两个案件的上诉--Halo Electronics,Inc.诉Pulse Electronics,Inc.， 769 F.3d 1371（联邦巡回上诉法院2014年）案及Stryker Corp.诉Zimmer,Inc.，782 F.3d 649（联邦巡回上诉法院2015年）案。在这两个案件中，联邦巡回上诉法院根据Seagate 测试均没有认定被控侵权者构成故意侵权。

　　在Halo一案中，陪审团认为Pulse的侵权极有可能是故意侵权，然而地区法院认为并非故意侵权。由于Pulse的抗辩并不是客观上无根据的，因此，Seagate测试的客观分支未能满足。在上诉案件审理过程中，联邦巡回上诉法院支持地方法院判决。

　　在Stryker一案中，陪审团认为Zimmer涉嫌故意侵权，并判3倍赔偿金额。在上诉审理过程中，联邦巡回上诉法院以Zimmer的抗辩并非客观不合理为由推翻了故意侵权裁定。

　　最高法院对于Halo一案的裁定

　　在Halo一案中，最高法院驳回了美国联邦巡回上诉法院的Seagate测试。最高法院同意Seagate测试在许多方面反应出对增加赔偿金额一般仅适用于恶性案件的认可，但认为该测试“过分僵化”或者“会不当地把最严重的专利侵权者排除在任何加重损害赔偿责任之外”。

　　首先，最高法院驳回了被告必须是客观上草率的观点。最高法院认为Seagate测试的“客观草率”分支使得许多严重侵权者免于被罚。最高法院指出，如果侵权者可以在审判时进行合理的（即使不成功）抗辩，此类辩护的存在将使得侵权者根据Seagate测试免受加重损害赔偿的惩罚，即使他本人并没有根据此抗辩来采取行动或者意识到这一点。但是，最高法院认为，罪责一般是根据在发生被指控行为之时行动者是否知道侵权进行衡量。因此，法院应在决定是否判决给予权利人更多赔偿金之时考虑每个案件的具体情况，并不受Seagate测试的无弹性约束限制，自由行使酌情权。

　　其次，最高法院驳回了“明确而令人信服”的证据标准，并采用普遍适用于侵权判定的门槛较低的“证据优势”标准。最高法院认为没有任何法规强加任何具体举证责任，也并没有任何历史实践支持提高证据标准。

　　第三，最高法院驳回联邦巡回上诉法院对故意侵权调查结果的上诉复审标准。根据旧标准，法庭认定的客观草率调查应重新复审；陪审团对于客观知识的调查应根据大量的证据复审；而最终裁决--是否判决赔偿加重赔偿金--应根据是否滥用自由裁量权复审。最高法院拒绝了包含三个部分的标准，相反采用了简单的“滥用自由裁量权”标准。

　　故意侵权的诉讼趋势

　　一段时间以来，美国最高法院作出的判决通常对专利权所有人不利，直到作出关于Halo和Stryker的判决。由于最高法院实质上放宽了认定故意侵权的标准，与以前相比，专利权所有人将更有可能寻求故意侵权索赔和加重的损害赔偿。Halo一案之后，在诉讼过程中一名被控侵权者不能仅仅依靠客观合理的抗辩来驳斥专利权所有人的故意侵权索赔。即使侵权者在审判时的抗辩理由客观合理，如果专利权所有人能够证明被控侵权者在进行被指控行为时知道侵权，法院仍然可以认定故意侵权。对于被告而言，可能会有更多潜在问题，比如故意侵权的判决现在可能由陪审团作出，而陪审员比大多数法官缺乏专利案件的审理经验。

　　因此，笔者认为，被指控侵权者应尽快创建公司并没有恶意行为的记录，比如从律师处获得一份意见函。例如，如果一家公司收到侵权通知后决定不从专利权所有人处获得许可，该公司应该创建一份支持其决定合理的记录，以证明公司并没有恶意行为。尽管并非必须，但更多的企业将很有可能从律师处获得关于非侵权或相关专利权无效的意见函，这一点对于在诉讼过程中驳斥故意侵权索赔比在Halo一案之前更为重要。