美联邦巡回上诉法院：ITC对引诱侵权拥有管辖权

        2015年8月10日，美国联邦巡回上诉法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit,简称“CAFC”）对Suprema上诉案作出联席（en banc）判决，明确判定美国国际贸易委员会（the United States International Trade Commission，简称“ITC”）对引诱侵权行为拥有管辖权。 

        一、ITC在337调查程序中认定Suprema构成引诱侵权 

        此上诉案源自交叉匹配科技公司（Cross Match Technologies, Inc.，以下简称“Cross Match”）在2010年提起的生物扫描仪337调查案（337-TA-720），该337调查被申请人包括韩国Suprema公司和美国Mentalix公司。该案涉及3件专利，与引诱侵权相关的是关于某些生物指纹扫描仪侵犯了7,203,344方法专利（以下简称“344专利”），该专利涉及指纹捕捉和处理的特殊应用。被申请人Mentalix把另一被申请人Suprema生产的生物扫描仪进口到美国，并在进口后配上自己的软件使用，该组合被认定侵犯了344专利的第19项的方法专利权利要求。 

        Cross Match承认涉案的生物扫描仪在进口时并没有侵犯344专利的第19项的方法专利权利要求，生物扫描仪进口到美国后与在美国国内开发的软件组合使用时才发生侵权。Cross Match也承认，该生物扫描仪除了这个用途，还有其他不侵权的用途。 

        而Suprema主张，引诱侵权的指控没有在进口的事实和最终的侵权之间建立足够的联系。ITC没有采纳Suprema的抗辩，它认为《1930年关税法》第337(a)(1)(b)(i)条中的“侵权”包括任何形式的侵权——直接、辅助或引诱侵权(direct, contributory, or induced)。 

        ITC认为Suprema在进口前已经鼓励、协助了Mentalix的侵权行为，因此在进口时已经构成引诱侵权，并认定两被申请人违反了337条款。 

        二、三位CAFC法官组成的审判庭推翻ITC的终裁 

        Suprema对ITC的终裁不服，向CAFC提起上诉。2013年12月13日， CAFC三位法官组成的审判庭（panel）就Suprema, Inc. and Mentalix, Inc. v. ITC案作出判决（简称“2013年判决”），该判决推翻了ITC终裁。该案的多数意见指出：“当直接侵权在进口到美国之后才会发生，无法基于引诱侵权的理论预期到基于违反《1930年关税法》第337(a)(1)(b)(i)条而签发的排除令。”即，337条款要求ITC享有管辖权的产品必须在进口时存在侵权。由于涉案产品在进口时不侵权，CAFC据此撤销了ITC基于344专利被侵犯而颁发的有限排除令。 

        该案的少数意见则对多数意见作出了强烈的批评，指出：该判决导致进口商通过在进口后组装侵权产品或者在进口时使某电子产品的一项功能失效在进口时不会侵犯完整的方法专利，即可以规避排除令。它实际上将进口到美国后才发生直接侵权的所有引诱侵权形式从ITC的管辖范围中抹去。 

        三、CAFC联席判决确定ITC的管辖权 

        2013年判决引起了很大的反响，实践中有不少反对声音，Cross Match和ITC也请求CAFC联席重新审理ITC的管辖权是否包括引诱侵权。2014年5月13日，CAFC颁布命令决定启动联席重审程序，并撤销了2013年判决。在碰到疑难案件或者存在较大争议的案件时，CAFC会同意启动联席审理程序，所有在任法官都将参与审理。 

        在2015年8月10日作出的联席判决中，CAFC裁决ITC对引诱侵权拥有管辖权，并据此要求原审判庭根据该联席判决重审该上诉案。在该判决中，CAFC根据Chevron规则（Chevron Deference）来分析ITC对337条款的解释是否合理。Chevron规则源自1984年美国最高法院Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Res. Def. Council, Inc.案判决。该规则适用的是两步法测试标准。根据该规则，如果联邦法律对某个问题的规定是模糊或者没有规定，但主管政府机关对相关规定的解释是合理的，则法院将支持该机关的解释。在该案中，根据Chevron规则第一步，CAFC认定337条款中的“侵权产品”（articles that infringe）并没有将引诱侵权或者进口后的侵权情形排除在外，其字面含义模糊不清，需要根据Chevron规则第二步进行进一步分析。根据Chevron规则第二步，CAFC认定ITC对337条款的解释与相关的法律条文、政策和立法历史相符，而之前2013年判决对337条款作出的解释会导致外国实体轻易地绕过337条款，从而剥夺了权利人对引诱侵权的司法救济权利。根据该两步法，CAFC支持ITC的解释，在联席判决中判定“侵权产品”不应仅限于在进口时即存在侵权的产品，也包括因销售方的引诱在进口后发生侵权行为的侵权产品。 

        该联席判决重新确定了ITC对引诱侵权案件的管辖权，避免了机械地解释337条款而导致部分专利权人无法对引诱侵权和方法专利在ITC主张权利救济的困境。对于逐渐可能成为337调查申请人的中国企业来说，此联席判决是一个利好消息；但对于经常作为337调查被申请方的中国企业来说并非利好，因为此联席判决为专利权利人主张引诱侵权救济扫清了一个重要的法律障碍。 

        就该联席判决，Suprema案重审后Suprema理论上还可以继续请求美国最高法院提审，但在此联席判决被推翻之前，依据CAFC的联席判决ITC有权审理间接侵权案件。本案是否还会走到美国最高法院，我们将进一步关注，或许好戏还在后面。

        (作者 | 冉瑞雪、黄胜 科文顿▪柏灵律师事务所 )