新修改的美国专利法利于中国企业在美维权

        新修改的美国专利法重新定义现有技术范围，设立授权后重审程序和双方重审程序

——中国企业便于在美发起专利挑战

　　在最近一次美国专利法修改中，涉及专利无效的内容是变动较大的部分，也是公众广为关注的焦点之一。重新定义现有技术的范围，取消了双方再审(Inter Partes Reexamination)程序，设立了授权后重审(Post-Grant Review，简称PGR)程序和双方重审(Inter Partes Review，简称IPR)程序，这些都将对企业产生重大影响。对此，专家指出，新修改的美国专利法，扩大了专利无效的依据，拓宽了无效专利的渠道，有利于中国企业在美国挑战专利的有效性。

　　扩大专利无效依据

　　利于发起专利挑战

　　“ 在专利权无效的实践中，应用最广泛的请求宣告专利无效的依据，就是挑战专利的新颖性(《美国专利法》第102条)和非显而易见性(《美国专利法》第103条)，也就是利用现有技术攻击专利的有效性。在最近一次美国专利法修改中，虽然对什么是新颖性和非显而易见性未作修改，但却扩大了现有技术的范围。这一变动，扩大了专利无效的依据，今后在美国挑战专利将变得更容易。”美国飞翰律师事务所合伙人陈维国律师告诉中国知识产权报记者。

　　据陈维国介绍，在最近一次美国专利法修改中，现有技术范围的变化，主要体现在时间、地域、语言3个方面。

　　在时间上，新专利法对判断现有技术的决定日期做了修改。在旧专利法中，判断现有技术的决定日期有两个：根据102(a)，决定日期是发明日。发明人可以用宣誓、证言等方式，证明自己的发明日比现有技术的公开日早，从而挫败别人对自己的发明专利性的攻击。根据102(b)，决定日期是申请日(或优先权日)一年以前的日期， 即在申请日(或优先权日)一年以前公开的都是绝对的现有技术。即使发明日比现有技术的公开日早，现有技术的公开日如果是申请日一年以前，当事人仍可用该现有技术挑战专利有效性。

　　而在新专利法中，102(a)取消了关于先发明的规定，定义了有效申请日即申请日或优先权日，在有效申请日前公开的或是提交的专利申请，都可以是现有技术。102(b)则做了一些不丧失新颖性的例外情形的规定，这些规定体现出新专利法仍保留了旧专利法先发明制的一些特质。

　　在地域上，新专利法扩大了现有技术的范围，把相对新颖性变成了绝对新颖性。根据旧专利法，世界范围内以专利、公开出版物形式公开，以及美国境内公开使用、销售或者其他方式为人所知的技术均构成现有技术。而新专利法则彻底取消了地域限制，规定世界范围内以专利、公开出版物、公开使用、销售或者其他方式为人所知的技术均构成现有技术。

　　在语言上，新专利法对其他国家现有专利申请的语言要求做了修改。根据旧专利法，一个来自美国以外国家的专利申请，如果它的PCT(《专利合作条约》)专利申请公开是英文，它作为现有文献的日期是PCT专利申请的申请日；如果PCT公开不是英文，它作为现有文献的日期是PCT专利申请或美国专利申请的公开日期。新专利法第102条(d)消除了这一语言上的限制，规定一项申请，作为现有文献的日期，是最早申请日期，而不论是在美国以外的任何地区，或者以任何语言提交。

　　“新专利法的这些规定，从时间，地域和语言上，都扩大了现有技术的范围。这就使得以现有技术为依据无效专利变得更容易。”陈维国表示。

　　美国欧夏梁知识产权律师事务所合伙人梁子樵则从专利申请的角度，对现有技术范围的变化给中国企业带来的影响进行了解读。他告诉中国知识产权报记者，由于现有技术的范围取消了地域的区分，中国企业如果想在美国申请专利，就一定要尽早，因为在国内的任何买卖交易，都可能构成现有技术，就有可能破坏新颖性，进而成为自己专利性的障碍。另外，新专利法修改后，即使是以中文撰写的中国专利申请案，在美国也会成为现有文献，这对于中国企业来说，是个利好条件，因为以前，国外的专利申请案对美国的专利构不成威胁。而现在，这些专利申请，都可能成为挑战美国专利有效性的依据。

　　修改专利无效程序

　　拓宽专利无效渠道

　　关于授权后在美国专利商标局挑战专利有效性的程序，美国旧专利法主要有两个：单方再审(Ex Parte Reexamination)程序和双方再审程序。而最近一次美国专利法修改，取消了双方再审程序，设立了授权后重审程序和双方重审程序。

　　“PGR和以前的双方再审程序有很大区别，为挑战专利有效性提供了一个全新的武器。”陈维国介绍，根据旧专利法的双方再审程序，当事人只能根据专利或印刷出版物，来质疑专利的新颖性和非显而易见性；新专利法的PGR程序，则不限于专利或印刷出版物，而是允许基于任何现有技术(包括在先公开销售、使用等)挑战专利的新颖性和非显而易见性。此外，PGR还允许根据任何无效依据对一项专利的有效性提出挑战，例如，实用性、客体是否可被专利保护、可实施性等。

　　事实上，PGR不但扩大了无效依据的范围，还降低了启动复审程序的门槛。美国欧夏梁知识产权律师事务所合伙人约翰·欧夏(John Osha)介绍，根据旧专利法，必须对发明的专利性提出实质新问题，专利局才会启动双方再审程序。而新专利法的PGR程序，只要求申请能够证明至少有一个权利要求很有可能不具有专利性即可启动。

　　“不过， IPR程序和以前的双方再审程序相比，提高了启动门槛。”美国欧夏梁知识产权律师事务所合伙人杰弗瑞·布戈曼(Jeff Bergman)告诉中国知识产权报记者，双方再审程序的启动要求是，申请必须对发明的专利性提出实质新问题，而 IPR程序则要求申请至少会对一项权利要求的专利性的质疑，具有合理的胜诉可能性。

　　需要提醒中国企业的是，提出PGR程序和IPR程序的时间要求是不同的。PGR申请必须在美国专利商标局授予专利权后9个月内提出，IPR申请则只能在专利授权9个月后或者先前的PGR程序结束后，才能提出。

　　“提高IPR的门槛，也是为了鼓励尽量使用PGR程序，尽早对专利提出质疑，进一步对在美国专利商标局无效专利提供便利。这有助于保证专利质量，防止专利权滥用。”陈维国表示。

　　“以前，在美国挑战专利的有效性主要是在法院，费用比较高，时间也比较长。由于专利无效的途径比较少，不只是中国企业，就连美国本土企业也不愿提请专利无效，而是等到最终在法院的诉讼中解决问题——尽管之前在美国专利商标局也可以提无效，但是使用的很少，因为在提无效理由时，应该可以提的、应该可以想到的无效理由必须在提交时一次性提出，如果没有一次性提出，到法院的相关程序后就不能再提了。”梁子樵告诉中国知识产权报记者，此次专利法修改之后，PGR程序和IPR程序都由美国专利商标局的专利审判和上诉委员会负责，费用总体上会比在法院走诉讼程序便宜，程序也比较简单，因此，在美国提专利无效成本会相对减少，也便捷很多，这对于一直苦于美国高昂专利诉讼费用的中国企业来说，是个利好因素。(知识产权报　记者　裴宏　吴艳)