中国企业应灵活应对修改后的美国专利法

　　9月16日，美国总统奥巴马正式签署《美国发明法案》（《America Invents Act》），新修改的内容开始陆续生效。在签署仪式上，奥巴马激情澎湃地表示，此次专利法修改意在竭尽所能，在美国“宣扬、推崇创新精神”、“为所有美国公司在全球市场与竞争对手博弈提供帮助”、“使创新想法更加容易转变为现实”。如果美国的专利体系继续“缓慢呆滞”，无法为创意吸引投资，那其他国家如中国，则会瞄准它们，转化为自己的实力。

　　奥巴马特意提到了中国。

　　那么中国企业呢？此次美国专利法修改，哪些内容中国企业需特别关注？在新的专利法律框架下中国企业会有哪些机遇和挑战？中国企业应如何“随机应变”调整在美国的知识产权策略？为此，中国知识产权报记者采访了相关专家和企业。

　　内容 三大变化需特别关注

　　“此次美国专利法修改有两大主要动因，一是美国目前存在大量的专利申请积压和低质量的专利，二是专利诉讼费用过高、耗时过长。这对美国创新活力的激发和经济社会的发展是很不利的。”美国飞翰律师事务所管理合伙人、律师芭巴拉（Barbara McCurdy）告诉中国知识产权报记者，在此背景下，美国的此次专利法修改涉及内容非常广泛，对于中国企业而言，主要有三大变化需要特别关注。

　　首先，在专利申请方面由先发明制改为发明人先申请制（first inventor to file）。长期以来，美国专利制度一直采用先发明制，即专利授予最先做出发明创造的发明人。而目前世界上绝大多数国家都采用先申请制。此次专利法改革，美国将先发明制改成了发明人先申请制，即专利授予先申请的真正的发明人。

　　其次，扩大了现有技术的范围，实行绝对新颖性。此前的美国专利法规定，世界范围内的以专利、公开出版物形式公开，以及美国境内公开使用、销售而公开的技术构成现有技术。修改之后取消了地域区分，凡世界范围内以专利、公开出版物、公开使用、销售或其他方式为人所知的技术均构成现有技术。

　　另外，在对专利提出质疑的机制方面也发生了重大变化：增加了新程序。此前，在美国对专利的有效性提出挑战主要是通过诉讼在法院解决。

　　通过行政途径对专利的有效性提出质疑，主要是单方再审程序和双方再审（inter-parte reexam）程序。此次专利法修改，美国取消了双方再审程序，增加了授权后重审程序（post-grant review）和双方重审程序（inter parte review）。这两个程序启动的时间和理由有所不同，但均由美国专利商标局的专利审判和上诉委员会审理，对专利审判和上诉委员会作出的审理决定不服的，可向美国联邦巡回上诉法院上诉。

　　影响 利于在美国部署专利

　　美国专利法的重大变革，势必会对在美国申请专利的各国企业产生重大影响，那么，在新的专利体系下，中国企业可能会遇到哪些机遇和挑战呢？

　　“此次美国专利法修改对于中国企业来说，有利也有弊，但总体上是利好的，有利于中国企业在美国开展专利活动。”中国科学院研究生院法律与知识产权系主任李顺德在接受中国知识产权报记者采访时表示。

　　李顺德举例说，此前美国采用先发明制，很多采用先申请制国家的企业在美国申请专利感觉不习惯和不方便，而且对于境外专利申请，美国专利商标局很多时候不承认是先发明的，发明人也很难证明是自己先发明的，存在着差别待遇。修改为发明人先申请制之后，趋近于世界绝大多数国家的专利制度，国外发明人申请专利更便利，同时可以减少差别待遇的机率，有利于中国企业在美国进行更多专利申请。而扩大现有技术的范围，也不会对中国企业产生大的影响，因为我国第三次专利法修改之后，已经开始采用绝对新颖性标准了。

　　华为技术有限公司法务部张仲卿也对中国知识产权报记者表示，美国专利法修改后，有利于中国企业更多地在美国获得专利权。同时，在挑战专利有效性方面新增加的两个程序，减少了中国企业在美国提专利无效的成本。因为此前美国专利确权主要是在法院进行，复杂的司法程序、昂贵的费用、耗时的审判周期，让很多想在美国提专利无效的中国企业望而却步；修改之后，在美国专利商标局就可以对专利有效性提出质疑，减少了去法院提无效诉讼的成本，有利于中国企业进入美国市场。另外，美国专利法修改之后，对专利诉讼的控制更严格，对故意侵权的认定条件也提高了，有利于打击“专利流氓”（patent troll）的攻击，降低中国企业进入美国市场的专利风险。

　　当然，新的美国专利法也会对中国企业产生一些不利影响，比如，获得商业方法专利更难了。“另外，美国专利申请的收费提高20％，可能会增加中国企业申请美国专利的成本；先发明制有可能会导致美国本土专利申请量急剧增加，进而影响专利审批速度。”张仲卿表示。

　　策略 抓住利好巧对不利

　　面对美国新专利法修改给中国企业带来的机遇和挑战，中国企业应采取怎样的应对策略？

　　在芭巴拉看来，中国企业应该从三个方面巧妙应对：

　　首先要认真学习新修改的美国专利法，充分利用新程序。目前很多中国企业对美国专利制度不是很熟悉，对新修改的专利法更是不了解，中国企业只有密切关注和认真学习美国新修改的专利法，才能明白在什么阶段可以采用什么策略保护自己的创新成果。尤其是一些新程序适用的时间节点，中国企业一定要密切关注，把握好时机。否则，一旦错过时间节点，就不能申请启动这些程序了。

　　同时，还要进一步提高专利质量。因为美国新修改的专利法实施之后，在美国挑战专利有效性的机会增加，成本降低，而这是一把“双刃剑”——挑战别人专利有效性的机会多了，别人挑战自己专利有效性的机会也随之增加。企业只有提高专利质量，自己的专利权才能更稳固。

　　

　　此外，还要进一步加强对美国专利商标局的了解。因为新增加的授权后重审程序和双方重审程序均是在美国专利商标局进行，中国企业在提专利无效时面对的不再是法院的法官和陪审团，而是美国专利商标局的行政法官，如果对美国专利商标局的机构设置、工作人员的工作方式、特点和习惯等没有深入的了解，就很难利用好新程序。

　　而对于中国企业很关心的在美国申请专利的成本可能会增加的问题，张仲卿建议，可以从其他方面想办法降低费用，比如把更多的申请工作（例如申请文件准备、翻译）等委托中国代理人完成，只请美国专利律师负责进行审核和提交的工作，这样可以降低美国专利代理费。因为毕竟在中国企业申请美国专利的成本中，国外的律师费占较大的比例，如果降低这部分费用，完全可以抵消收费提高可能带来的不利影响。

　　“总之，面对美国专利法修改，中国企业应该以平常的心态来对待，不要因为美国专利法变了，就在自己的知识产权战略部署上‘乱阵脚’。”李顺德表示,只要对新修改的内容予以关注，踏踏实实创新，一步步提高专利质量，中国企业在美国的专利实力一定会进一步增强。毕竟，此次专利法修改后，美国的“专利大门”是进一步打开了。