天津市联想药业有限公司等与辉瑞爱尔兰药品公司等专利无效行政纠纷案二审行政判决书

中华人民共和国北京市高级人民法院

行政判决书

（2006）高行终字第519号

上诉人（原审第三人）天津市联想药业有限公司，住所地天津市河东区新开路华云大厦1505。

  法定代表人肖群，董事长。

  委托代理人王为，男，汉族，1962年9月11日出生，北京华科联合专利事务所专利代理人，住北京市朝阳区团结湖北二条9楼1门603号。

  上诉人（原审第三人）通化鸿淘茂药业有限公司，住所地吉林省通化市水泉路258号。

  法定代表人王玉珍，董事长。

  委托代理人王为，男，汉族，1962年9月11日出生，北京华科联合专利事务所专利代理人，住北京市朝阳区团结湖北二条9楼1门603号。

  上诉人（原审第三人）成都华宇制药有限公司，住所地四川省成都市高新技术产业开发区（西区）新创路8号。

  法定代表人叶治，董事长。

  委托代理人王为，男，汉族，1962年9月11日出生，北京华科联合专利事务所专利代理人，住北京市朝阳区团结湖北二条9楼1门603号。

  上诉人（原审第三人）常州天普制药有限公司，住所地江苏省常州市武进高新技术产业开发区。

  法定代表人傅和亮，董事长。

  委托代理人王为，男，汉族，1962年9月11日出生，北京华科联合专利事务所专利代理人，住北京市朝阳区团结湖北二条9楼1门603号。

  上诉人（原审第三人）广州白云山医药科技发展有限公司，住所地广东省广州市白云区同和街云祥路88号。

  法定代表人陈矛，董事长。

  委托代理人王为，男，汉族，1962年9月11日出生，北京华科联合专利事务所专利代理人，住北京市朝阳区团结湖北二条9楼1门603号。

  上诉人（原审第三人）南京海光应用化学研究所，住所地江苏省南京市秦淮区三条营3号。

  法定代表人陈庆财，所长。

  委托代理人王为，男，汉族，1962年9月11日出生，北京华科联合专利事务所专利代理人，住北京市朝阳区团结湖北二条9楼1门603号。

  上诉人（原审第三人）常州市亚邦医药研究所有限公司，住所地江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号。

  法定代表人许小初，董事长。

  委托代理人王为，男，汉族，1962年9月11日出生，北京华科联合专利事务所专利代理人，住北京市朝阳区团结湖北二条9楼1门603号。

  上诉人（原审第三人）重庆康尔威药业股份有限公司，住所地重庆市北部新区经开园金渝大道101号。

  法定代表人娄和平，董事长。

  委托代理人王为，男，汉族，1962年9月11日出生，北京华科联合专利事务所专利代理人，住北京市朝阳区团结湖北二条9楼1门603号。

  上诉人（原审第三人）吉林制药股份有限公司，住所地吉林省吉林市长青路99号。

  法定代表人张守斌，董事长。

  委托代理人王为，男，汉族，1962年9月11日出生，北京华科联合专利事务所专利代理人，住北京市朝阳区团结湖北二条9楼1门603号。

  上诉人（原审第三人）合肥医工医药有限公司，住所地安徽省合肥市长江西路669号。

  法定代表人何广卫，董事长。

  委托代理人王为，男，汉族，1962年9月11日出生，北京华科联合专利事务所专利代理人，住北京市朝阳区团结湖北二条9楼1门603号。

  被上诉人（原审原告）辉瑞爱尔兰药品公司（PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS），住所地爱尔兰都柏林县丹莱里市波特里路（POTTERY ROAD DUNLAOGHAIRE,CO.DUBLIN）。

  法定代表人保罗杜费（Paul Duffy）。

  委托代理人邰红，女，汉族，1968年1月4日出生，中国专利代理（香港）有限公司专利代理人，住北京市海淀区万泉河路68号院4号楼1004号。

  委托代理人姜建成，男，汉族，1962年12月6日出生，北京北翔知识产权代理有限公司专利代理人，住北京市宣武区宣武门外东大街22号楼2门1007号。

  原审被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10-12层。

  法定代表人廖涛，副主任。

  委托代理人董琤，该委员会审查员。

  委托代理人徐洁玲，该委员会审查员。

  原审第三人潘华平，男，汉族，1962年7月24日出生，住北京市西城区六铺炕二区5号楼。

  委托代理人王明霞，女，汉族，1964年3月25日出生，北京元中知识产权代理有限责任公司专利代理人，住北京市朝阳区安慧里一区22号楼1904号。

  原审第三人上海双龙高科技开发有限公司，住所地上海市张江高科技园区张衡路200号1号楼1201B室。

  法定代表人朱建忠，董事长。

  委托代理人郑雷杰，男，汉族，1966年12月15日出生，住上海市徐汇区东安二村19号21室。

  原审第三人成都地奥制药集团有限公司，住所地四川省成都市高新区高新大道创业路26号。

  法定代表人李伯刚，董事长。

  委托代理人陈稔，男，汉族，1975年7月5日出生，成都地奥制药集团有限公司法律顾问，住四川省乐山市五通桥区竹根镇文化街893号。

  上诉人天津市联想药业有限公司（简称联想药业公司）、通化鸿淘茂药业有限公司（简称鸿淘茂公司）、成都华宇制药有限公司（简称华宇制药公司）、常州天普制药有限公司（简称天普制药公司）、广州白云山医药科技发展有限公司（简称白云山医药公司）、南京海光应用化学研究所（简称海光研究所）、常州市亚邦医药研究所有限公司（简称亚邦医药公司）、重庆康尔威药业股份有限公司（简称康尔威药业公司）、吉林制药股份有限公司（简称吉林制药公司）、合肥医工医药有限公司（简称合肥医工医药公司）因专利无效行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2004）一中行初字第884号行政判决，向本院提起上诉。本院2006年11月9日受理后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。

  辉瑞爱尔兰药品公司（简称辉瑞公司）系94192386.x号“用于治疗阳痿的吡唑并嘧啶酮类”发明专利的专利权人。潘华平于2001年9月19日，联想药业公司于2001年10月29日，鸿淘茂公司、华宇制药公司、成都地奥制药集团有限公司（简称地奥制药公司）于2001年11月2日，上海双龙高科技开发有限公司（简称双龙公司）于2001年11月20日，白云山医药公司于2001年10月31日，天普制药公司、海光研究所、亚邦医药公司、康尔威药业公司、吉林制药公司、合肥医工医药公司于2001年10月30日请求中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）宣告该专利权无效。专利复审委员会经审查于2004年7月5日作出第6228号无效决定，宣告辉瑞公司的94192386.x号发明专利权无效。辉瑞公司不服，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。

  北京市第一中级人民法院认定，1994年5月13日，辉瑞研究及发展公司向原中国专利局提出名称为“用于治疗阳痿的吡唑并嘧啶酮类”的发明专利申请，该申请于2001年9月19日被授权公告，专利权人为辉瑞研究及发展公司，专利号为94192386.X。2004年1月9日，本专利专利权人由辉瑞研究及发展公司变更为辉瑞公司。本专利授权权利要求为：“1、5-[2-乙氧基-5-（4-甲基-1-哌嗪基磺酰基）苯基]-1-甲基-3-正丙基-1，6-二氢-7H-吡唑并[4，3-d]嘧啶-7-酮或其药学上可接受的盐或含有它们中任何一种的药物组合物在制造药物中的用途，该药物用于治疗或预防包括人在内的雄性动物勃起机能障碍。”2002年9月3日，专利复审委员会进行了口头审理。在口头审理过程中，辉瑞公司对无效请求人的委托代理人徐国文的代理资格提出异议，专利复审委员会认为该异议没有法律依据，对其异议不予支持。2004年7月5日，专利复审委员会作出第6228号决定，宣告94192386.x号发明专利权无效。

  北京市第一中级人民法院经审理认为，专利复审委员会对辉瑞公司就无效请求人代理人资格所提异议未予支持并无不当。专利复审委员会在第6228号无效决定中就本案争议专利不属于专利法第25条第1款第（3）项所规定的不授予专利权的情形以及本案争议专利符合专利法第33条、专利法实施细则第20条第1款规定的认定没有不当之处。专利复审委员会确定的第二医药用途发明专利说明书公开是否充分的标准是适当的，并不是对专利法第26条第3款的不当解释。本案争议专利说明书是以递进的方式分别给出了第一级至第五级化合物范围，本领域技术人员可以自然地理解所谓优先级别的确定应当是与发明目的的实现密切相关的，标准应当是一致的，也就是说特别优选的个别的本发明化合物即第五级化合物的治疗效果是最佳的。本专利说明书中记载了一种特别优选的化合物的体外试验，并发现它们是对cGMP有专一性的PDEv的很强的选择性抑制剂，同时说明书还记载了体内临床试验结果，即一种特别优选的化合物诱发了阳痿男性的阴茎勃起。尽管此级化合物有100多种，而说明书并未明确是哪一个具体的化合物得出了上述结果，但一般情况下，说明书中给出的具体化合物的数据或试验结果是由效果较好的化合物得出的。由此可知，较优选的第四级化合物具有体外和体内活性。第五级化合物作为说明书给出的最优选级别，其中的9个化合物结构相似，其药理活性应当是近似的，本领域技术人员确认作为这9个化合物之一的本专利权利要求化合物具有说明书所述的治疗效果是合乎情理的，而无需进一步花费创造性劳动。专利复审委员会在第6228号无效决定中认为治疗效果与第五级化合物以及权利要求化合物缺乏关联，从第四级化合物中筛选和确认权利要求化合物具有治疗效果需要付出创造性劳动忽视了上述情况，理由不充分，不予支持，其在上述判断基础上认为本案争议专利不符合专利法第26条第3款的规定是错误的，应予撤销。鉴于专利复审委员会对请求人关于本专利不符合专利法第26条第4款和第22条第3款的无效理由未予评述，专利复审委员会应当针对这两项理由重新作出无效决定。依照《行政诉讼法》第54条第（2）项第2目之规定，判决①撤销专利复审委员会第6228号无效决定；②专利复审委员会重新就94192386.x号发明专利作出无效宣告请求审查决定。

  联想药业公司、鸿淘茂公司、华宇制药公司、天普制药公司、白云山医药公司、海光研究所、亚邦医药公司、康尔威药业公司、吉林制药公司及合肥医工医药公司不服，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，维持专利复审委员会第6228号无效决定。上述上诉人共同上诉称：第一，94192386.x号专利是已知药物的第二医药用途专利，该专利说明书未对权利要求1中已知药物的有益效果进行清楚、完整的描述，不能证明该已知药物可以治疗阳痿。该专利说明书特别优选的化合物的效果描述属于第四级化合物，该等级化合物有上百种，要想明确知道并确信权利要求中的化合物具有说明书描述的数据效果，需将百种化合物的数据列明并进行比较，这需要花费创造性劳动。第二，本发明的化合物的新作用和新用途对本专利申请日前的普通技术人员是非显而易见的，选择性PDEv抑制剂是否可以成功治疗阳痿，需要研究人员进行一系列创造性劳动。本专利说明书中有关技术方案的实验数据和结果与权利要求中的技术方案没有对应关系，根据说明书，本领域技术人员无法确信权利要求技术方案能够具有说明书中的实验数据和结果，不存在准确无误实现该发明的条件。辉瑞公司、专利复审委员会、潘华平、双龙公司及地奥制药公司服从原审判决。

  经审理查明：1994年5月3日辉瑞研究及发展公司向中国专利局申请了94192386.x号“用于治疗阳痿的吡唑并嘧啶酮类”发明专利，该发明专利申请于2001年9月19日被授予专利权。2004年1月9日专利权人变更为辉瑞公司。经授权的权利要求为：

  “1、5-[2-乙氧基-5-（4-甲基-1-哌嗪基磺酰基）苯基]-1-甲基-3-正丙基-1，6-二氢-7H-吡唑并[4，3-d]嘧啶-7-酮或其药学上可接受的盐或含有它们中任何一种的药物组合物在制造药物中的用途，该药物用于治疗或预防包括人在内的雄性动物勃起机能障碍。”2001年9-11月潘华平等请求专利复审委员会宣告该专利无效，认为该专利不符合专利法第25条第1款第（三）项、第33条、第26条第3及4款、第22条第3款、专利法实施细则第20条第1款之规定。专利复审委员会经审查认为，本案争议专利并不违反专利法第25条第1款第（三）项、第33条、专利法实施细则第20条第1款之规定，但不符合专利法第26条第3款的规定。对已知化合物的第二医药用途发明而言，如果所属领域技术人员根据说明书记载的技术内容并结合现有技术知识，依然需要花费创造性劳动方可确信所述已知化合物具有所述第二医药用途，则不能认为该说明书对于权利要求中要求保护的技术方案的公开是充分的。在说明书中没有记载，仅由申请人或者专利权人掌握的、不属于现有技术的技术资料，不能用于证明要求保护的技术方案已充分公开。根据本专利说明书的记载可以看出，本专利所述式（I）化合物依其优选程序分为：

  (1)“式（I）化合物或其药学上可接受的盐或含有它们中存在的药物组合物……”，下称第一级化合物；

  (2)“优选的一组式（I）化合物”，下称第二级化合物；

  (3)“一组更优选的式（I）化合物”，下称第三级化合物；

  (4)“特别优选的式（I）化合物”，下称第四级化合物；

  (5)“特别优选的个别的本发明化合物”，共包括9种化合物，下称第五级化合物。

  根据本专利说明书的记载可以看出：

  ⑴本专利说明书中表述了第一级化合物对于cGMP PDEv酶的选择抑制作用和第四级化合物之一对cGMP PDEv酶的体外选择抑制活性数据。但没有记载对应于上述第五级化合物所包含的9种具体化合物的任何具体数据。因此，辉瑞公司关于“说明书中所记载的对cGMP PDEv酶的IC20=6.8nM V的化合物就是上述第五级化合物中的9种具体化合物之一”的主张缺乏事实依据。据此，同样不能得出这些技术效果属于本专利化合物的结论。

  ⑵本专利说明书只给出了⑴中所述的第四级化合物之一对cGMP PDEv的体外选择抑制性试验数据，但该说明书没有给出该化合物对于阳痿的预防或治疗的进一步的效果数据。

  ⑶本专利说明书中与阳痿的治疗或预防效果有关的记载仅有一处，即，“至今为止患者进行的研究已证明，一种特别优选的化合物诱发了阳痿男性的阴茎勃起”。从上述表述看，这一种化合物为第四级化合物之一。但不能确定该化合物就是⑴中给出的体外选择性抑制活性的那一个第四级化合物。

  在本专利申请日前，所属领域技术人员并不确认cGMP PDEv抑制剂可以治疗雄性动物勃起机能障碍且并非所有的cGMP PDEv抑制剂一定具有治疗雄性动物勃起机能障碍的医药用途。证明和筛选有效的cGMP PDEv抑制剂治疗雄性动物勃起机能障碍，所属领域技术人员需付出创造性劳动。

  综上可知：

  ⑴由于本专利说明书所记载的试验数据有限，而且说明书对于这些有限的数据也没有作出足以认定其具体归属的说明。在此情况下，即使将本专利说明书与本专利所属技术领域的现有技术所公开的内容结合考虑，也不能使所属技术领域的技术人员确信本发明的cGMP PDEv抑制剂具有本专利说明书所述的“诱发阳痿男性的阴茎勃起”的效果。

  ⑵由于本专利说明书在给出了所述第四级化合物之一对cGMP PDEv的体外选择抑制活性数据后，没有给出关于该化合物对于阳痿的治疗或预防的进一步的效果，因此，即使结合考虑现有技术的教导，所属领域技术人员也同样不能确信该cGMP PDEv的选择性抑制剂具有“诱发阳痿男性的阴茎勃起”的效果。

  ⑶以马库什通式形式表述的第一级化合物的数目巨大，即使是第四级化合物的数目亦超过了100种。在此情况下，对于所属领域技术人员而言，根据本专利说明书的教导，从这逾百种化合物中筛选和确认本专利化合物确实具有“诱发阳痿男性的阴茎勃起”的效果，不能被认为是无需付出创造性劳动。

  因此，根据本专利说明书的记载，所属技术领域人员不花费创造性劳动，无法确认本专利化合物具有“诱发阳痿男性的阴茎勃起”的效果，在此情况下，所属技术领域技术人员不能相信本专利化合物具有治疗和预防雄性动物勃起机能障碍的效果。

  辉瑞公司在本案审理过程中提交的28份反证均不能证明本专利已充分公开。

  综上，根据本专利说明书中记载的技术内容并结合所属领域的现有技术，所属领域技术人员不花费创造性劳动，无法确信本专利化合物能够治疗或预防雄性动物勃起机能障碍。故不能认为本专利说明书对于权利要求书中技术方案的公开是充分的，本专利不符合专利法第二十六条第三款的规定。在已经认定本专利不符合专利法第26条第3款的情况下，不再对有关专利法第26条第4款和第22条第3款的无效理由进行审查。2004年7月5日，专利复审委员会作出第6228号无效决定，宣告94192386.x号发明专利权无效。

  上述事实，有94192386.x号专利文件的授权文本，专利复审委员会第6228号无效决定及当事人陈述等在案佐证。

  本院认为，本案二审审理中，各方当事人争议的焦点在于本案争议专利是否符合中国专利法第26条第3款之规定，即本专利说明书对于其要求保护的第二医药用途发明创造的公开是否充分，本领域普通技术人员根据本专利说明书记载的内容，并结合现有技术，是否依然需要花费创造性劳动方可相信权利要求中的化合物确实具有治疗或预防包括人在内的雄性动物勃起机能障碍的第二医药用途。本专利说明书以递进的方式分别给出了第一级至第五级化合物范围。本专利说明书中还记载了一种特别优选的化合物的体外试验，并发现它们是对cGMP 有专一性的PDEv的很强的选择性抑制剂，同时记载了体内临床试验结果，一种特别优选的化合物诱发了阳痿男性的阴茎勃起。说明书未明确是哪一种具体化合物得出了上述结果。本专利权利要求中的化合物是说明书中所公开的9个最优选化合物之一。一般情况下，说明书中给出的具体化合物的数据或试验结果是由效果较好的化合物得出的。本专利说明书中给出的“特别优选的化合物”的试验数据和效果描述应属于第五级化合物，本领域普通技术人员能够认为第五级9种化合物都具有大致相同的活性和效果，从而确信本专利的cGMP PDEv抑制剂具有“诱发男性的阴茎勃起”的效果，且不需要进行筛选。因此，本领域普通技术人员确认作为第五级9种化合物之一的权利要求化合物具有说明书所述的治疗效果是合乎情理的。专利复审委员会认为说明书所述治疗效果及试验数据与第五级化合物缺乏关联性应属认定事实有误，本院应予纠正。本案争议专利符合专利法第26条第3款之规定。鉴于专利复审委员会对于无效请求人提出的本案争议专利不符合专利法第26条第4款及第22条第3款的无效理由未予审查，其应继续进行审查。综上，专利复审委员会第6228号无效决定认定事实、适用法律均有错误，应予撤销；一审判决认定事实清楚、适用法律正确，本院应予维持。上诉人联想药业公司、鸿淘茂公司、华宇制药公司、天普制药公司、白云山医药公司、海光研究所、亚邦医药公司、康尔威药业公司、吉林制药公司、合肥医工医药公司的上诉理由均不能成立，其上诉请求不予支持。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下：

  驳回上诉，维持原判。

  一审案件受理费1 000元，由中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会负担（本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费1 000元，由天津市联想药业有限公司、通化鸿淘茂药业有限公司、成都华宇制药有限公司、常州天普制药有限公司、广州白云山医药业科技发展有限公司、南京海光应用化学研究所、常州市亚邦医药研究所有限公司、重庆康尔威药业股份有限公司、吉林制药股份有限公司、合肥医工医药有限公司各负担100元（均已交纳）。

  本判决为终审判决。

                         审  判  长    张鲁民

                            审  判  员    刘继祥

                            代理审判员    焦  彦

                         二 ○ ○ 七 年 九 月 七 日

                            书  记  员    孙  娜